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Lizenzvertrags- undLizenzkartellrechtFrühlingssemester 2018Lehrstuhl für ImmaterialgüterrechtProf. Dr. iur. Reto M. HiltyDr. Alfred Früh (Lehrbeauftragter)

Rechtswissenschaftliches InstitutProgramm

Datum Zeit Raum Dozent Inhalt22.02.18 16:15-18:00 RAI-J-031 Prof. Hilty LVR23.02.18 14:00-15:45 RAI-J-031 Prof. Hilty LVR01.03.18 16:15-18:00 RAI-J-031 Prof. Hilty LVR02.03.18 14:00-15:45 RAI-J-031 Prof. Hilty LVR08.03.18 16:15-18:00 RAI-J-031 Prof. Hilty LVR09.03.18 14:00-15:45 RAI-J-031 Prof. Hilty LVR21.03.18 14:00-15:45 RAI-J-031 Dr. Früh LKR22.03.18 16:15-18:00 RAI-J-031 Dr. Früh LKR26.04.18 16:15-18:00 RAI-J-031 Dr. Früh LKR27.04.18 14:00-15:45 RAI-J-031 Dr. Früh LKR17.05.18 16:15-18:00 SUISA TBA Exkurs31.05.18 16:15-18:00 RAI-J-031 Dr. Früh LKR01.06.18 14:00-15:45 RAI-J-031 Dr. Früh LKR

[5]* [5] TBA Hilty/Früh PrüfungSeite 2Lizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht Prof. Dr. iur. Reto M. Hilty

* voraussichtlicher Prüfungstermin

Rechtswissenschaftliches InstitutOrganisation der VeranstaltungsreiheZusätzliche Angebote� Immaterialgüterrecht – Grundlagen

→ jeweils im FS� Immaterialgüterrecht – Case Studies I

→ jeweils im HS� Immaterialgüterrecht – Case Studies II

→ jeweils im FS� Masterarbeit

→ jedes Semester→ im Rahmen von Blockseminaren (extern)→ jeweils zusammen mit der Universität München (LMU)

6.0 – 12.0 ECTS Punktegemäss individueller Abmachung

6.0 ECTS-Punkte6.0 ECTS-Punkte

Seite 3Lizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht Prof. Dr. iur. Reto M. Hilty

jeweils im Rahmen der Bachelor Vorlesung «Wettbewerbsrecht»

Rechtswissenschaftliches InstitutOrganisation der VeranstaltungsreiheBei Fragen

Assistenz Lehrstuhl Prof. Dr. [email protected]



Erster Teil:LizenzvertragsrechtProf. Dr. Reto M. Hilty


Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht1. Einleitung2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz3. Übertragung des Immaterialgutes4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrages5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrages 6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten8. Beendigung des Lizenzvertrages


Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht1. Einleitung

1.1 Praktische Bedeutung des Immaterialgütervertragsrechts1.2 Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechts1.3 Rechtsgrundlagen


Rechtswissenschaftliches Institut1.1 Praktische Bedeutung des ImmaterialgütervertragsrechtsKontext: - «Immaterialgütervertragsrecht» = Oberbegriff für

o ▪ Lizenzvertrago ▪ Übertragung- Fokus Vorlesung (beide Teile) = Lizenzvertragsrecht- allg. wenig einheitliche Terminologien (vgl. auch 3.2)

EinleitungGrundlage, Inhalt & Umfang der Lizenz

Übertragung des ImmaterialgutesEntstehung & Inhalt des Lizenzvertrags

Pflichten der Parteien des LizenzvertragsLeistungsstörungen beim LizenzvertragRechtstellung der Parteien im Verhältnis zu Dritten

Beendigung des LizenzvertragesLizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht Prof. Dr. iur. Reto M. Hilty Seite 8

Rechtswissenschaftliches Institut1.1 Praktische Bedeutung des ImmaterialgütervertragsrechtsVergleich: Eigentümer eines Fahrzeugs kann nicht fahren

� ohne (fahrtüchtigen) Dritten ist das Eigentum nutzlos� wer sein Eigentum nicht selber nutzen kann oder will, ist auf geeigneten Dritten angewiesen

Achtung: Vergleich IGR – Sachenrecht ist gefährlich! Schutzrechte sind keine Sachendennoch: Problematik ist hier gleich gelagert

� Erforderlich ist Vertrag, um Drittperson in Nutzung einzubinden




Beendigung des LizenzvertragesLizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht Prof. Dr. iur. Reto M. Hilty Seite 9

Rechtswissenschaftliches Institut1.1 Praktische Bedeutung des ImmaterialgütervertragsrechtsBeispiele: - Erfinder ohne Produktionsanlage- Schriftsteller ohne Verleger- Grafiker ohne zu gestaltende Produkte- Komponist ohne Konzerthausumgekehrt: - Provider braucht Zugang zu (bzw. Berechtigung an) Daten- Kino braucht Berechtigung zur Filmvorführung- Produktionsbetrieb braucht Know-how

� IGR ohne Vertragsrecht undenkbar(Praktische Bedeutung � Beachtung in Literatur/Judikatur/Gesetzgebung)

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Beendigung des LizenzvertragesLizenzvertrags- und Lizenzkartellrecht Prof. Dr. iur. Reto M. Hilty




Rechtswissenschaftliches Institut1.2 Begriff und Gegenstand des ImmaterialgütervertragsrechtsVoraussetzungen: - Immaterialität des Vertragsgegenstandes- Wert von Einsatz/Nutzung des Vertragsgegenstandes- Vertrag- Monopolstellung (rechtlich oder faktisch)

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Rechtswissenschaftliches Institut1.2 Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechtsrechtliche Monopolstellung: � absolute Schutzrechte

- Markenrecht- Patentrecht- Sortenschutzrecht- Designrecht- Topographierecht- Urheberrecht- Persönlichkeitsrecht

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Rechtswissenschaftliches Institut1.2 Begriff und Gegenstand des Immaterialgütervertragsrechtsfaktische Monopolstellung: � Know-how- Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse- schutzunfähige IGR- IGR vor AnmeldungSchutz: - grundsätzlich kein Schutz- ev. mittelbar über deliktische Abwehransprüche, falls der Störer einen wettbewerbsrechtlich verpönten Tatbestand erfüllt; oder ev. Strafrecht Voraussetzung: „relative“ Geheimnisqualität, d.h. Dritten nicht ohne weiteres zugänglichBeachte: In der Praxis sind häufig gemischte Vertragsgegenständeanzutreffen (Schutzrecht + Know-how)

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Rechtswissenschaftliches Institut1.2 Begriff und Gegenstand des ImmaterialgütervertragsrechtsExkurs: „Merchandising“„gewöhnlicher“ LV: Einräumung einer relativen (inter partes wirkenden bzw. obligatorischen) Berechtigung am LizenzgegenstandMerchandising-V: umfassende Vereinbarung mit dem Ziel, das Image eines Produktes auf den Merchandisingnehmer oder -geber zu transferierenVoraussetzung: Imageträger mit absoluter Schutzposition (häufig fiktive oder reale Figuren, „Characters“)

� Urheberrecht, Markenrecht, Designrecht, Persönlichkeits-/Namensrecht

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Rechtswissenschaftliches InstitutBeispiel für Merchandising

wechselseitiger Imagetransfer

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Rechtswissenschaftliches Institut1.3 Rechtsgrundlagen1.3.1 Spezialgesetze

Übertragung Lizenz zusätzliche Normen konditionale LizenzPatG Art. 33 Art. 34 Art. 11, 29 III, 38 (Löschung), 75 (Klageberechtigung), 86b (Hilfeleistung der Zollverwaltung); Art. 105 PatV (Registereintrag)Art. 36 (i.V.m. 74 Ziff. 5), 36a, 37, 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e (Zwangslizenzen)MSchG Art. 17 Art. 18 Art. 27, 53 III, 55 IV (Klageberechtigung), 71 (Hilfeleistung der Zollverwaltung); Art. 29 MSchV (Registereintrag)---

SortG Art. 18 Art. 21 Art. 20 (Enteignung) Art. 22, 22a, 22bDesG Art. 14 Art. 15 Art. 16 III, 34 III, 35 IV (Klage-berechtigung), 47 (Hilfeleistung der Zollverwaltung); 26-27 DesV---

URG Art. 16 ---* Art. 62 III (Klageberechtigung), 76 (Hilfeleistung der Zollverwaltung) Art. 23 (Zwangslizenz), Art. 13, 20, 35 (gesetzliche Lizenzen bzw. Schutzschranken)ToG Art. 4 ---* --- ---* Zulässigkeit der Lizenz ist auch bei fehlender Regulierung unstreitig (a maiore minus).

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Rechtswissenschaftliches Institut1.3 Rechtsgrundlagen1.3.2. SchuldrechtOR AT: an sich anwendbar; aber - auf Austauschverhältnisse ausgerichtet; Lizenzvertrag ist Dauerschuldvertrag- einzelne Normen (z.B. OR 82 f., 97 ff. 107 ff.) bedingen synallagmatischeVerträge; das ist der Lizenzvertrag nicht zwingend (vgl. 5.) OR BT: - keine Kodifikation von IP-Verträgen (Ausnahme: Verlagsvertrag im OR)- analoge Anwendung geregelter Vertragstypen (z.B. Pachtvertrag) i.d.R.unpassend� ZGB 1 II: „Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.“

� Richterrecht„hic sunt leones“ – detaillierte vertragliche Regelung!Seite 19





Rechtswissenschaftliches Institut1.3 Rechtsgrundlagen1.3.3 Internationales RechtInternationale AbkommenPVÜ 5 A Ziff. 2: Vorbehalt Zwangslizenz im PatentrechtRBÜ 13 I: Vorbehalt Zwangslizenz zur TonträgerherstellungTRIPS 21: Lizenzen und rechtsgeschäftliche Übertragungen von MarkenTRIPS 31: Benutzungsrechte Dritter ohne Zustimmung des PatentinhabersTRIPS 40: Wettbewerbswidrige Praktiken in vertraglichen Lizenzen

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Rechtswissenschaftliches Institut1.3 Rechtsgrundlagen1.3.3 Internationales RechtEuropäische ErlasseEPÜ 71-74 (≠ EU!): Die europäische Patentanmeldung als Gegenstand des Vermögens, d.h. als Gegenstand von Übertragung oder Lizenzen

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Rechtswissenschaftliches Institut1.3 Rechtsgrundlagen1.3.3 Internationales RechtEuropäische Erlasse«Einheitspatent» Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlamentsund des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (nicht anwendbar)Übertragung: nur ungeteilt (alle teilnehmenden MS; Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2)Lizenz: regionale Aufteilung an verschiedene LN möglich(Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 3)Anwendbares Recht? - «Heimisches» Recht des Patentanmelders mit (Art. 7) Wohnsitz/Hauptniederlassung in teilnehmendem MS- Recht am Sitz des EPA (=deutsches Recht) für Patent-anmelder mit Wohnsitz/Hauptniederlassung in nicht-teilnehmendem EU-Staat oder Drittstaat (z.B. Schweiz)

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Rechtswissenschaftliches Institut1.3 Rechtsgrundlagen1.3.3 Internationales RechtEuropäische ErlasseTechnologietransfer Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März2014 über die Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (ersetzt VO Nr. 772/2004),

Gegenstand einer Technologietransfer-Vereinbarung ist «die Vergabe von Technologierechten in Form einer Lizenz» (Erwägungsgrund 4)(2. Semesterhälfte)

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Rechtswissenschaftliches Institut1.3 Rechtsgrundlagen1.3.3 Internationales RechtEuropäische ErlasseMarkenrecht: Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über dieGemeinschaftsmarke (ersetzt VO Nr. 40/94), teilweise geändert durchVerordnung (EU) 2015/2424

Art. 17: RechtsübergangArt. 22: LizenzRichtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Ratesvom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften derMitgliedstaaten über die Marken (ersetzt RL 2008/95/EG,vormals: RL Nr. 104/89)Art. 25: Lizenz

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Rechtswissenschaftliches Institut1.3 Rechtsgrundlagen1.3.3 Internationales RechtEuropäische ErlasseDesignrecht: Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 überdas Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Art. 28: RechtsübergangArt. 32: LizenzRichtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen---

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Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht2. Grundlage, Inhalt und Umfang der Lizenz

2.1 Grundlage der Rechtseinräumung beim Lizenzvertrag2.2 Rechtsstellung des Lizenznehmers2.3 Inhalt der Rechtseinräumung2.4 Umfang der Rechtseinräumung


Rechtswissenschaftliches Institut2.1 Grundlage der Rechtseinräumung beim LizenzvertragKonsensuale Lizenzfreiwillige Lizenz: beide Parteien wollen den VertragMotivation LG: - bessere Amortisation der Investitionskosten für das IG- Marktzutrittsschranken; - Unmöglichkeit oder fehlender Wille IGR selbst zu verwerten;- Behalten der Herrschaft über das RechtMotivation LN: - (günstige/erhältliche) Teilnahme am Monopol; - wirtschaftliche Kooperation durch Lizenzaustauschverträge (cross licenses)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.1 Grundlage der Rechtseinräumung beim LizenzvertragKonsensuale Lizenzvergleichsweise Lizenz: LG willigt z.B. ein, um Nichtigkeitsklage zuvorzukommen Motivation LG: Aufrechterhalten eines ev. nichtigen SchutzrechtsMotivation LN: - (kostenlose) Teilnahme am Monopol; - Druckmittel

Charakteristik: - nur „negative“ Lizenz (ohne positive Pflichten LG; vgl. 5.2.)- Keine Haftung LG für rechtliche/tatsächliche Mängel (vgl. 6.4.)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.1 Grundlage der Rechtseinräumung beim LizenzvertragKonditionale Lizenz:gesetzliche Lizenz: Nutzungsrecht entsteht unter gegebenen Voraussetzungendirekt gestützt auf Gesetz, ohne richterliche ErmächtigungZwangslizenz: Nutzungsrecht entsteht unter gegebenen gesetzlichen Voraussetzungen (konstitutiv) durch RichterspruchKonditionale Lizenzen sind: - „negative“ Lizenzen (keine positiven Pflichten des LG, vgl. 5.2)- einfache Lizenzen (vgl. 2.2)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.1 Grundlage der Rechtseinräumung beim LizenzvertragGesetzliche Lizenzen im PatentrechtPatG 9 Abs. 1 lit. a privater GebrauchPatG 9 Abs. 1 lit. b Forschungs- und VersuchszweckePatG 9 Abs. 1 lit. c Handlungen für Zulassung ArzneimittelPatG 9 Abs. 1 lit. d UnterrichtszweckePatG 9 Abs. 1 lit. e PflanzenzüchtungPatG 9 Abs. 1 lit. f unvermeidbar gewonnenes Material in Landwirtschaft:PatG 35 MitbenutzungsrechtPatG 35a f. LandwirtschaftsprivilegPatG 48 Weiterbenutzungsrecht (mit Vergütungspflicht)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.1 Grundlage der Rechtseinräumung beim LizenzvertragZwangslizenzen im PatentrechtPatG 36 Lizenz bei abhängiger ErfindungPatG 36a Lizenz bei abhängigem SortenschutzrechtPatG 37: Lizenz mangels Ausführung (vgl. PatG 38 � MSchG 12)PatG 40: Lizenz im öffentlichen InteressePatG 40a: Lizenz auf dem Gebiet der Halbleitertechnik (bei wettbewerbswidriger Praxis)PatG 40b: Lizenz für die Nutzung biotechnologischer Erfindungen als Mittel zur ForschungPatG 40c: Lizenz für Diagnostika (bei wettbewerbswidriger Praxis)PatG 40d: Lizenz für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte in Länder mit ungenügender EigenversorgungPatG 40e: Gemeinsame Bestimmungen für alle Zwangslizenzen

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Rechtswissenschaftliches Institut2.1 Grundlage der Rechtseinräumung beim LizenzvertragZwangslizenzen im PatentrechtPatG 40eallgemeine Voraussetzung: - Erfolglose Bemühung um konsensuale Lizenz zu Marktbedingungen;- Ausnahmen: nationaler Notstand, äusserste Dringlichkeit oder öffentlicher, nicht gewerblicher Gebrauch (PatG 40e I)Richter: entscheidet über Erteilung, Umfang Entzug, Dauer und(zwingende) angemessene Vergütung (PatG 40e VI)spezifische Vorgaben: - Beschränkung von Umfang und Dauer auf Zweck (PatG 40e II)

- Übertragung nur mit Geschäftsteil (PatG 40e III)- Vorrang des inländischen Marktes (PatG 40e IV)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.1 Grundlage der Rechtseinräumung beim LizenzvertragKonditionale Lizenzen im UrheberrechtKaskade- Verbotsanspruch (Grundsatz)- Verbotsanspruch mit Verwertungszwang (URG 22 I, 22a, 22b, 22c, 24b)- Zwangslizenz mit Vergütungsanspruch (URG 23)- gesetzliche Lizenz mit Vergütungsanspruch (URG 19 I lit. b/c, 19 II, 20, 13, (und Verwertungszwang) 24c, 35 I)- vergütungsfreie gesetzliche Lizenz («Schranke») (teilw. URG 19 I lit. a, 21, 24, 24a, 25-28)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.2 Rechtsstellung des Lizenznehmersausschliessliche Lizenz: - vertragliche Zusicherung des LG, nur die eine Lizenz zu erteilen;- obligat. Verpflichtung; keine geschützte Rechtsposition des LN gegenüber Dritten- Weiterbenutzungsrechte Dritter können vorgehen (PatG 35; MSchG 14)Streitig: eigenes Nutzungsrecht des LG?- im Zweifel (d.h. fehlende Vertragsklausel) wohl ja- terminologische Unterscheidung hingegen unbehilflich (OR 18),während im angloamerikanischen Rechtsraum häufig «sole license» (alleinige Lizenz) = LG behält Nutzungsrecht«exclusive license» (aussschließliche Lizenz) = LG hat keinNutzungsrecht

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Rechtswissenschaftliches Institut2.2 Rechtsstellung des Lizenznehmerseinfache Lizenz: - unbestimmte Zahl von Mitnutzern (dafür geringere Lizenzgebühr)- im Zweifel (mangels Ausschliesslichkeitsklausel/ besondere Umstände) einfache Lizenz- Absicherung LN gegenüber Schlechterstellung: Meistbegünstigungsklausel (vgl. 5.2)- ausreichend für blosses Benutzungsrecht, d.h. wennWettbewerbsposition von anderen Faktoren abhängig (z.B. Lizenz an marktgängiger Software)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.2 Rechtsstellung des Lizenznehmersqualifizierte Lizenz: - LG verpflichtet sich zum Schutz einer spezifischen Marktposition des LN, z.B. nur bestimmte Anzahl weitererLizenzen zu erteilen, bestimmten Dritten keine Lizenz zuerteilen etc.

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Rechtswissenschaftliches Institut2.2 Rechtsstellung des LizenznehmersDogmatische Differenzierung

CH + meiste Staaten: generell relative Wirkung jeder Lizenz (Wirkung inter partes; obligatorisch)D + einige Staaten: ausschliessliche Lizenz = absolute Wirkung (Wirkung erga omnes)

einfache Lizenz = relative Wirkung(Wirkung inter partes; obligatorisch)praktische Bedeutung: Aktivlegitimation LN; Sukzessionsschutz (vgl. 7.)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.3 Inhalt der RechtseinräumungHerstellungslizenz: - Herstellung von Werkexemplaren- Ausführung im Patentrecht- "Gebrauch" im Designrecht[- Anbringen der Marke auf Ware]→ reine Herstellungslizenzen machen wirtschaftlich bei Abnahmepflicht des LG Sinn;im Zweifel ist auch eine Vertriebsberechtigung anzunehmen

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Rechtswissenschaftliches Institut2.3 Inhalt der RechtseinräumungGebrauchslizenz: - Einsatz einer patentierten Vorrichtung- Anwendung eines Verfahrens- Verarbeitung/Instandhalten eines Erzeugnisses- Werbung mit Marke- Aufführung eines Theaterstücks- Sendung von Musik- Laufenlassen eines ComputerprogrammsAbgrenzung: Gebrauch ohne Lizenz zulässig, wenn er von Gesetzeswegen erlaubt wird (z.B. privater Gebrauch, mit oder ohneVergütung: PatG 9; UrG 19 ff.; DesG 9 I)

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Rechtswissenschaftliches Institut2.3 Inhalt der RechtseinräumungVertriebslizenz: - Feilhalten- Verkauf- InverkehrbringenAusnahme: Weiterveräußerung rechtmäßig in Verkehr gebrachterProdukte bedarf keiner Lizenz (Erschöpfung)Charakteristikum: Vertriebs- und Herstellungslizenzen oft gemeinsam

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Rechtswissenschaftliches Institut2.3 Inhalt der RechtseinräumungInhaltliche und umfangmässige Reichweite der Lizenz: - maximal entsprechend Rechten des LG- Beschränkung der Reichweite muss sich aus Lizenzvereinbarung ergeben; bei Unklarheiten greifen gewöhnliche Auslegungsregeln→ Keine Vermutung minimaler Rechtseinräumung zugunsten des LG;im Zweifel minimal mögliche Rechtseinräumung i.S. der urheberrechtlichen Zweckübertragungstheorie

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Rechtswissenschaftliches Institut2.4 Umfang der RechtseinräumungMöglichkeiten der umfangmässigen Beschränkung der Befugnisse des LN:Gebietslizenz: örtliche Beschränkung; explizit in MSchG 18 IAchtung:allenfalls kartellrechtliche Relevanz – Marktabschottung(2. Semesterhälfte)Zeitlizenz: zeitliche BeschränkungQuotenlizenz: mengenmässige BeschränkungZweck: z.B. fehlende Produktionskapazitäten des LGAchtung:allenfalls kartellrechtliche Relevanz! (2. Semesterhälfte)

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Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht3. Übertragung des Immaterialgutes

3.1 Abgrenzung der Übertragung von der Lizenz3.2 Rechtsdogmatik der Übertragung3.3 Sonderfall Urheberrecht


Rechtswissenschaftliches Institut3.1 Abgrenzung der Übertragung von der LizenzGrundsatz: Übertragung = vollständige Aufgabe der Herrschaftsrechte(↔ Lizenz)Aber: Ubiquität (Nicht-Rivalität im Gebrauch) der IGR bewirkt TeilbarkeitPatG 33 I: «[5] Recht auf das Patent und das Recht am Patent [5] können ganz oderzum Teil auf andere übertragen werden.»MSchG 17: «Der Markeninhaber kann die Marke [5] ganz oder teilweise übertragen.»DesG 14 I: «Die Rechtsinhaberin kann das Designrecht ganz oder teilweise übertragen.»UrG 16 II: «Die Übertragung eines im Urheberrecht enthaltenen Rechtes schliesst dieÜbertragung anderer Teilrechte nur mit ein, wenn dies vereinbart ist.»

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EinleitungGrundlage, Inhalt & Umfang der LizenzÜbertragung des Immaterialgutes

Entstehung & Inhalt des LizenzvertragsPflichten der Parteien des LizenzvertragsLeistungsstörungen beim LizenzvertragRechtstellung der Parteien im Verhältnis zu Dritten


Rechtswissenschaftliches Institut3.1 Abgrenzung der Übertragung von der LizenzTeilbarkeit von IGR1. quantitative Teilung: gemeinschaftliches «Eigentum» Mehrerer; Befugnisse (inhaltlich) identisch- Gesamthandschaft (entspr. Gesamteigentum ZGB 652 ff.;z.B. bei Erbschaft)- anteilsmässige Berechtigung (entspr. Miteigentum ZGB 646 ff.; z.B. PatG 33 II, UrG 7 � kaum str.)2. qualitative Teilung: Mehrere Berechtigte mit unterschiedlichen Teilbefugnissen(z.B. A: Vervielfältigungsrecht, B: Verbreitungsrecht) - Zulässigkeit streitig- im Urheberrecht systembedingt (Dualismus, vgl. 3.3)- in Art. 381 I OR (Verlagsvertrag) explizit angelegt

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Rechtswissenschaftliches Institut3.1 Abgrenzung der Übertragung von der LizenzKonsequenz: Bei Zulässigkeit der qualitativen Teilung können Teilbefugnisse aus Gesamtrecht übertragen werden- an einzelnen Erwerber (nur qualitative Teilung)- an mehrere Erwerber (Überlagerung mit quantitativer Teilung)^ Rechtswirkung: quantitative und qualitative Teilung sind beides Übertragungen:

Erwerber erhält eine absolute Rechtsposition, jedoch «gebundene (Teil-)Rechtsübertragung» = Akzessorietät der jeweiligen Teilrechte (z.B. bei Untergang des Hauptrechts) Abgrenzung: relative Rechtsposition eines Dritten (inter partes) bedeutet LizenzLG bleibt alleiniger absolutrechtlicher Inhaber des IGRVorteil: Klare Rechtsfolgenanknüpfung an verwendete Terminologiepraktische Bedeutung: Aktivlegitimation LN; Sukzessionsschutz (vgl. 7.)

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Rechtswissenschaftliches Institut3.2 Rechtsdogmatik der ÜbertragungTradition? Keine Übergabe bzw. Einräumung der Sachherrschaft an IGR möglichZession? - Schriftformerfordernis des Zessionsrechts widerspricht URG (vgl. 3.3)- BGer: Zessionsrecht unterliegt (wohl) dem Abstraktionsprinzip (BGE 71 II 167 E. 3; 67 II 123 E. 4; offengelassen in BGE 95 II 109 E. 2a)Verfügungsgeschäft sui generis? ZGB 1 II Form: PatG 33 IIbis; EPÜ 72 SchriftlichkeitMSchG 17 II, (27) Schriftlichkeit (z.T. Eintragung im Register)DesG 14 II Schriftlichkeit

Keine stillschweigenden (Teil-)Rechtsübertragungen möglich(Sonderfall UR vgl. 3.3)→ Abgrenzung: keine Formvorschriften für Lizenz

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Rechtswissenschaftliches Institut3.3 Sonderfall UrheberrechtGegenstand der Übertragung:allgemein (Registerrechte): Gesamtrecht (Gesamtheit aller Befugnisse)Urheberrecht: Dualismus - nur Vermögensrechte übertragbar Monismus - überhaupt nicht übertragbar, nur „Lizenz“ (aber mit absoluter Wirkung)

Schweiz: Vermögensrechte übertragbar; Urheberpersönlichkeitsrechte nach h.L. zumindest im Kern unübertragbarForm: URG --; OR 11 IFehlende Formvorschriften führen zu Rechtsunsicherheit (insb. rechtliche Qualifikation impliziter Rechtsgeschäfte)→ In Praxis oft keine schriftliche Verträge

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Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht4. Entstehung und Inhalt des Lizenzvertrages

4.1 Entstehung4.2 Inhalt4.3 Mängel des Vertragsschlusses


Rechtswissenschaftliches Institut4.1 Entstehung

Allgemein: Allgemein: OR 1 ff.Notwendiger Vertragsinhalt: - Lizenzgegenstand; - Gegenleistung (Lizenzgebühr) typisch aber nicht zwingendBesonderheiten: - Vorvertrag (OR 22)- Vorfeldvertrag - „letter of intent“- Bedingungen (OR 151 ff.) - Optionsrechte- Schutzhüllenvertrag/Clickvertrag

- Erforderlichkeit: u.U. (z.B. Konkretisierung gegenüber gesetzl. Erlaubnissen)- Gültigkeit: zwingendes Recht (z.B. URG 12/URV 17)? Grenzen des AGB-Rechts (UWG 8)Seite 55


Übertragung des ImmaterialgutesEntstehung & Inhalt des LizenzvertragsPflichten der Parteien des LizenzvertragsLeistungsstörungen beim LizenzvertragRechtstellung der Parteien im Verhältnis zu Dritten



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Rechtswissenschaftliches Institut4.1 EntstehungForm: Grundsatz: OR 11 I – Formfreiheit (s. aber MSchG 27)Praxis: OR 16 – Verabredung der Schriftform möglichProblem: Geduldete Verletzung u.U. als konkludenteLizenzerteilung zu wertenSonderfrage: Registereintrag - grundsätzlich nicht konstitutiv (s. aber MSchG 27)- jedoch Wirkung gegenüber Dritten (Sukzessionsschutz):• PatG 34 III• MSchG 18 II Satz 2• DesG 15 II Satz 2

- Zur Eintragungsberechtigung vgl. 7.1 � Beachte: kein Register für Urheberrechte

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Rechtswissenschaftliches Institut4.2 InhaltGrundsatz: OR 19 I VertragsfreiheitGrenze: OR 19 II keine zwingenden Vorschriften (Innominatkontrakt)OR 20 - ursprüngliche objektive Unmöglichkeit- Widerrechtlichkeit- UnsittlichkeitFolge: Nichtigkeit (= Ungültigkeit ex tunc)(� Anfechtbarkeit bei Mängeln des Vertragsschlusses, vgl. 4.3)

� vertragsloser Zustand (daher restriktive Anwendung der Nichtigkeit)Teilnichtigkeit: nicht gesamter Vertrag, nur einzelne Vertragsklauseln

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Rechtswissenschaftliches Institut4.2 InhaltUnmöglichkeit: Modernerer Ansatz («OR 2020»):Art. 301 Der Inhalt eines Vertrages kann in den Schranken des zwingenden Rechts und der öffentlichen Ordnung frei vereinbart werden.2 Verträge, die gegen zwingendes Recht oder die öffentliche Ordnung verstossen,sind ungültig, wenn und soweit der Zweck der verletzten Bestimmung dies erfordert.Art. 311 Aus dem Zweck der verletzten Bestimmung ergibt sich, wer sich auf den Inhaltsmangel berufen kann.2 Liegt die Einhaltung der Bestimmung im öffentlichen Interesse, ist die Ungültigkeit des Vertrages von Amtes wegen zu beachten.

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Rechtswissenschaftliches Institut4.2 InhaltUnmöglichkeit: Lizenzgegenstand naturgesetzlich unmöglich (perpetuum mobile)keine Unmöglichkeit: - noch nicht bestehendes Schutzrecht

� Mangel des Lizenzgegenstandes, Haftung LG � ev. Ausbleiben einer konstitutiven Bedingung- nicht erteiltes Schutzrecht� ev. Grundlagenirrtum � ev. Ausbleiben einer konstitutiven Bedingung oder Eintreten einer resolutiven Bedingung- vernichtetes Schutzrecht / offenkundiges Know-how� h.L.: Unmöglichkeit; differenzierter BGE 116 II 195 f.- LG ist nicht Inhaber des Schutzrechts� Nichterfüllung, Haftung LG («Rechtsgewährleistung»)- fehlende Ausführbarkeit der Erfindung� Nicht-/Schlechterfüllung, Haftung LG

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Kein Interesse LN an Aufhebung LV(� ausservertraglicher Interessenausgleich)Praxis: «faktisches Vertragsverhältnis» (analog OR 320 III)

Rechtswissenschaftliches Institut4.2 InhaltWiderrechtlichkeit: öffentliches Interesse an Ungültigkeit ex tunceinzig praktisch relevanter Anwendungsbereich: Verstoss gegen Kartellrecht (2. Semesterhälfte)

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Rechtswissenschaftliches Institut4.3 Mängel des VertragsschlussesGrundsatz: Anwendbarkeit OR AT (OR 21, 24, 28)Folge: h.L.: Anfechtbarkeit mit Aufhebungswirkung ex tunc;Rechtsfolge vom Gesetz aber nicht verlangt Problem: Ungültigkeit ex tunc erfordert Rückabwicklung: - möglich bezogen auf Geldleistung- nicht möglich bezogen auf vergangene «Nutzungsmöglichkeit»Notlösung: Ungültigkeit ex tunc, aber faktischer Vertrag sinnvoller: - Rückabwicklung, soweit noch möglich, d.h. vor Aufnahme derDauerleistung («OR 2020» 79 I) - nachher nur noch Vertragsaufhebung ex nunc, d.h. Kündigung(«OR 2020» 144 ff.)

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Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht5. Pflichten der Parteien des Lizenzvertrages

5.1 Vorbemerkungen5.2 Pflichten des Lizenzgebers5.3 Pflichten des Lizenznehmers


Rechtswissenschaftliches Institut5.1 VorbemerkungenÜbliche Unterteilung: Haupt- und Nebenpflichten → Vertragspflicht klageweise durchsetzbar oder nicht?Realistischer (Innominatkontrakt!): - lizenzvertragstypische Pflichten→ typischerweise durchsetzbar(aber nicht unbedingt Realerfüllung)- zusätzlich vereinbarte Pflichten→ abhängig vom Vertragsparteiwillendurchsetzbar (Nebenleistungspflichten) oder nicht durchsetzbar (Nebenpflichten)

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Rechtswissenschaftliches Institut5.1 VorbemerkungenBedürfnis nach „Anlehnung“ an Nominatkontrakteaber: ZGB 1 II → besondere Interessenkonstellation bei LVallenfalls: Agenturvertragsrecht (OR 418c I, 418d I, 418f I)Fokus: Vertragsfreiheit (beachte aber Kartellrecht)Was wird üblicherweise vereinbart? Vgl. 5.2Was gilt, wenn eine Vereinbarung fehlt? Vgl. 4.2

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Rechtswissenschaftliches Institut5.2 Pflichten des Lizenzgebers5.2.1 Lizenzvertragstypische Pflichten• Genussverschaffungspflicht: - Pflicht, Schutzrechts LN gegenüber nicht geltend zu machen- Offenbarungspflicht / Pflicht zur Einweisung LN in Lizenzgegenstand / Zugangsverschaffung (Ausnahme: nur «negative» Lizenzen)→ insb. Unterlagen, Ratschläge, Auskünfte- Potentieller Streitpunkt: Kostentragung→ LG (notwendige Einweisung nach Vertragszweck)→ LN (das Übliche übersteigende Unterstützung)

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Rechtswissenschaftliches Institut5.2 Pflichten des Lizenzgebers5.2.1 Lizenzvertragstypische Pflichten• Genusserhaltungspflicht : - formelle Aufrechterhaltung Schutzrecht(Grenze: unzumutbare Aufwendungen)- Rechtsverfolgung Schutzrechtsverletzung (s. 7.1.2): ja: ausschliessliche / ev. qualifizierte Lizenznein: einfache Lizenz (ausser Meistbegünstigungsklausel)Risiko: Widerklage auf Nichtigkeit!- Verteidigung Schutzrecht (z.B. Nichtigkeitsklage)ja: Wegfall Schutzrecht verletzt Ausschliesslichkeitsklausel / Vereinbarung bei qualifizierter Lizenznein: einfache Lizenz – Nutzungsmöglichkeitbei Wegfall Schutzrecht bleibt bestehen- Überbindung Lizenzverhältnis / LG-Pflichtenbei Veräusserung Lizenzgegenstand- Know-how: Geheimhaltung

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Rechtswissenschaftliches Institut5.2 Pflichten des Lizenzgebers5.2.1 Zusätzlich vereinbarte Pflichten• Verbesserung/Weiterentwicklung des Lizenzgegenstandes- mit Vereinbarung Mitteilungspflicht des LG- ohne Vereinbarung? keine Verpflichtung zur Weiterentwicklung(ausser: Vertragsauslegung = anderer Parteiwille)- Entschädigung? Wenn für LN, Kosten grundsätzlich zulasten LN; ev. aber durch Anpassung Lizenzgebühr

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Rechtswissenschaftliches Institut5.2 Pflichten des Lizenzgebers5.2.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten• Meistbegünstigungsklausel - keine Benachteiligung gegenüber späteren LN:→ neue LN nicht besser stellen als bisherige(n)→ bisherigen LN Bedingungen der neuen gewährenSchwierigkeit: wertungsmässiger Vergleich• weitere Pflichten - Eintragung der Lizenz im Register (vgl. 7.1)- Abnahmegarantie- Verzicht LG, Kunden des LN zu beliefern- Schranken bez. Veräusserung Lizenzgegenstand- Garantiepflichten des LG (vgl. 6.4, Gewährleistung)

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten• Gegenleistung

Arten: - Lizenzgebühr (typisch)- Verzicht auf Angriff des Schutzrechts (vergleichsweise Lizenz)- Gegenseitigkeitslizenz („Cross-licenses“)Beachte: Gegenleistung nicht zwingend → Frei- bzw. Gratislizenz (≠ vergleichsweise Lizenz)→ im Zweifel nicht zu vermuten

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten• Gegenleistung (Lizenzgebühr)

Arten: - Pauschallizenzgebühr- erfolgsabhängige Lizenzgebühr- gemischte LizenzgebührHöhe: - subjektiv wesentl. Vertragspunkt- massgebende Faktoren: → Wettbewerbsstellung LN dank LV→ Relation Gestehungskosten LG / Gewinnchancen LN- übliche Streuwerte z.B. 2-5% des Umsatzes→ abhängig von Substituierbarkeit Lizenzgegenstand → Sonderproblem: «standard-essential patents» (SEPs)

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten• Gegenleistung (falls Lizenzgebühr)

Reduktion/Wegfall: - Änderung des Lizenzgegenstandes → Ablauf Schutzrecht→ Vernichtung Schutzrecht, aber Know-how bleibt lizenziert→ neue effizientere Technologie→ Skandal um lizenzierte Marke- Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages→ Problem: schon bezahlte Pauschallizenz (Rückforderung?)→ Grundsatz: In wessen Sphäre liegt Grund für Beendigung?- ev. Nichtbenutzung des Lizenzgegenstandes→ irrelevant bei Pauschal- oder Mindestlizenzen→ Auswirkung primär bei Stücklizenzen- Sonderfall: „package license“

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.1 Lizenzvertragstypische Pflichten• Abrechnungspflicht (insb. bei umsatzabhängiger Lizenz)

- Abrechnung- Kontrolle � Geschäftsgeheimnisse des LN� neutraler Sachverständiger

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten• Benutzungspflicht

Motive: - Gegenleistung- Erzeugung von Goodwill beim Publikum- Erlangung von Bekanntheit- Erfahrung mit Lizenzgegenstand- ideelles Verbreitungsinteresse - Rechtsnachteile bei Nichtgebrauch (MSchG 12, 11 III)

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten• Benutzungspflicht ohne Vereinbarung?

Indizien pro: - ausschliessliche Lizenz- Investitionsverpflichtung LN(z.B. Verpflichtung, bestimmte Maschinen anzuschaffen)- Lieferungspflicht LN an LG - Werbepflichten LNcontra: - hohe Regelungsdichte Lizenzvertrag- erfahrene Vertragsparteien- dem LN auferlegte Beschränkungen zeitlicher, örtlicher oder inhaltlicher Art- kurze Kündigungsfrist des LG

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten• Benutzungspflicht

Wegfall: Nur bei von LN nicht zu vertretenden Gründen, z.B.- objektive Unzumutbarkeit/Unmöglichkeit- wirtschaftliche Sinnlosigkeit→ z.B. Markteintritt günstiges / besseres Konkurrenzprodukt→ Zusammenbruch der Nachfrage - Nichtigkeit des Schutzrechts / Offenkundig werden von Know-how

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten• Wahrung des Schutzrechts

mit Vereinbarung: - Übernahme der Gebührenzahlung durch LN- Mitteilung erkannter Rechtsverletzungen- Führung von Verletzungsprozessen- Geheimhaltungspflichten (→ häufig über Vertragsbeendigung hinaus; s. 8.)

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ohne Vereinbarung: - ev. Mitteilungspflicht erkannter Verletzungen (s.a. OR 418c I)(falls Nichtmitteilung = Loyalitätspflichtverletzung)- ev. Unterstützungspflichten im Prozess- Geheimhaltungspflicht bei Know-how (s.a. OR 418d I)

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Enthaltungspflicht: Pflicht LN, das Schutzrecht nicht anzugreifen→ zulässig? CH: BGE 95 II 274 – ja; aktuell5?EU: nicht freigestellt (TTV 5 I b) – AEUV 101?→ Klausel i.d.R. nichtig

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten• Verbesserung des Lizenzgegenstandes

- Mitteilungspflicht des LN CH: wohl zulässigEU: freigestellt, falls gemeinsamer Marktanteil< 20 (konkurrierende Unternehmen)< 30 % (nicht konkurrierende Untern.)- ausschl. Rücklizenzierung / Übertragung an LGCH: Wettbewerbsbeschränkung (KG 5 I) ?EU: nicht freigestellt (TTV 5 I a) – AEUV 101?→ Klausel i.d.R. nichtig

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Rechtswissenschaftliches Institut5.3 Pflichten des Lizenznehmers5.3.2 Zusätzlich vereinbarte Pflichten• weitere mögliche Pflichten:

- Besondere Kennzeichnung von in Lizenz produzierter Ware (PatG 11 II; , , )- Werbepflichten- Preisbindung CH: gesetzl. Vermutung der Wettbewerbsbeseitigung (KG 5 IV)EU: nicht freigestellte Kernbeschränkung (TTV 4 I a)→ Vertrag i.d.R. nichtig- Bezugspflichten- Dulden von Kontrollen

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Die für die Kapitel 6 und 8 notwendigen Unterlagen zu OR 2020 sind auf der Website des Lehrstuhls aufgeschaltet: www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/hilty/Lehrveranstaltungen/lvrlkr/OR2020-web.pdfWeitere Informationen zum Entwurf für einen neuen Allgemeinen Teil des OR finden sich auf der entsprechenden Website:www.or2020.ch


Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht6. Leistungsstörungen beim Lizenzvertrag

6.1 Vorbemerkung6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – Überblick6.3 Pflichtverletzungen (Auswahl)6.4 Gewährleistung


Rechtswissenschaftliches Institut6.1 VorbemerkungGrundsatz: allgemeine Regeln über Leistungsstörungen Problematik: oft unpassend bei LV-Interessenlage

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Pflichten der Parteien des LizenzvertragsLeistungsstörungen beim Lizenzvertrag

Rechtstellung der Parteien im Verhältnis zu Dritten





Rechtswissenschaftliches Institut6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – ÜberblickVorvertragliche Haftungde lege lataculpa in contrahendo: OR 11, 21, 26, 31 III5; ZGB 2

- Führen von Vertragsverhandlungen ohne Abschlusswillen- Verletzung vorvertraglicher Auskunfts- und Aufklärungspflichten- Verstoss gegen GeheimhaltungspflichtOR 2020: Art. 46Wer ohne Rechtfertigung eine allgemeine Verhaltenspflicht verletzt, ist zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

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Rechtswissenschaftliches Institut6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – ÜberblickMangelhafte VertragserfüllungArten: - Haftung für Pflichtverletzung (vgl. 6.3)

- Haftung aus Gewährleistung (vgl. 6.4)

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Rechtswissenschaftliches Institut6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – ÜberblickMangelhafte VertragserfüllungHaftung für Pflichtverletzung (vgl. 6.3) – de lege lata

bei Fehlverhalten des Schuldners: - Schlecht-/Nichterfüllung (OR 97 ff.)- Leistungsverzögerung (102 ff.)bei Fehlverhalten des Gläubigers: Gläubigerverzug (OR 91 ff.)ohne Fehlverhalten: nachträgliche (unverschuldete)Unmöglichkeit (OR 119)

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Rechtswissenschaftliches Institut6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – ÜberblickMangelhafte VertragserfüllungHaftung für Pflichtverletzung (vgl. 6.3) – OR 2020− Einheitlicher Tatbestand der «Nichterfüllung» (unabhängig von Grund / Verschulden)→ jedoch unterschiedliche Wahlmöglichkeiten des Gläubigers(Überblick Art. 118; spezifisch je nach Sachverhalt: Art. 124, 126, 129, 130)→ Ausnahme: Beibehaltung des Verzugs (Art. 120)− Unvermögen zu leisten: Wegfall der Leistungspflicht (unabhängig von Verschulden) − Ausgleich des Ungleichgewichts aus Pflichtverletzung (unabhängig von Verschulden) − Bemessung Ausgleich nach «Zurechenbarkeit» («vertreten müssen» ≠ Verschulden)

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Rechtswissenschaftliches Institut6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – ÜberblickMangelhafte VertragserfüllungHaftung für Pflichtverletzung (vgl. 6.3) – OR 2020

bei Fehlverhalten des Schuldners: - Erfüllung (Art. 125)(→ Vertreten müssen der Pflichtverletzung) - Ersatzvornahme (Art. 126)- Schadenersatz (Art. 128)zusätzlich: Möglichkeiten ohne Fehlverhalten - s. sogleichSonderfall: - Verzug (Art. 120, 124, 130)bei Fehlverhalten des Gläubigers: Gläubigerverzug (Art. 111 ff.)

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Rechtswissenschaftliches Institut6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – ÜberblickMangelhafte VertragserfüllungHaftung für Pflichtverletzung (vgl. 6.3) – OR 2020

ohne Fehlverhalten (Art. 121): - Leistung zurückbehalten (Art. 123; s.a. Art. 111)- Herabsetzung der eigenen Leistung (Art. 127)- Zinsen (Art. 129)- Vertragsaufhebung (Art. 131, 132, 133)

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� Folgen: Liquidationsverhältnis (Art. 134 i.V.m. 79 ff.)

Rechtswissenschaftliches Institut6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – ÜberblickMangelhafter VertragsgegenstandHaftung aus Gewährleistung (vgl. 6.4) – de lege lata

� OR AT: OR 97? → Verschulden und Exkulpationsmöglichkeit gem. OR 97 passt nicht auf Lizenzvertrag� OR BT: Kaufrecht?






Beendigung des Lizenzvertrages

Rechtswissenschaftliches Institut6.2 Kategorien von Leistungsstörungen – ÜberblickMangelhafter VertragsgegenstandHaftung aus Gewährleistung (vgl. 6.4) – OR 2020

� einheitlicher Tatbestand der «Nichterfüllung»






Beendigung des Lizenzvertrages

(vgl. mangelhafte Vertragserfüllung)




Rechtswissenschaftliches Institut6.3 Pflichtverletzungen (Auswahl)6.3.1 Typische Pflichten des LizenzgebersGenussverschaffungCharakteristik: - Beginn der Vertragserfüllung- Rückabwicklung noch möglich → OR AT führt hier noch zu «richtigem» Ergebnis de lege lata: OR 102 → wenn Genussverschaffung noch möglichOR 97 → wenn Vertrag schuldhaft nicht (mehr) erfüllbar

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Rechtswissenschaftliches Institut6.3 Pflichtverletzungen (Auswahl)6.3.1 Typische Pflichten des LizenzgebersGenusserhaltungCharakteristik: - DauerschuldproblematikBeispiele: - Dahinfall des Lizenzgegenstandes- keine Verfolgung bei Drittverletzung (zumindest bei ausschliesslichen/qualifizierten Lizenzen)- Übertragung des Schutzrechts (vgl. 7) ohne Überbindung der Vertragspflichten

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Rechtswissenschaftliches Institut6.3 Pflichtverletzungen (Auswahl)6.3.1 Typische Pflichten des LizenzgebersGenusserhaltungde lege lata: - Gewährleistung (vgl. 6.4)- Verschuldenshaftung (OR 97)- Verzug (OR 102) – sofern vertragsgemässer Zustand wiederhergestellt werden kann

→ OR AT-Instrumentarium zu beschränkt;Rechtsfolgen inadäquat

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Rechtswissenschaftliches Institut6.3 Pflichtverletzungen (Auswahl)6.3.1 Typische Pflichten des LizenzgebersGenusserhaltungAnsprüche: - Schadenersatz- Rücktritt (bzw. Kündigung)Interessenlage: Realerfüllung, nicht Vertragsbeendigung und GeldersatzDruckmittel: OR 82??besser: Minderung der Gegenleistung während der Störung (ähnlich: OR 259d)

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Rechtswissenschaftliches Institut6.3 Pflichtverletzungen (Auswahl)6.3.1 Typische Pflichten des LizenzgebersGenusserhaltungOR 2020: - Herabsetzung der eigenen Leistung (127)- Vertragsaufhebung (Art. 130 ff. i.V.m. 79 ff.)- Schadenersatz (128)- Verzug (Art. 120)?

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Rechtswissenschaftliches Institut6.3 Pflichtverletzungen (Auswahl)6.3.2 Typische Pflichten des LizenznehmersGegenleistungGeldschuld: de lege lata: Verzug (OR 102 ff.)

OR 2020: Verzug (Art. 120)Nichtangriffspflicht (z.B. vergleichsweise Lizenz):de lege lata: Schadenersatz (OR 97)?Vertragsauflösung?

OR 2020: Ausserordentliche Kündigung (Art. 145)

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Rechtswissenschaftliches Institut6.3 Pflichtverletzungen (Auswahl)6.3.3 Weitere Pflichten des LizenznehmersBenutzungspflichtCharakteristik: - immaterielles Interesse des LG- nicht nachholbar- ausschliessliche Lizenz (unter Ausschluss des LG)de lege lata: OR 97?OR 98 III?OR BT?

� ZGB 1 II: (befristeter) Wegfall der AusschliesslichkeitOR 2020: Ersatzvornahme (Art. 126)Schadenersatz (Art. 128)

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Rechtswissenschaftliches Institut6.4 Gewährleistung6.4.1 Rechtliche MängelBegriff: - fehlender Rechtsbestand des Lizenzgegenstandes - Belastung des Lizenzgegenstandes durch Drittrechte- nur bei absoluten Rechten möglichde lege lata: OR AT, insb. OR 97: verschuldensabhängigOR BT, insb. OR 192 ff.: zu undifferenziert / unpassendunmittelbarer vs. mittelbarer Schaden � Verschulden?

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Rechtswissenschaftliches Institut6.4 Gewährleistung6.4.1 Rechtliche MängelLösungsansatz : verschuldensunabhängige Haftung- Reduktion der Gegenleistung LN im Verhältnis zur Beeinträchtigung durch Mangel - Ersatz für Schäden, die im Lichte des Mangels zu erwarten waren

verschuldensabhängige Haftung- „weiterer Schaden“OR 2020: - Herabsetzung der eigenen Leistung (Art. 127)- Schadenersatz (Art. 128)- Vertragsaufhebung (Art. 130 ff., insbesondere 131 II)

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Rechtswissenschaftliches Institut6.4 Gewährleistung6.4.2 Tatsächliche MängelBegriff: Tatsächliche Gründe erschweren oder verunmöglichen den vorgesehenen Gebrauch des LizenzgegenstandesBeispiele: - technische Brauchbarkeit der Erfindung- unkorrekt vermittelte technische Werte- offenkundiges Know-how- ev. falsche Angaben über Marktverhältnisse (str.)Normen: OR AT?Kaufrecht? � vgl. 6.4.1

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Rechtswissenschaftliches Institut6.4 Gewährleistung6.4.2 Tatsächliche MängelLösungsansatz: 1. Mängelbeseitigung, soweit möglich 2. Reduktion der Gegenleistung für Dauer des Mangels 3. Vertragsaufhebung mit Interessenausgleich - zu erwartender Schaden: verschuldensunabhängig- weiterer Schaden: verschuldensabhängigGeltendmachung: - während der gesamten Vertragsdauer möglich- Mängelrüge innerhalb angemessener Frist seit tatsächlicher bzw. zumutbarer Entdeckung

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Rechtswissenschaftliches Institut6.4 Gewährleistung6.4.2 Tatsächliche MängelOR 2020: - Nachbesserung (Art. 125)- Herabsetzung der eigenen Leistung (Art. 127)- Schadenersatz (Art. 128)- Vertragsaufhebung (Art. 130 ff., 145 f. i.V.m. 79 ff.) → Mängelrüge innerhalb angemessener Frist seit tatsächlicher bzw. zumutbarer Entdeckung (Art. 133)

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Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

7.1 Absolutrechtliche Ebene7.2 Schuldrechtliche Ebene


Rechtswissenschaftliches Institut7.1 Absolutrechtliche Ebene7.1.1 Übertragung des Schutzrechts auf einen DrittenProblem: - Absolute Rechtsstellung geht obligatorischer Berechtigung vor- LG-Stellung hängt nicht am Schutzrecht- LV bleibt zwischen urspr. Parteien zwar bestehen- LV kann seitens LG aber nicht mehr erfüllt werden- mit Schadenersatz ist dem LN nicht gedient- Übertragungsverbot im LV hindert (absolutrechtlich) die Übertragung nicht!Lösung: D: absolute Wirkung der – ausschliesslichen – Lizenz (+ gesetzliche Regelung)CH et al.: gesetzliche Regelung

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Rechtswissenschaftliches Institut7.1 Absolutrechtliche Ebene7.1.1 Übertragung des Schutzrechts auf einen DrittenLösung (CH): Registerrechte PatG 34 IIIMSchG 18 IIDesG 15 II

� Registereintrag der Lizenz wirkt gegen Erwerber(Aussenverhältnis: konstitutive Wirkung)(Innenverhältnis: deklaratorische Wirkung)� gesetzliche RealobligationUrheberrecht?Aber: Wer trägt die Lizenz ins Register ein?

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Rechtswissenschaftliches Institut7.1 Absolutrechtliche Ebene7.1.1 Übertragung des Schutzrechts auf einen DrittenEintragung der Lizenz ins Register:- Eintragung der Lizenz durch den LG als Rechteinhaber: Immer möglich- Eintragung der Lizenz durch den LN:Patentrecht: - Eintragung der Lizenz nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Patentinhabers- Vorlage des LV durch LN bei Eintragung allein nicht ausreichend (PatV 105 II, BGE 135 III 656)

Marken- und - auf Antrag „eines Beteiligten“ (MSchG 18 II; DesG 15 II)Designrecht : - ausdrückliche Erklärung des LG im LV selber genügt für Eintragung durch LN (MSchV 29; DesV 28)

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Rechtswissenschaftliches Institut7.1 Absolutrechtliche Ebene7.1.2. Verletzung des Schutzrechts durch einen DrittenProblem: LN ist nicht Inhaber des Schutzrechts; bloss obligatorische Wirkung der Lizenz

� fehlende Aktivlegitimation für immaterialgüterrechtliche Ausschliesslichkeitsansprüche Dritten gegenüber� nur Anspruch auf vertragsrechtlichen Interessenausgleich gegenüber LG

Vorbehalt: Lauterkeitsrecht

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Rechtswissenschaftliches Institut7.1 Absolutrechtliche Ebene7.1.2. Verletzung des Schutzrechts durch einen DrittenLösungen: 1. Prozessvollmacht2. Prozessstandschaft a) gesetzlich (DesG 35 IV; neu auch PatG 75; MSchG 55 IV; URG 62 III)

b) gewillkürt3. (Teil-) Rechtsübertragung a) quantitative Teilungb) qualitative Teilung

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Rechtswissenschaftliches Institut7.1 Absolutrechtliche Ebene7.1.2. Verletzung des Schutzrechts durch einen DrittenProbleme der Lösungen: - Schaden LN � Schaden LG

- Passivlegitimation LN/mat. Rechtskraft bei Prozessstandschaft- Streitgenossenschaft bei quantitativer Teilung- Formvorschriften bei der Übertragung(PatG 33 IIbis; MSchG 17 II; DesG 14 II)

- gewillkürte Prozessstandschaft gibt es im CH-Recht nicht (BGE 78 II 274)

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Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht7. Rechtsstellung der Parteien des Lizenzvertrages im Verhältnis zu Dritten

7.1 Absolutrechtliche Ebene7.2 Schuldrechtliche Ebene


Rechtswissenschaftliches Institut7.2 Schuldrechtliche Ebene7.2.1 Wechsel der LizenzgebereigenschaftProblem: Kann sich LN gegen Übertragung der Lizenzgebereigenschaft wehren?Normen: OR 181 – passt nicht genauOR 261 II, 333 – zu spezifischLösungsansatz: Frage der Zumutbarkeit - ja, solange Genusserhaltung sichergestellt- falls nein: Grund für fristlose Kündigung und Schadenersatz(mit Solidarhaftung)Beweislast: Vermutung der Zumutbarkeit

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Rechtswissenschaftliches Institut7.2 Schuldrechtliche Ebene7.2.2 Wechsel der LizenznehmereigenschaftProblem: Kann der Lizenznehmer seine Stellung einem Dritten einräumen?Normen: OR 263, 292 – Wertungsgehalt passend:- Zustimmungsbedürftigkeit- Ablehnung nur aus wichtigen GründenLösungsansatz: Frage der Zumutbarkeit - ja, solange Pflichten erfüllt werden- falls nein: Grund für fristlose Kündigung und Schadenersatz (mit Solidarhaftung)Beweislast: Vermutung der Unzumutbarkeit

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Rechtswissenschaftliches Institut7.2 Schuldrechtliche Ebene7.2.3 UnterlizenzProblem: Darf der Lizenznehmer Dritten die Nutzung des Lizenz-gegenstandes gestatten und ihn selbst ebenfalls nutzen?Normen: OR 262 passt nicht (sozialrelevante Motivation)Lösungsansatz: Interessen des LG überwiegen, aber: keine Verweigerung ohne schützenswerte Interessen (Loyalität)Beweislast: Vermutung der Unzulässigkeit

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Rechtswissenschaftliches InstitutÜbersicht8. Beendigung des Lizenzvertrages

8.1 Rücktritt8.2 Kündigung8.3 Folgen der Vertragsbeendigung


Rechtswissenschaftliches Institut8.1 RücktrittGründe: OR 24, 107, 97Problem: Wirkung ex tunc (h.L.) � unpassend für DauerschuldverhältnisseLösung: Kündigungsrecht an Stelle des Rücktrittsrechts

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Rechtswissenschaftliches Institut8.2 Kündigung8.2.1 Abgrenzungbefristetes Vertragsverhältnis: - Ablauf der Vertragsdauer (z.B. Bindung an Dauer Schutzrecht)- übermässige Bindung (OR 20) durch lange Vertragsdauerunbefristetes Vertragsverhältnis: - ausserordentliche Kündigung - ordentliche Kündigung

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Rechtswissenschaftliches Institut8.2 Kündigung8.2.2 Ausserordentliche KündigungZulässigkeit bei Dauerschuldverhältnissen unbestritten – aber Rechtsgrundlage?de lege lata: OR 545 I Ziff. 7 - unpassendOR 266g, 297, 337 - wertungsmässig passend, aber: Anlehnung erforderlich?ZGB 2 I, II - genügtOR 2020: Art. 145 Abs. 1 Möglichkeit zur ausserordentlichen Kündigung von Dauerverträgen aus wichtigem GrundArt. 146 Schadenersatz

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Rechtswissenschaftliches Institut8.2 Kündigung8.2.3 Ordentliche KündigungZulässigkeit bei Dauerschuldverhältnissen ergibt sich aus OR BT – aber Bedingungen? Problem: Interessenausgleich erforderlich: Kündigungsfrist 55 jedoch nicht ohne weiteres ausreichendNominatvertragsrecht: dispositive Kündigungsfristen(OR 266a ff.; 335 ff.; 418p f.; 546 I etc.) Lizenzvertragsrecht: - OR BT i.d.R. nicht passend- ZGB 1 II naheliegend – aber Rechtssicherheit?- u.U. unterschiedliche Kündigungsfristen für LG und LN?

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Rechtswissenschaftliches Institut8.2 Kündigung8.2.3 Ordentliche KündigungLösungsansatz: Kündigung durch den Lizenznehmer:Möglichkeit zum Ersatz des Lizenznehmers abhängig von „Bonität“ des Lizenzgegenstandes

� (angemessene) Kündigungsfrist kann reichen

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Rechtswissenschaftliches Institut8.2 Kündigung8.2.3 Ordentliche KündigungLösungsansatz: Kündigung durch den Lizenzgeber:Möglichkeit zum Ersatz des Lizenzgebers abhängig von Substituierbarkeit des Lizenzgegenstandes

� Kündigungsfrist allein reicht oft nichtFolge: - angemessene Kündigungsfristen können u.U. unterschiedlich sein- ev. Investitionsersatz� ZGB 1 II (Wertungsgehalt: OR 377)

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Rechtswissenschaftliches Institut8.2 Kündigung8.2.3 Ordentliche KündigungOR 2020: Art. 144 Ordentliche Kündigung von Dauerverträgen:- vereinbarte Kündigungsfrist- gesetzliche Kündigungsfrist- «angemessene» Kündigungsfrist

Art. 147 i.V.m. 84 Investitionsersatz

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Rechtswissenschaftliches Institut8.2 Kündigung8.2.4 ÄnderungskündigungKonstellation: Parteien wollen LV beibehalten, können sich aber nicht auf Änderung einigenLösung: - clausula rebus sic stantibus?

� nur unter Voraussetzungen der ausserordentl. Kündigung- ÄnderungskündigungOR 2020: Art. 144 («ganz oder teilweise»)

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Rechtswissenschaftliches Institut8.3 Folgen der VertragsbeendigungAusverkaufsrecht?RückgabepflichtenEnthaltungspflicht allgemein: OR 418d I analog (Agenturvertrag) ?

Kenntnisse bei Arbeitnehmern des Lizenznehmers:- UWG 5 lit. a, ev. lit. b - Lizenznehmerhaftung für Hilfspersonen (OR 55/101)- OR 2020: Art. 79 Abs. 2

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Ende des Teils «Lizenzvertragsrecht»


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Präsentation Lizenzvertragsrecht-FS18 Web.ppt ...f5ee033a-2672-4986... · Verträge; das ist der Lizenzvertrag nicht zwingend (vgl. 5.) OR BT: -keine Kodifikation von IP-Verträgen