Vorlesungsmodul VI Verletzung, Verwertung, Verträge

Vorlesungsmodul VI

Verletzung, Verwertung, Verträge

Vorlesung Gewerblicher Rechtschutz

Termine:

Vorlesung Mittwochs 14.15 Uhr bis 15.45 UhrÜbung Mittwochs 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr

Vorlesung Gewerblicher Rechtschutz

Termine:

• 1.Oktober: Deutsche Patente/Gebrauchsmuster• 15.Oktober: Patentrecherche• 29.Oktober: Patentanmeldungen International,

Anmeldestrategie• 12.November: Marken und Designs national

– international• 26.November: Arbeitnehmererfindungen• 10.Dezember: Verletzung, Verwertung, Verträge• 7.Januar: Wiederholung, Klausurvorbereitung

Schutzrechtsverletzung

Motivation• §9 Patentgesetz:Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen

Schutzrechtsverletzung

Motivation• §9 Patentgesetz:Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzenÄhnlich: Markengesetz und andere Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes

Schutzrechtsverletzung

Motivation• Das Patent ist trotz des Wortlautes des

Patentgesetzes kein Benutzungs-, sondern ein Verbietungsrecht.

• Ein Patent kann beispielsweise abhängig von einem älteren Patent sein.

Schutzrechtsverletzung

Gesetzliches Erfordernis• Rechtslage vor der praktischen Verwertung

prüfen• Unterlassung im Streitfalle „grobe

Fahrlässigkeit“ (Schadensersatzpflicht)

Schutzrechtsverletzung

Risiken des Verletzers• Klage auf Unterlassung der verletzenden

Handlung mit Risiko bezüglich Rechtsverfolgungskosten

• Vorrichtungen und Einrichtunge, Halbfabrikate und Warenlager werden wertlos

• Negatives Image• Zeitaufwand zur Abwehr der

Verletzungsklage/Angriff auf das Patent

Schutzrechtsverletzung

Risiken des Patentinhabers• Angreifer riskiert bei einer unberechtigten Abmahnung,

dass der Angegriffene sich nicht auf den Schriftwechsel einlässt, sondern direkt mit einer Feststellungsklage antwortet.

• Bisher unbekannte Entgegenhalten führen zur Nichtigkeit des Patents (Nichtigkeitsklage)

• Bisher unbekannte Vorbenutzungsrechte entscheiden die Klage zugunsten des „Verletzers“

• Zeitaufwand zur Abwehr der Nichtigkeitsklage/Verletzungsangriff

Schutzrechtsverletzung

Kostenbeispiel• Verletzungsverfahren I.Instanz Landgericht• Verletzungsverfahren II.Instanz OLG• Nichtigkeitsverfahren BPatG• Nichtigkeitsberufungsverfahren BGH

• Je 1x Rechtsanwalt und 1x Patentanwalt auf beiden Seiten

Schutzrechtsverletzung

Kostenbeispiel• Streitwert 250 000 Euro (eher wenig!)• Landgericht: 4 x 9410 Euro Anwälte

5268 Euro Gericht• OLG: 4 x 10124 Euro Anwälte

7024 Euro Gericht• BPatG: 4 x 9410 Euro Anwälte

7902 Euro Gericht• BGH: 4 x 10124 Euro Anwälte

10536 Euro Gericht + ggf. Gutachten 10 000 Euro

• Summe Prozesskostenrisiko: >200 000 Euro

Schutzrechtsverletzung

Zusätzlicher Aufwand:• Aufklärung des Patent- und Rechtsanwalts über

den Sachverhalt• Besprechungen• Lesen von Schriftsätzen• Beschaffen von Dokumenten

(Entgegenhaltungen oder Nachweisen für Vorbenutzungsrecht)

• Rechtsunsicherheit über viele Jahre (!)

Schutzrechtsverletzung

Verfahrensvorbereitung Verletzungsprozess• Zuständigkeit ordentlicher Gerichte• Zivilprozess (ZPO!)• Unterliegensprinzip: Verlierer zahlt die Kosten• Kläger zahlt die Kosten bei sofortiger

Anerkennung

Schutzrechtsverletzung

Verfahrensvorbereitung VerletzungsprozessMehrstufig:1. Berechtigungsanfrage vermeidet

Schadensersatzforderungen wegen unberechtigter Abmahnung („Schadensersatz „wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Geschäftsbetrieb“ )

2. Abmahnung vermeidet Gerichtskosten bei sofortiger Anerkennung

3. (einstweilige Verfügung zur schnellen Durchsetzung von sehr wahrscheinlich berechtigten Ansprüchen)

4. Klage

Schutzrechtsverletzung

Berechtigungsanfrage:Ich bin Inhaber des Deutschen Patents Nr. .../der Deutschen Marke Nr. ... Eine Kopie der Patentschrift/des Registerauszugs ist beigefügt. Ihre Erzeugnisse, die Sie unter dem Begriff … vertreiben/in dem Katalog ... auf Seite... zum Verkauf anbieten, weisen nach meiner Auffassung die geschützten Merkmale auf. Ich bitte Sie deshalb um Auskunft, wieso Sie sich berechtigt fühlen, den geschützten Gegenstand zu benutzen.

Schutzrechtsverletzung

Abmahnung als letztes Schreiben vor der Verletzungsklage:• Schutzrecht• Verletzungsgegenstand• Ort und Zeit der Verletzung• „strafbewehrte

Unterlassungsverpflichtungserklärung“• Verpflichtung zum Ersatz des Schadens des

Schutzrechtsinhabers, regelmäßig die Kosten des Rechts- und Patentanwalts

Schutzrechtsverletzung

Abmahnung als letztes Schreiben vor der Verletzungsklage:Als Indiz, dass der Patentinhaber es ernst meint: Kopie des Klageschriftsatzes beifügen und die Abmahnung nicht vom Patentanwalt, sondern vom Rechtsanwalt schicken lassen.

Schutzrechtsverletzung

Abwehr eines Verletzungsangriffs:• Liegt sachlich eine Benutzung des Patentes

vor?• Kann ein Vorbenutzungsrecht geltend

gemacht werden?• Ist das Patent im benutzten Umfang

rechtsbeständig?

Schutzrechtsverletzung

Mangelnde Patentverletzung:• Stimmen das angegriffene Erzeugnis und der

Patentanspruch sowohl im Gattungsbegriff als auch im Kennzeichen wörtlich überein?

• Kann der Patentanspruch über seinen Wortlaut hinaus ausgedehnt werden? (äquivalente Mittel)

• Könnte eine mittelbare Patentverletzung vorliegen? (Lieferung von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen).

Schutzrechtsverletzung

Vorbenutzungsrecht:• Ein Patent oder Gebrauchsmuster kann gegen

denjenigen nicht geltend gemacht werden, der zur Zeit der Anmeldung die Erfindung schon in Benutzung genommen oder wenigstens die Vorbereitungen dazu getroffen hatte.

• Nachweispflicht - insbesondere des Erfindungsbesitzes - des Verletzers.

• Ein Vorbenutzungsrecht ist an einen Betrieb gebunden und kann nur zusammen mit dem Betrieb auf einen Dritten übertragen werden.

Schutzrechtsverletzung

Mangelnde Rechtsbeständigkeit:• Patente: Nichtigkeitsklage • Gebrauchsmuster: Löschungsantrag • Die Nichtigkeit des Patentes kann im

Verletzungsverfahren nicht eingewandt werden. Die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters kann auch im Verletzungsstreit nachgeprüft werden.

Schutzrechtsverletzung

Mangelnde Rechtsbeständigkeit:• Patente: Nichtigkeitsklage • Gebrauchsmuster: Löschungsantrag • Die Nichtigkeit des Patentes kann im

Verletzungsverfahren nicht eingewandt werden. Die Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmusters kann auch im Verletzungsstreit nachgeprüft werden.

• Marken: Löschungsantrag beim Patentamt oder Löschungsklage vor ordentlichen Gerichten

Schutzrechtsverletzung

Prozessverlauf:• Wegen der Schwierigkeit des Streitstoffes hat man sowohl beim

Landgericht als auch beim Oberlandesgericht sog. Patentkammern bzw. Patentsenate gebildet, vor denen alle Streitigkeiten auf dem Gebiete des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes verhandelt werden.

• Diese sind in der Regel auch für Kennzeichenstreitsachen aus dem Markengesetz und Verletzungsverfahren bei Designs zuständig.

• In jedem Bundesland gibt es für beide Instanzen jeweils nur eine Patentkammer bzw. einen Patentsenat, auch wenn es mehr als ein Landgericht gibt.

•

Schutzrechtsverletzung

Zuständigkeit:• Die Zuständigkeit richtet sich nach ZPO, d.h.

dem Wohnsitz des Beklagten oder nach dem Ort der Verletzungshandlung.

Schutzrechtsverletzung

Vertretung:• Kläger und Beklagter müssen einen

Rechtsanwalt als Prozessbevollmächtigten bestellen.

• Neben diesem kann ein Patentanwalt zur Mitwirkung am Prozess bestellt werden, dessen Kosten auch im Falle des Obsiegens vom Gegner übernommen werden müssen.

Schutzrechtsverletzung

Aussetzung:• Die Patentkammer kann auf einen Antrag den

Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Nichtigkeitsklage aussetzen.

• Vielfach wird ein solcher Antrag in erster Instanz abgelehnt und trotz schwebender Nichtigkeitsklage entschieden.

Schutzrechtsverletzung

Instanzenzug:• Über eine Berufung gegen die Entscheidung des

Landgerichtes verhandelt der Senat für gewerblichen Rechtschutz des Oberlandesgerichts. Dessen Entscheidung ist durch Revision beim Bundesgerichtshof anfechtbar, so dass der Verletzungsprozess in Patentangelegenheiten letzten Endes bei dem Senat des Bundesgerichtshofes landet, der auch als Berufungsinstanz des Nichtigkeitsstreites zuständig ist.

Schutzrechtsverletzung

Einstweilige Verfügung• Schnelle Entscheidung per Beschluss (<>

Urteil) • Oft ohne mündliche Verhandlung• Verletzung muss glaubhaft gemacht werden• Eilbedürftigkeit• Unterliegen im Hauptsacheverfahren:

Schadensersatz

Schutzrechtsverletzung

Einstweilige Verfügung• Patente: selten bis nie• Marken: häufig• Abwehr: vorauseilend per „Schutzschrift“: Der

vermeintliche Verletzer setzt einen Schriftsatz auf, in dem er sich gegen eine befürchtete einstweilige Verfügung wehrt und verteidigt sich mit Argumenten ohne den Angriff zu kennen. Diese Schutzschrift wird - als solche bezeichnet - bei allen Gerichten hinterlegt, bei denen eine einstweilige Verfügung möglicherweise beantragt wird.

Schutzrechtsverletzung

Grenzbeschlagnahme• Einfuhr z.B. von Billigimitaten aus dem

Ausland führen zu großem Schaden und Rufschädigung

• Antrag beim Zoll mit konkreten Hinweisen• Z.B. Hersteller, Herstellerland, Fotos der

Produkte, Hinweise wann und wo eine Lieferung erwartet wird

Schutzrechtsverletzung

Grenzbeschlagnahme• Absender kann sich wehren und erhält eine

kurze Frist zur Stellungnahme• Ohne Äußerung: Vernichtung der Ware

Schutzrechtsverletzung

Markenverletzung• Verfahren im Wesentlichen wie

Patentverletzungsverfahren• Mangelnde Rechtsbeständigkeit der Marke

kann mit der Nichtbenutzungseinrede direkt im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden.

Schutzrechtsverletzung

MarkenverletzungWeitere Verteidigungsmittel: • Fehlende Ähnlichkeit der Marken• Fehlende Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen• Erschöpfung durch eigenes Inverkehrbringen• Verwirkung durch Duldung• Verfall wegen Nichtbenutzung• Bestehen einer Lizenz

Verwertung

Verschiedene Möglichkeiten, eine Erfindung wirtschaftlich zu verwerten:• Verkauf• Vergabe von Lizenzen/einer Lizenz• Benutzung (z.B. als Start-Up)• Verwendung als Vorrats-/oder Sperrpatent

Verwertung

Technischen Fortschritt: Verbesserung bei Qualität, Preis und Einsatzfähigkeit des Erzeugnisses. • Qualität: größere Betriebssicherheit, leichtere

Handhabung, geringeres Gewicht, Raumeinsparung, größere Messgenauigkeit usw.

• Preis: funktionsmäßig, konstruktiv oder herstellungstechnisch verringern

• Erweiterung der Einsatzfähigkeit: meist das Ergebnis von Zweck und Bestimmungserfindungen

Verwertung

Die Verwertbarkeit einer Erfindung ist kaufmännisch gesehen dann besonders günstig zu beurteilen, wenn • das Erzeugnis, das die Erfindung verkörpert,

umsatzfördernde Eigenschaften hat, und • durch das Erzeugnis eine überdurchschnittliche

Gewinnspanne erzielbar ist.

Verträge

Verwertungsvertrag

• Vereinbarungen über die Vertragsleistungen• Vereinbarungen über die Gegenleistungen• Abreden.

Verträge

Vertragsleistung

• Übertragung einer Erfindung (Recht auf das Patent), einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts

• Übertragung der Prioritätsrechte• Übertragung von Know-How in Form von

Zeichnungen, Gerätschaften, Rezepturen, IT und Software…

Verträge

Vertragsleistung

• Übertragung einer Erfindung (Recht auf das Patent), einer Schutzrechtsanmeldung oder eines Schutzrechts

• Übertragung der Prioritätsrechte• Übertragung von Know-How in Form von

Zeichnungen, Gerätschaften, Rezepturen, IT und Software…

VerträgeUnbeschränkte Vertragsleistung – Exklusivlizenz/Patentkauf

"Herr X (Erfinder) erklärt, dass er die in der Vertragsanlage beschriebene Erfindung gemacht hat und versichert, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert ferner, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Schutzfähigkeit oder der Verwertung der Erfindung entgegenstehen oder sein Erfinderrecht einschränken. Herr X überträgt seine sämtlichen in- und ausländischen Rechte an dieser Erfindung unbeschränkt auf die Firma Y (Vertragspartner) und verpflichtet sich, alle Handlungen vorzunehmen, insbesondere alle Unterschriften zu leisten und Informationen zu geben, die zum Erlangen in- und ausländischer Schutzrechte auf die Erfindung erforderlich sind."

• Keine Ansprüche von Miterfindern!

VerträgeUnbeschränkte Vertragsleistung – Exklusivlizenz/Patentkauf

"Herr X (Erfinder) erklärt, dass er die in der Vertragsanlage beschriebene Erfindung gemacht hat und versichert, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert ferner, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Schutzfähigkeit oder der Verwertung der Erfindung entgegenstehen oder sein Erfinderrecht einschränken. Herr X überträgt seine sämtlichen in- und ausländischen Rechte an dieser Erfindung unbeschränkt auf die Firma Y (Vertragspartner) und verpflichtet sich, alle Handlungen vorzunehmen, insbesondere alle Unterschriften zu leisten und Informationen zu geben, die zum Erlangen in- und ausländischer Schutzrechte auf die Erfindung erforderlich sind."

• Der Erfinder darf nichts verschweigen

Verträge

Haftungsausschluss

"Herr X übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Erfindung schutzfähig (patentfähig), patentrechtlich unabhängig und frei von Vorbenutzungsrechten Dritter ist."

Verträge

LizenzvertragBeschränkung möglich auf:• die Benutzungslizenz (allgemein auf alle vier

Benutzungsarten bezogen),• die Herstellungslizenz,• die Vertriebslizenz (Feilhalten,

Inverkehrbringen, z. B. als Reklameartikel),• die Gebrauchslizenz

Verträge

LizenzvertragBeschränkung• nach der Benutzungsart• nach der Kennzeichnung der Erzeugnisse• zeitlich• örtlich.

Verträge

Lizenzvertrag

• Exklusive Lizenz• Alleinlizenz• Einfache Lizenz

Verträge

Lizenzvertrag

• Wer zahlt Aufrechterhaltungsgebühren? • Wer verteidigt das Patent?• Darf ein Patent fallengelassen werden?• Wer darf gegen Verletzer vorgehen?• Was ist für den Fall der

Nichterteilung/Nichtigkeitserklärung vorgesehen?• Haftungsausschluss für wirtschaftliche Verwertbarkeit

Verträge

Lizenzvertrag

Mögliche Lösungen:• Rücktritts-/Kündigungsrecht• Umwandlung einer exklusiven in eine einfache

Lizenz• Minderung der Gegenleistung

Verträge

Lizenzvertrag einfache Lizenz

• Herr X ist eingetragener alleiniger Inhaber des Schutzrechts/Patents Nr. ... vom ... betreffend ... und versichert, dass das Patent nicht erloschen oder für nichtig erklärt ist. Herr X erteilt der Firma Y an diesem Patent eine uneingeschränkte einfache Lizenz.

VerträgeLizenzvertrag Exklusivlizenz

"Herr X besitzt die in der Vertragsanlage aufgeführten Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen, im folgenden Vertragsschutzrechte genannt, und erklärt, dass er darüber allein verfügungsberechtigt ist. Herr X versichert, dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die der Rechtsbeständigkeit der Vertragsschutzrechte oder der Verwertung der geschützten Erfindung entgegenstehen. Herr X versichert ferner, dass er an den Vertragsschutzrechten selbst keine Mitbenutzungsrechte in Anspruch nimmt, noch solche Dritten eingeräumt hat, und dass er keine Kenntnis von gesetzlichen Mitbenutzungsrechten (Vorbenutzungsrechten) besitzt. Herr X erteilt an den Vertragsschutzrechten der Firma Y ein uneingeschränktes Exklusivlizenzrecht mit der Berechtigung, Unterlizenzen zu erteilen und die Schutzrechte gegen Dritte geltend zu machen. Bei einem nachträglich auftretenden Rechtsmangel an dem eingeräumten Exklusivlizenzrecht soll die in § ... des Vertrages festgesetzte Gegenleistung durch besondere Vereinbarung in dem Umfange herabgesetzt werden, in dem eine durch den Rechtsmangel verursachte Schmälerung des Verwertungserfolges von der Firma Y nachgewiesen wird."

Verträge

Patentlizenz- und Know-How Vertrag

Übertragung des Know-Hows in Form von Zeichnungen, Software, Geräten, Lieferantenlisten, Berechnungen, Materialien,…Ggf. Mitarbeit des Erfinders (Stundensatz)

Verträge

Patentlizenz- und Know-How Vertrag

Unterlagen werden erst nach Vertragsschluss überlassen – Inhalt der Unterlagen muss aber definiert werden

Verträge

Vergütung des Lizenzgebers

• Richtet sich in der Regel nach dem wirtschaftlichen Erfolg (<> erfinderische Leistung)

• Pauschalzahlung: hohes Risiko• Umsatzlizenz: Lizenzgeber muss „lange“ auf sein

Geld warten• Gewinnlizenz: Risiko, dass das Unternehmen

unrentabel arbeitet und geringen Gewinn hat

Verträge

Vergütung des Lizenzgebers

• Richtet sich in der Regel nach dem wirtschaftlichen Erfolg (<> erfinderische Leistung)

• Pauschalzahlung: hohes Risiko• Umsatzlizenz: Lizenzgeber muss „lange“ auf sein Geld

warten• Gewinnlizenz: Risiko, dass das Unternehmen

unrentabel arbeitet und geringen Gewinn hat• Stücklizenz: Inflation wird nicht berücksichtigt

Verträge

Vergütung des Lizenzgebers• Wichtigkeit der Erfindung• Stückzahl• Anzahl der an dem Produkt verwirklichten

Erfindungen• Existenz von Umgehungslösungen• Schutzumfang des Patents

Verträge

Vergütung des LizenzgebersBeliebt:• Einstandszahlung (Erfinder kann seine bisherigen Kosten

einspielen)• Umsatzlizenz, vierteljährlich abzurechnen• Mindestlizenz (vermeidet, dass die Erfindung in der

Schublade verschwindet)• Bei Nicht-Erreichen der Mindestlizenz für einen längeren

Zeitraum: Recht zur Umwandlung einer Exklusivlizenz in eine einfache Lizenz oder Kündigungsrecht

Verträge

Abreden• Abrechnung – Zeitraum, Zahlungsfrist, Kontodaten• Prüfrecht – durch Wirtschaftsprüfer. Bei mehr als 5%

Abweichung zahlt der Lizenznehmer• Vertragsdauer• Kündigungsrecht (für Lizenzgeber gewöhnlich nur wichtiger

Grund)• Gerichtliche Zuständigkeit• Anwendbares Recht• Vertragsänderungen schriftlich• Salvatorische Klausel

The End

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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