Gewerbliche Schutzrechte in der Informationstechnologie€¦ · · 2012-06-0110587 Berlin . Referent: RA Harald Schleicher 2 Agenda •Patente, Marken, Geschmacksmuster & Co.: Welche

Steuerberatung Wirtschaftsprüfung Rechtsberatung Unternehmensberatung

Gewerbliche Schutzrechte in der

Informationstechnologie

„Geistiges Eigentum ist das Öl des 21. Jahrhunderts“

Paul Getty jun., Ölmilliardär

Rechtsforum 10. Mai 2012

Harald Schleicher

Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

ECOVIS HMW Rechtsanwälte und Notar

Ernst-Reuter-Platz 10

10587 Berlin

WWW.ECOVIS.COM/BERLIN-ERP Referent: RA Harald Schleicher 2

Agenda

• Patente, Marken, Geschmacksmuster & Co.:

Welche Schutzrechte stehen zur Verfügung und welche Leistungen schützen sie?

• Welche Schutzrechte spielen in der Informationstechnologie eine besondere Rolle ?

• Unternehmenswert und Schutzrechtsportfolio

• Grundregeln und Strategien zum Aufbau eines Schutzrechtsportfolios

• Absicherung des Rechteerwerbs im eigenen Unternehmen

• IP-Due-Diligence

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Übersicht der gewerblichen Schutzrechte und ihres Schutzgegenstandes:

• Patente: Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, die gewerblich

anwendbar sind, müssen neu sein und auf einer erfinderischen

Tätigkeit beruhen (Neuheit wird weltweit geprüft)

• Gebrauchsmuster: wie Patent, Neuheit ist zwar ebenfalls erforderlich, wird aber nicht

geprüft

• Geschmacksmuster: Industriedesign (2- oder 3-dimensionale Erscheinungsform von

Erzeugnissen oder Teilen von Erzeugnissen), z.B. Design einer

Parfumflasche, einer Autofelge, eines Plattencovers

• Marken: „Namen“ von Produkten oder Dienstleistungen (z. B. iPhone,

ebay), auch Werbeslogans

• Urheberrecht: Urheberrechte an Sprachwerken (incl. Computerprogramme),

Musik, Werke der bildenden und angewandten Kunst,

Lichtbildwerke, Filmwerke und div. sog. Leistungsschutzrechte,

(z.B. Datenbankschutz, Lichtbildnerrecht)




Welche Schutzrechte spielen in der Informationstechnologie eine besondere Rolle?

• für Hardware: Patent und Gebrauchsmuster ; wichtig insbesondere sog. Verfahrenspatente

(z.B. in der Telekommunikation)

• für Software: Urheberrecht, u. U. Patent

• „Human Interface“ (Benutzeroberfläche, Webauftritt): Urheberrecht, Geschmacksmuster, Marken

• Webcontent, Multimediaprodukte: Urheberrecht (als klassisches Multimediarecht für Bild, Schrift,

Video, Musik)

• Marketing : Marken

• Verkauf: Marken, Geschmacksmuster (Geschmacksmuster wichtig für Verpackung,

Ausstattung)

• Datenbanken: Urheberrecht (Datenbankwerk und Datenbankschutz)




Sonderthema: Urheberrechts- und Patentschutz bei Software

• Urheberrechtsschutz an Software:

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG, Computerprogramme unterliegen Urheberrecht,

Problem: Was ist ein Programm? Gilt Schutz schon für einzelne Module? Ist z.B. die grafische

Benutzeroberfläche schon ein Programm? Vorliegen muss jedenfalls eine geistige Schöpfung (ohne

qualitative Kriterien), Entwurfsmaterial ist eingeschlossen, nicht aber zu Grunde liegende Ideen und

Grundsätze

• Patentschutz an Software:

Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche sind nicht patentierbar, jedoch Erfindungen,

die den Einsatz eines Computers voraussetzen. So genannte „computerimplementierte

Erfindungen“ müssen auf technischen Überlegungen beruhen und ein technisches Problem lösen

Sonderthema: Was ist gar nicht schutzfähig?

• Die Geschäfts- oder Produktidee (abw. tlw. USA für business methods als Patent)




Wozu dienen gewerbliche Schutzrechte und was habe ich von ihnen?

• Sie sichern den Markteintritt und einen Marktkorridor für mein Produkt oder

meine Dienstleistung

Habe ich Schutzrechte erworben, kann ich sicher sein, dass mein Konkurrent sie nicht erwirbt und

mir den Marktzugang für mein Produkt oder meine Dienstleistung unterbindet oder das Marketing

torpediert.

• Unterscheidung vom Wettbewerber (insb. Marken)

Wichtig, wenn viele gleichartige Produkte auf dem Markt sind.

• Konsolidierung des Unternehmenswerts

Gewerbliche Schutzrechte sind immaterielle Wirtschaftsgüter (bilanzierbar, wenn entgeltlich

erworben, lizenzierbar, veräußerlich, beleihbar (IP-backed-securities)).

• Beschaffung einer Monopolstellung (insb. bei Patenten und Gebrauchsmuster)

Nur mein Unternehmen kann Produkt X herstellen und verkaufen.




• Bekämpfung des Wettbewerbs, insbesondere von Nachahmern

Gewerbliche Schutzrechte sind Verbietungsrechte; z.B. kann ein Markeninhaber jedem Dritten

gerichtlich untersagen lassen, Produkte unter dem gleichen oder einem verwechselbar ähnlichen

Namen in den Verkehr zu bringen; weiterhin können „Vernichtungsansprüche“ bestehen, z. B. in

Fällen der Markenpiraterie.

Schuldhafte Schutzrechtsverletzungen gewähren Schadensersatzansprüche, möglich z. B. in Form

der Lizenzanalogie (nachträgliche Zahlung einer angemessenen Lizenz), aber auch durch Ersatz des

eigenen entgangenen Gewinns oder Abschöpfung des Verletztengewinns.

Aktuelles Beispiel: Kampf zwischen Apple und Samsung betreffend den Verkauf von Tablet-PCs

in Deutschland




Unternehmenswert und Schutzrechtsportfolio

• Die IT-Branche hat, abgesehen von den Hardwareherstellern, den Schwerpunkt im

Dienstleistungsbereich – Sachwerte in Form von Produkten, Halbzeug, Lagermaterial etc. werden

daher kaum geschaffen.

• Schutzrechtsportfolios sind daher zur Schaffung eines Unternehmenswertes und dessen

Absicherung besonders wichtig.

• Aktuelles Beispiel: Kauf von Instagram durch Facebook für 1.000.000.000,00 USD

• Instagram ist eine App, mit der man eigene Fotos schnell in soziale Netzwerke einstellen

kann – ein solche App könnte Facebook sicherlich auch selbst entwickeln, aber die

„Reichweite“ und die Marke zur Identifizierung der bereits weitverbreiteten App sind wichtig!




Grundregeln zum Aufbau eines Schutzrechtsportfolios:

• Über den Aufbau eines Schutzrechtsportfolios muss ich mir am Anfang meines Markteintrittes

Gedanken machen, nicht erst, wenn ich erfolgreich bin – nur so kann ich verhindern, dass Dritte in

der Zwischenzeit entgegenstehende Rechte erwerben.

• Schutzrechte müssen vor Anmeldung recherchiert werden – nur so kann ich sicher sein, dass die

Schutzrechte rechtsbeständig sind und bleiben.

• Melde ich Schutzrechte frühzeitig an, ist auch frühzeitig mit Maßnahmen Dritter zu rechnen

(Überwachung, Widerspruch), begrenzt Schaden, falls doch gegen Rechte Dritter verstoßen wird

(oft: Schutzrechtslage kann nur eingeschätzt werden).




Strategien für den Aufbau eines Schutzrechtsportfolios

1. Schritt: unternehmensbezogene Schutzrechte prüfen

• der Unternehmensname (Firma) ist kraft Gesetzes entsprechend der territorialen Ausdehnung der

Geschäftstätigkeit des Unternehmens bereits durch Benutzung geschützt (bei deutschem

Webauftritt daher in der Regel bundesweit)

• zusätzliche Anmeldung des Unternehmensnamens als Marke, insbesondere EU-Marke

erwägenswert, da Absicherung der späteren regionalen Ausdehnung der Geschäftstätigkeit auf das

Ausland

• gerade der letzte Punkt kann später evtl. nicht mehr nachgeholt werden




2. Schritt: produkt - und dienstleistungsbezogene Schutzrechte

im Technologiebereich:

• Patentanmeldungen sind sehr teuer (i.d.R. mindestens um € 20.000,00), erfordert daher

entsprechende Finanzierung des Unternehmens von Anfang an

• für Startups ohne entsprechende Finanzierung zunächst Anmeldung als Gebrauchsmuster

erwägen, kann später ggfs. in Patent umgewandelt werden, Neuheit muss jedoch intern

rechtssicher recherchiert werden

• sonst nur faktischer Schutz durch Geheimhaltung möglich

• Patentschutz auf 20 Jahre begrenzt – begleitende Markenanmeldung erwägen: nach Wegfall des

Patentschutzes kann der Markt immer noch das gut eingeführte Originalprodukt über die Marke

identifizieren




im normalen Verkaufs- und Dienstleistungsbereich:

• Kennzeichnungskräftige Produkt- und Dienstleistungsnamen finden und schützen

• falls Produktverkauf oder Erbringung der Dienstleistung im Ausland absehbar, europäische

Markenanmeldung erwägen (bzw. zeitnahe Erstreckungen auf einzelne Auslandsstaaten)

• Einzelmarken oder Serienmarken?

• Domains sollten durch Markenanmeldungen unterlegt werden

• ggfs. Design entwickeln und schützen (bei Verpackungen und Ausstattungen kann dies auch erst

in einer relativ späten Phase erfolgen) – Produktpiraterie kann auch über verwechslungsfähig

ähnliche Verpackungen stattfinden, Bsp. Apple

• Schutzrechte zur Vermeidung von Verwässerung überwachen, spätestens wenn die Produkte und

Dienstleistungen des Unternehmens erfolgreich sind

• Rechte- und Contentmanagement im eigenen Unternehmen aufbauen (aus den verschiedensten

Gründen sinnvoll)




Sonderthema: Absicherung des Rechteerwerbs im eigenen

Unternehmen, insb. betreffend Urheberrechte und ……

• Problem: Urheberrecht entsteht durch Werkschöpfung immer in der

natürlichen Person des Schöpfers, Urheberrecht als solches ist nicht

übertragbar, übertragbar sind nur Nutzungsrechte am Werk

• das heißt: das Unternehmen (GmbH, GbR, AG etc.) erwirbt niemals selbst

Urheberrechte, der Grundsatz „work for hire“ gilt nicht (Ausnahme

Computerprogramme, die durch Angestellte entwickelt werden)

• Folge: Unternehmen muss an allen urheberrechtlich relevanten Leistungen,

die seine Mitarbeiter entwickeln, Nutzungsrechte erwerben

(arbeitsvertragliche Rechteabgeltungsklauseln - wichtig auch für freie

Programmierer)

• bei Versäumnis: Unterlassungsansprüche des Urhebers, d.h. ich kann z. B. meinen

Webcontent möglicherweise nicht mehr aufrechterhalten, ich kann

meine Software möglicherweise nicht mehr wirksam an meine

Kunden lizenzieren, Lizenzgebühren müssen gezahlt werden

• auch wichtig: gegenüber Werbeagenturen




….. Patente • Problem: Erfinder (Patentberechtigter) ist die natürliche Person (der oder die

Mitarbeiter), nicht das Unternehmen

• Arbeitnehmer-

erfindungsgesetz: ermöglicht es Unternehmen, Erfindung an sich zu ziehen (Recht auf das

Patent); entsprechendes Meldewesen muss im Unternehmen realisiert und

überwacht werden

• Folge: Unternehmen kann Patent nach Meldung der Erfindung an sich ziehen,

Erfinder muss vergütet werden, wirtschaftliche Verwertung steht Unternehmen

zu, wenn das Unternehmen die Erfindung nicht an sich zieht, kann der Erfinder

diese selbst verwerten

• bei Versäumnis: Patent kann später evtl. angefochten werden




Due Diligence im gewerblichen Rechtschutz

• wichtig beim „Exit“ aus einem erfolgreichen IT-Startup

• Erwerber wird Schutzrechtslage durch eine Due-Dilligence detailliert prüfen, wenn der Marktwert

des Unternehmens (auch) von Schutzrechtsportfolios abhängt

• Was wird geprüft:

• Sind alle IP-Assets durch Schutzrechtsanmeldungen unterlegt (Erfindungen,

Unternehmenskennzeichen, Produktkennzeichen, Slogans, Domains) und zwar im territorial

notwendigen Umfang?

• Wurden alle Schutzrechte im notwendigen Umfang verlängert?

• bei Schutzrechtslücken: Können Schutzrechte jetzt noch erworben werden?

• Wurden Schutzrechte Dritter verletzt, kann die Geltendmachung von Schutzrechten Dritter

drohen, sind Verfahren bereits anhängig?

Gibt es Schwächen, kann dies den Marktwert des Unternehmens erheblich beeinflussen!




Vielen Dank für Ihr Interesse!

ECOVIS HMW Rechtsanwälte und Notar

Harald Schleicher

Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für

gewerblichen Rechtsschutz


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Asien und in der USA

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• Rund 1.500 Mitarbeiter in

Deutschland, mehr als 2.000

weltweit

• davon über 300 Berufsträger

(Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,

Rechtsanwälte) und Partner

• Umsatz 2006: 124 Mio. Euro weltweit

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