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Susana Torrente Vilasánchez14 de Julio de 2011
Protección de los resultados de investigación: las patentes
3
Índice
1. Introducción
2. Objetivos
3. Desarrollo
– Patentabilidad y tramitación
– Transferencia de tecnología
– Titularidad e inventoría
4. Conclusión/Resumen
5. Bibliografía
4
1. Introducción
5
1. Introducción
• Texto
¿Qué es una patente?
¿Por qué patentar?
Derechos que confiere
6
1.1. ¿Qué es una patente?
7
1.1. ¿Qué es una patente?
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (1994)
Convenio de París para la protección de la Propiedad
Industrial (1883)
Tratado de cooperación en materia de patentes (1970)
Convenio sobre la Concesión de las Patentes Europeas (1973)
Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas
Ley 11/1986, de Patentes
8
1.1. ¿Qué es una patente? Otros derechos de propiedad industrial
Propiedad Intelectual
Derechos de Autor y Derechos Afines
Propiedad Industrial
PatentesMarcasDiseños IndustrialesIndicaciones geográficas
Obtenciones Vegetales
Topografía de Productos Semiconductores
9
1.1. ¿Qué es una patente? Otros derechos de propiedad industrial
10
1.1. ¿Qué es una patente? Otros derechos de propiedad industrial
SPIRIVA is an inhalated maintenance prescription treatmentfor breathing problems associated with COPD (chronicobstructive pulmonary disease). COPD is a lung conditionthat includes chronic bronchitis, emphysema, or both.Taking SPIRIVA once a day can help you breathe better fora full 24 hours. And it’s not a steroid.
PATENTESUS 5,478,578US 6,777,423US 6,908,928
MARCA
Name of owner: Boehringer IngelheimInternational GmbH
Filing date: 27/02/2007
Locarno class-subclass:
24.04
Indication of the product:
Materials for dressing wounds, nursing and medical care
Status: Registered and fully published (A1)000678420-0001
DISEÑO
11
1.1. Patentes
12
1.2. Derecho que confiere
Derecho de exclusiva limitado:
- temporal
- territorial
≤ 20 añosExcepción medicamentos y prod. fitosanitarios (CCP)
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1.2. Derechos que confiere. Exclusividad en el comercio
LP. Artículo 50. 1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:
a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente, o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimientode dicha utilización.
c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.
14
1.2. Excepciones
Derecho de exclusiva limitado.
- Los actos realizados con fines experimentales que se refieren al objeto de la invención patentada,
en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos en España o fuera de España. Y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines
- Los actos realizados en su ámbito privado y con fines no comerciales
No se extiende a
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1.2. Derechos que confiere
¡CUIDADO! Patentar no da derecho a fabricar
- Títulos de propiedad anteriores
- Regulaciones (registros, etc.)
- Autorizaciones de comercialización
Impide a terceros la utilización de la tecnología patentada sin su consentimiento
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1.3. ¿Por qué patentar? Datos de mercado
Brand Name Company Indication Annual Sales ($)
Aciphex Eisai Ulcers 1.2 B
Allegra Sanofi-Aventis Allergic rhinitis 1.5 B
Cosopt Merck Ocular hypertension 190 M
Fosamax Merck Osteoporosis 1.4 B
Fuente: Orange Book, 2009
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1.3. ¿Por qué patentar? Valor económico
Hectorol (doxercalciferol, capsules and injection) is indicated for the treatment of secondary hyperparathyroidism in patients with Stage 3 or Stage 4 chronic kidney disease (capsules) and in patients with chronic kidney disease on dialysis.
Hectorol helps provide your body with consistent levels of vitamin D.
Genzyme Corp. said it has agreed to buy Bone Care International, a University of Wisconsin-Madison biotech spinoff, for $600 million in cash (May 2005).
Bone Care International
Obtains FDA Approval of New Indication For Hectorol(R) - A Unique, Pro-Hormone Vitamin D2 Analog Now Approved for Use in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease (June 1999).
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1.3. ¿Por qué patentar? Valor económico
Bone Care International
¡Más de 200 solicitudes de patente!
US 2004009958 (A1)
A method of inhibiting the hyperproliferation of malignant or neoplastic cells, comprising treating the cells with an antiproliferative amount of 1alpha,24(S)-dihydroxyvitamin D2. The method also includes the co-administration of cyotoxic agents with the 1alpha,24(S)-dihydroxyvitamin D2.
Methods for preparation and use of 1alpha,24(S)-dihydroxyvitamin D2
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1.3. Estrategias de protección. Patentes
TiempoEstrategias
de protección
Lanzamiento al mercado
Ampliación de la exclusividad
Concesión de la patente
Patente expirada
Estrategias para ampliar la exclusividad
20
1.3. Estrategias de protección. Otros aspectos
Patentes
Regulatorio Genéricos
Derecho de la Competencia
Negocios jurídicos
Otros derechos de
PI
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TiempoEstrategias
de protección
Lanzamiento al mercado
Ampliación de la exclusividad
Concesión de la patente
Patente expirada
1.3. Estrategias de protección. Patentes
22
2. Objetivos
23
2. Objetivos
• Conceptos básicos sobre las patentes
• Tramitación de patentes
• Derechos del inventor y del titular
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3. Desarrollo Presentación
25
3.1. Tópico
26
3.1. Idea vs. Invención
VS.
27
3.1. Suficiencia de la descripción
La invención debe de ser descrita en la solicitud de patente de
manera suficientemente clara y completa para que un experto
en la materia pueda ejecutarla (LP, Art. 25)
Secreto Industrial
Acuerdos de Confidencialidad
Objeto de la protección – Probabilidad de imitación
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3.1. Suficiencia de la descripción
¡94 ejemplos!
Indicaciones terapéuticasPrevención de náuseas y vómitos agudos y diferidos que se asocian con quimioterapia antineoplásica altamente emetógena(QAE) basada en el cisplatino. Prevención de náuseas y vómitos que se asocian con quimioterapia antineoplásica moderadamente emetógena (QME). Como parte de un tratamiento de combinación.
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3.1. Suficiencia de la descripción
EP799044 B1
O
N
OH
O
¡2 ejemplos!
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3.1. Invención
Compuestos quCompuestos quíímicos y micos y farmacfarmacééuticosuticos
Formas especiales, galFormas especiales, galéénicasnicasProcedimientos de preparaciProcedimientos de preparacióónnIndicaciones terapIndicaciones terapééuticasuticasMateria biolMateria biolóógicagicaInstrumental para terapia, Instrumental para terapia,
diagndiagnóóstico...stico...
- Physical entity
- Activity entity
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3.1. Invención
NO son invenciones
Decubrimientos, teorías científicas,
métodos matemáticos
Obras literarias, creaciones artísticas,
obras científicasPlanes, reglas, métodos para el ejercicio
de actividades intelectuales, juegos,
actividades económico-comerciales,
programas de ordenadorFormas de presentar informaciones
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3.1. Excepciones a la patentabilidad
No podrán ser objeto de patente:
-invenciones contrarias al orden público o a la moral
• clonación de seres humanos
• modificación de la identidad genética geminal del ser humano
• utilizaciones de embriones humanos con fines industriales
• modificación de la identidad genética de los animales que
supongan para éstos un sufrimiento sin utilidad médica
sustancial para el hombre o el animal, así como los animales
resultantes de este procedimiento
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3.1. Ratón trasgénico
La presente invención proporciona animales no humanos y células somáticas que contienen una secuencia de ADN que codifica la proteína tau derivada de la enfermedad de Alzheimer, capaz de inducir la patología de la enfermedad de Alzheimer en el animal trasgénico. La proteína tau de Alzheimer se expresa de un modo específico que permite también la simulación de otras enfermedades humanas incluyendo hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, asociadas a la neurodegeneración y que se consideran un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.
EP 1521831 B1 (Axon Neuroscience)
Solicitada: 09/07/2003 Concedida: 09/04/2008
TRANSGENIC ANIMAL EXPRESSING TRUNCATED
ALZHEIMER'S TAU PROTEIN
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3.1. Invención
Consultar con un profesionalConsultar con un profesional
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3.1. Solicitud vs. Patente
18 mesesvs.
3/4 años
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3.1. Derecho de prioridad
No podrán invalidar la solicitud en otros países durante el periodo de prioridad:- la publicación de la invención, - la explotación, - el depósito de solicitud de patente de un tercero
Meses0 12
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3.1. Procedimiento PCT
Meses0 12
Derecho de prioridad
30
Extensión via PCT
38
3.1. Procedimiento de concesión
NovedadActividad InventivaAplicación IndustrialSuficiencia de la descripciónSoporte de la invenciónUnidad de la invención
¡¡EXAMEN!EXAMEN!
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3.1. Novedad
La divulgación llevada a cabo antes de la solicitud de la
patente anula su novedad.
- Artículos científicos
- Tesis doctorales
- Conferencias en congresos o póster
- Comercialización
¡¡PATENTAR ANTES DE PUBLICAR!
PATENTAR ANTES DE PUBLICAR!
Consultar con un profesionalConsultar con un profesional
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3.1. Actividad inventiva
Una invención implica actividad inventiva cuando no resulta evidente del
estado de la técnica para un experto en la materia (LP, Art. 8.1).
Experto en la materia: - no es un genio, - conocimientos medios sobre dicha técnica,- capacidad modesta para combinar conocimientos.
Consultar con un profesionalConsultar con un profesional
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3.1. Aplicación industrial
Artículo 5 (Dir.98/44/CE)
(3) La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia
parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de
patente.
Consultar con un profesionalConsultar con un profesional
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3.1. Concepto inventivo
The Scripps Res. Inst., ES2142317 T3
Polipéptido Anticuerpo
Uso
UsoComposición
Procedimiento
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3.1. Concepto inventivo
Schering Corp., ES2132432 T3, VytorinTM
Compuesto químico
Composición farmacéutica
Procedimiento
Uso
Mezcla de compuestos
Composición farmacéutica
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3.2. Transferencia de tecnología
45
3.2. Transferencia de tecnología
(LP, Art.74.1) Tanto la solicitud de patente como la patente son
transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo.
(ADPIC, Art.28.2) Los titulares de patentes tendrán asimismo el
derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar
contratos de licencia.
46
3.2. Transferencia de tecnología
CESICESIÓÓN N -- LICENCIALICENCIA
- Cesión: contrato por el cual un tercero adquiere la titularidad de un derecho de
patente de su titular.
(Compra-venta)
- Licencia: contrato por el cual el titular de un derecho de patente autoriza a un
tercero el ejercicio de determinadas facultades de explotación sobre el mismo.
(Arrendamiento)
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3.2. Transferencia de tecnología
Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de
licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran
el derecho de exclusiva,
para todo el territorio nacional o para una parte del mismo.
Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.
(LP, Art.75.1)
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3.3. Titularidad e inventoría
Art. 10. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus
causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho
reconoce.
Art. 14. El inventor tiene, frente al titular de la patente, el derecho a ser
mencionado como tal inventor en la patente.
INVENTOR TITULAR
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3.3. Invenciones laborales
Art. 15.1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de
su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean
fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva
del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.
Art. 18.1 El trabajador deberá informar al empresario.
Art. 15.2 El trabajador no tendrá derecho a remuneración suplementaria.
50
Art. 20.1. Estas normas serán aplicables a los funcionarios, empleados y
trabajadores del Estado, CCAA, ..., y demás Entes Públicos.
Art. 20.3. Toda invención debe ser notificada inmediatamente a la
Universidad por el profesor autor de la misma.
Art. 20.2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones
realizadas por el profesor como consecuencia de su función de
investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de su
función docente e investigadora.
3.3. Invenciones laborales
51
Art. 20.4. El profesor tendrá en todo caso, derecho a participar de los
beneficios de la explotación o de la cesión.
Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las
modalidades y cuantía de esta participación.
3.3. Invenciones laborales
52
4. Conclusión/Resumen
53
4. Conclusiones
• Las patentes son relevantes en los negocios
• Las patentes y solicitudes de patente son transmisibles
• Consultar con un profesional
• Es conveniente analizar si una investigación es una invención patentable ANTES de que sea accesible al público
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5. Referencias/Bibliografía
55
5. Referencias/enlaces
• OEPM http://www.oepm.es/
• Ley de patentes http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150304955034&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML
• ADPIC http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150897366781&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML
• Invenes http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=nFXQTc9NWzbDfGSnpkGnRb9Nrvljv4xLLK635f0bYZRvl4XWTfhY!1516641322!‐94491585
• Espacenet http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP