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Verträge im Technologietransfer- und gelebte Praxis

Düsseldorfer Vertragswerkstatt - Werkstattgespräche28.11.2012 – Schloss Mickeln

Dr. Jürgen Walkenhorst

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Ein paar Worte vorweg

Ein paar Worte vorweg

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Europa Deutschland

Nordrhein - Westfalen

Ein paar Worte vorweg

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Ein paar Worte vorweg - Europa

§42 ArbErfG – und seine “Verwandten”

§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an HochschulenFür Erfindungen der an einer Hochschule Beschäftigten gelten folgende besonderen Bestimmungen: 1. Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. § 24 Abs. 2 findet insoweit keine Anwendung.

2. Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.

3. Dem Erfinder bleibt im Fall der Inanspruchnahme der Diensterfindung ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit.

4. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.

5. …

Analoge Regelungen relativ parallel in europ. Ländern…

…aber nicht in allen (Schweden, Italien)

Gilt explizit nur für Hochschulen, nicht allg. für Forschungsinstitute

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Statistiken

ASTP www.astp.net

AUTM www.autm.net

PROTON Europe www.protoneurope.org

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HochschulenFraunhofer-GesellschaftHelmholtz-GemeinschaftLeibniz-GemeinschaftMax-Planck-GesellschaftSonstige Institutionen

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Die Forschungslandschaft

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Die Technologie-Allianz

Ein paar Worte vorweg - Deutschland

Unter dem Dach der TechnologieAllianz arbeiten derzeit 29 Mitglieder, davon 22 Patent- und Verwertungsagenturen mit über 100 Innovationsmanagern.

Insbesondere Hochschulen

Die Mitglieder der TechnologieAllianz betreuen

über 100.000 patentrelevante Wissenschaftler

in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtungen

aus dem gesamten Bundesgebiet.

www.technologieallianz.de

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Gründung: Oktober 2001

Rechtsform: GmbH

Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW

Sitz: Mülheim / Ruhr

26 Mitarbeiter

PROvendis Kurzprofil

Blick aus dem PROvendis Büro über Mülheim

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Patentverwertung für NRW

PROvendis ist die zentrale Patentverwertungs-agentur der Hochschulen des Landes NRW

Betreuung von ca. 20.000 Wissenschaftlern in 27 Hochschulen und 3 Forschungseinrichtungen

Eine der größten Patentverwertungs-agenturen in Deutschland und in Europa

Abdeckung aller Fachbereiche durch 16 Natur- und Ingenieurwissenschaftler sowie einer Juristin (26 Mitarbeiter insgesamt)

Wissenschaftliche, industrielle und patentrechtliche Erfahrung und Kompetenz (neben wissenschaftl. Erfahrung durchschnittlich über 9 Jahre Wirtschaftserfahrung)

Über 3.500 Erfindungsmeldungen bewertet (ca. 350 neue Erfindungsmeldungen pro Jahr)

Mülheim

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PROvendis Gesellschafter

mit

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Hochschulen NRW

• Neuheitsrecherche • Publication Screening

• IP-Strategieberatung

• Stand-der-Technik Recherche

• Vertragsverhandlung und -gestaltung • Patentüberwachung

• Qualifizierung/Schulung

• Rechtsstandermittlung

Beratung Bewertung Patentierung Verwertung

PROvendis im Überblick

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Paten

tieru

ng

Ablauf der Verwertung

Verträge im Technologietransfer

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Drittmittel

Wissenschaftliche

Kooperationen

Förderungen

Industrie-

kooperationen

Verträge im Technologietransfer

Ablauf der Verwertung

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Warum?

Was ist zu beachten?

Geheimhaltungsverträge

Geheimhaltungsverträge

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Regelt den Austausch von geheimen Information allgemein

Typische Beispiele geheimer Informationen:

Geschäftsgeheimnisse

Know-how

Erfindungen

Geheimhaltungsverträge – Warum?

Geheimhaltungsverträge

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Erfindungen

Geheimhaltungsverträge

Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich

anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde.

Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

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Erfindungen

Geheimhaltungsverträge

Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde.

Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

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Erfindungen

Geheimhaltungsverträge

Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde.

Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

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Erfindungen

Geheimhaltungsverträge

Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.Zum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde.

Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

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Erfindungen

Geheimhaltungsverträge

Ein Patent wird erteilt für Erfindungen, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehörtZum Stand der Technik gehört alles was vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht wurde

Erfindung gilt als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn auch nur für ein einziges Mitglied der Öffentlichkeit die Möglichkeit bestand, von der Information (Erfindung) Kenntnis zu nehmen.

Lösung: Geheimhaltungsvereinbarung

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Geheimhaltungsverträge

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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung

Es gilt generelles Vertragsrecht, inkl. Grundsatz der Privatautonomie (insb. da kein BGB-Vertrag)

Möglichkeiten: Ein- oder zweiseitiges (oder dreiseitiges..) CDA

Typische Vertragspunkte

Inhalt

Dauer/Laufzeit

Personenkreis

Ausnahmen (gesetzliche Offenbarungspflichten etc.)

Geheimhaltungsverträge

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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung

Klauseln wie „unless confirmed in writing“

Dient Klarstellung, erfordert aber Sorgfalt!

Geheimhaltungsverträge

Manchmal !

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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung

Klauseln wie „unless confirmed in writing“

Ggf. Vertragsstrafen

Wird von Uni aber i.d.R. nicht akzeptiert

Geheimhaltungsverträge

Manchmal !

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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung

Klauseln wie „unless confirmed in writing“

Ggf. Vertragsstrafen

Regelungen bzgl. Eigentumsübergang

Eigentum sollte immer bei Geber bleiben

Geheimhaltungsverträge

Manchmal !

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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung

Klauseln wie „unless confirmed in writing“

Ggf. Vertragsstrafen

Regelungen bzgl. Eigentumsübergang

Regelung zum Eigentum an Ergebnissen

Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart

Geheimhaltungsverträge

Manchmal !

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Inhalte einer Geheimhaltungsvereinbarung

Klauseln wie „unless confirmed in writing“

Ggf. Vertragsstrafen

Regelungen bzgl. Eigentumsübergang

Regelung zum Eigentum an Ergebnissen

Verpflichtung ausschließlich mit Vertragspartner zu verhandeln

Variabel, aber irgendwann ist es eine andere Vertragsart

…

Geheimhaltungsverträge

Manchmal !

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Regelt den Austausch von Materialien z.B zwecks:

Verwendung in Wissenschaft

Test-/Kooperationszwecke

Material Transfer Agreements

– Warum?

Material Transfer Agreements

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Typ. Begriffe:

Derivatives, Progeny, unmodified Derivatives, Modifications

Mögliche Definitionshilfe:

Definition funktionaler Teile, Bezug auf IP-Schutzbereiche…

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Limitierung der Weitergabe

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Limitierung der Weitergabe

Verwendungszweck/Laufzeit

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Limitierung der Weitergabe

Verwendungszweck/Laufzeit

Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Limitierung der Weitergabe

Verwendungszweck/Laufzeit

Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer

Recht auf Nutzung der Ergebnisse

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Limitierung der Weitergabe

Verwendungszweck/Laufzeit

Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer

Recht auf Nutzung der Ergebnisse

Lieferbedingungen

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Limitierung der Weitergabe

Verwendungszweck/Laufzeit

Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer

Recht auf Nutzung der Ergebnisse

Lieferbedingungen

Haftungsausschlüsse

Hier insbesondere bzgl. Materialeigenschaften/-verwendungen

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Limitierung der Weitergabe

Verwendungszweck/Laufzeit

Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer

Recht auf Nutzung der Ergebnisse

Lieferbedingungen

Haftungsausschlüsse

Nutzen für Geber

Information bzgl. generierter Daten, Information bzgl. geplanter Publikationen/Patentanmeldungen, Mitautorenschaften, Geld, Erstoptionen…

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Inhalte eines MTAs

Spezifikation des Materials/Begriffsdefinitionen

Limitierung der Weitergabe

Verwendungszweck/Laufzeit

Verbleib der bestehenden Rechte beim Eigentümer

Recht auf Nutzung der Ergebnisse

Lieferbedingungen

Haftungsausschlüsse

Nutzen für Geber

Geheimhaltungsvereinbarung

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

MTA mit Firma X

For any invention conceived … that materially … incorporates materials owned by Company, Company shall be given a royalty-free non-exclusive license and an option for an exclusive, royalty-bearing license.

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

MTA mit Firma Y

Company shall have a non-exclusive royalty-free license and may obtain an exclusive, royalty-bearing license…to all developments.

„Developments“ means all….(lange LISTE)…that incorporate the Material, require the use of Material…, that could not have been developed without the use of Material.

Royalty payments by Company to Recipient for said exclusive license shall be negotiated…but shall not exceed 1% of net sales.

Any patent applications…will be prepared and filed by Recipient with the expenses being borne by Recipient.

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Material Transfer Agreements

– Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

MTA mit Forschungsinstitut X

All rights … in and to any intellectual property and any materials discovered…. shall vest jointly in both parties, regardless of the party that authored the invention.

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MTAs – Was ist zu beachten?

Material Transfer Agreements

Musterverträge:

Beispiel: Uniform Biological Materials Agreement

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Verträge im Technologietransfer

Option

Lizenz

Erfindung

Know

-how

Kooperation

Term

Sheet

Letter of

Intent

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Verträge im Technologietransfer

Lizenz

Kooperation

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„Lambert-Contracts“ der HM Treasury (www.auril.org.uk)

„Berliner Verträge“(www.ipal.de)

„Düsseldorfer Verträge“ (www.gewrs.de)

Mustervereinbarungen für Forschungs- und Entwicklungskooperationen des BMWi (www.bmwi.de)

IPAG (http://ipag-info2.haude.at/home)

…

Übersicht in: Bereuter, T. et al.

„Initiatives in Europe facilitating collaboration of publicly funded research organizations with businesses by model contracts and IPR rules“

http://lamp.tu-graz.ac.at/~foh/bptt/100712_Review_PRO_BIZ_Draft.pdf

Musterverträge

Kooperationen

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Allgemeine Bestimmungen für Forschungs- und Entwicklungsverträge des BMBFs(„BEBF 98“)

Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBFs zur Projektförderung auf Ausgabenbasis(„BNBest-BMBF 98“)

Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben(„NKFB 98“)

…

Nebenbestimmungen

Kooperationen

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Gleichgewichtige Erfindungsbeiträge: unentgeltlich

Ungleichgewichtige Projektbeträge/ keine wechselseitige Rechtseinräumung:Zusätzliche Vergütung zu vereinbaren/ /Option auf Rechte an Ergebnissen zu marktüblichen Bedingungen

Keine Erfindungsbeiträge:Marktübliche Bedingungen

Forschung + Lehre in Deutschland:unentgeltlich

BMBF-Projekte

Kooperationen

Projekt-durchführung

Verwertung

(Zeitlic, sachlichgeographisch beschränkbar)

Verbund-projekte

NichtausschließlichUnentgeltlich

Bei Beginn des VP vorhandene Ergebnisse

Im Rahmen des VP entstandene Ergebnisse

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Vertragskonstruktion

Zugang zu Rechten

Beachte: Gemeinschafts-IP kann von jedem lizensiert werden (wenn nicht anders geregelt)

Weiter modifizierte Regelungen in „Horizon 2020“

EU-Konsortialverträge

Kooperationen

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Letter of Intent / Memorandum of Understanding

Absichtserklärung bis Vorvertrag

(Böswilligkeit -> Schadensersatzpflicht)

Term Sheet

Definiert die Eckpunkte des „eigentlichen“ Vertrages

LoI, MoU, Term sheet

LoI, MoU, Term sheet

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„Reservierung“ eines Vertragsgegenstandes

(gegen Gegenleistung)

Breites Spektrum von Optionen denkbar

Als alleinstehender Vertrag oder als Teil von insbes. F+E-, Kauf- oder Lizenzverträgen

Optionsverträge

Optionsverträge

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Lizenzverträge – übliche Bestandteile

- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge – übliche Bestandteil

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge - Parteien

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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Das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbErfG)

Lizenzverträge - Parteien

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Boss Clever--------------------------- -----------------------Vorstandsvorsitzender Dr. Boss Institutsdirektor Prof. Clever

Big Pharma AG Exzellenz Universität

Lizenzverträge - Parteien

Wer unterschreibt?

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Lizenzverträge - Parteien

Was geschieht bei mehreren Eigentümern?

A B

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Zuwendungsbestimmungen

Drittmittelgeber

Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen

….

Lizenzverträge - Parteien

Kann die Partei überhaupt lizenzieren?

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Kann die Partei überhaupt lizenzieren?

Inanspruchnahme aller Erfindungen

Verwertung innerhalb NRWs

Nachträglicher Abzug der Erlöse von der Fördersumme

Lizenzverträge - Parteien

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Zuwendungsbestimmungen

Drittmittelgeber

Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen

….

Lizenzverträge - Parteien

Kann die Partei überhaupt lizenzieren?

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Fördermittel-Bestimmung

5. Erlöse, Zinseinnahmen

Werden im Zusammenhang mit der Kooperation… Erlöse/Zinseinnahmen erzielt, sind diese im vollen Umfang für die Kooperation zu verwenden…

Kann die Partei überhaupt lizenzieren?

Lizenzverträge - Parteien

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Zuwendungsbestimmungen

Drittmittelgeber

Sonstige schon bestehende vertragliche Verpflichtungen

….

Lizenzverträge - Parteien

Kann die Partei überhaupt lizenzieren?

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge - Vertragsgegenstand

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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Lizenzverträge - Vertragsgegenstand

(Lizenzierbare) Gewerbliche Schutzrechte

Außerdem lizenzierbar: Know-how

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge – Umfang der Lizenz

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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Umfang der Lizenz (I)

Einfache Lizenz

Lizenznehmer muss Erteilung weiterer Lizenzen akzeptieren

Exklusive Lizenz

Quasi wie Verkauf, eigenständige Klagebefugnis, Recht zur Unterlizenzvergabe

Ausschließliche Lizenz

Exklusive Lizenz + Eigenbenutzungsrecht

Lizenzverträge – Umfang der Lizenz

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Umfang der Lizenz (II)

Geographische Beschränkungen

Beschränkung der Verwendung

Lizenzverträge – Umfang der Lizenz

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge - Lizenzgebühren

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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Lizenzgebühren

Typische Gebühren

Upfront/Downpayment s

Lizenzverträge - Lizenzgebühren

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Lizenzgebühren

Typische Gebühren

Upfront/Downpayment s

Meilensteinzahlungen

z.B. abhängig von Patentierungsverfahren

z.B. abhängig von Entwicklungsschritten/Markteinführung

z.B. abhängig von Umsatzhöhen

Lizenzverträge - Lizenzgebühren

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Lizenzgebühren

Typische Gebühren

Upfront/Downpayment s

Meilensteinzahlungen

Umsatzlizenzen („royalties“)

(konstant/gestaffelt…., unterschiedlich für verschiedene Vertragsgegenstände, ….)

Lizenzverträge - Lizenzgebühren

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Lizenzgebühren

Typische Gebühren

Upfront/Downpayment s

Meilensteinzahlungen

Umsatzlizenzen („royalties“)

Mindestlizenzen

Wichtiger Schutz!

Lizenzverträge - Lizenzgebühren

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Lizenzgebühren

Typische Gebühren

Upfront/Downpayment s

Meilensteinzahlungen

Umsatzlizenzen („royalties“)

Mindestlizenzen

Ggf. Optionsgebühren für weitere Vertragsgegenstände

…..

Lizenzverträge - Lizenzgebühren

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung

Lizenzverträge - Unterlizenzen

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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Lizenzverträge - Unterlizenzen

Unterlizenzen

An wen?

Wer entscheidet?

Welche Bedingungen?

Was bei Kündigung des Lizenzvertrages?

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge - Aufrechterhaltung

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge - Verteidigung

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung

Lizenzverträge – Altrechte/zukünftige Rechte

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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Lizenzverträge – Beratung/Sonst. Leistungen

Steuerrecht beachten!

Lizenzvergabe ist „Vermögensverwaltung“

-> steuerfrei

Beratung/Herstellung -> „Betrieb gewerblicher Art“

-> steuerpflichtig

Beratung/Sonstige Leistungen

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge – Gewährleistung/Haftung

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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- Präambel

- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte

- Beratung

Lizenzverträge – Laufzeit/Kündigung

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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- Parteien

- Vertragsgegenstand

- Umfang der Lizenz

- Lizenzgebühren

- Abrechnung/Kontrolle

- Unterlizenzberechtigung

- Aufrechterhaltung

- Verteidigung

- Altrechte/zukünftige Rechte

- Beratung/Sonst. Leistungen

Lizenzverträge – Anzuwendendes Recht/Gerichtsstand

- Geheimhaltung

- Gewährleistung/Haftung

- Laufzeit

- Kündigungsregelungen

- Anzuwendendes Recht

- Gerichtsstand

- Salvatorische Klausel

- etc. etc. etc.

Lizenzverträge – übliche Bestandteile

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Alternative: Kaufvertrag

Verkauf des Rechts

-> Käufer wird Rechtseigentümer (Anmelder/Inhaber)

Auch möglich: Übertragung von Teilen

-> Käufer wird Mitanmelder/Mitinhaber

Aufpassen: Verschiedene Rechte der Miteigentümer in verschiedenen

Ländern

Kaufvertrag

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Der EU-“Beihilferahmen“

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Der EU-Beihilferahmen für F+E+I

Der EU-“Beihilferahmen“

Grundlage: Art. 107 AEU

Rahmen für Kooperation mit staatlich geförderten Forschungseinrichtungen, ohne dass Wettbewerbsverfälschung

durch mittelbare Beihilfen entsteht

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Der EU-Beihilferahmen für F+E+I

Der EU-“Beihilferahmen“

3.2.1 – Forschen im Auftrag von Unternehmen

Wann liegt Auftragsforschung vor?

Forschungseinrichtung erhält „angemessenes Entgelt“

Auftraggeber legt Konditionen fest

(i.d.R.) erhält Auftraggeber Rechte

(i.d.R.) trägt Auftraggeber Risiko des Scheiterns

Wann ist Auftragsforschung EU-konform?

Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

Durchführung zum „Marktpreis“

Durchführung zu Preis, „der sowohl sämtliche Kosten als auch eine angemessene Gewinnspanne enthält“

(sofern kein Marktpreis vorhanden)

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Der EU-Beihilferahmen für F+E+I

Der EU-“Beihilferahmen“

3.2.2 – Forschen in Zusammenarbeit

Wann liegt Zusammenarbeit vor?

Mindestens zwei Partner

Partner wirken an Konzeption mit

Partner tragen zur Durchführung bei

Partner teilen Risiko und Ergebnisse

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Der EU-Beihilferahmen für F+E+I

Der EU-“Beihilferahmen“

3.2.2 – Forschen in Zusammenarbeit

Wann ist Forschungskooperation EU-konform?

Wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

Beteiligte Unternehmen tragen sämtliche Kosten des Vorhabens

Ergebnisse ohne IP können publiziert werden

An Forschungseinrichtung generiertes IP gehört ihr

Forschungseinrichtungen erhalten von den beteiligten Unternehmen für das IP aus dem Projekt, welches auf Unternehmen übertragen wird, ein „marktübliches Entgelt“ (abzüglich finanzielle Beiträge der Unternehmen zum Projekt)

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Der EU-“Beihilferahmen“

Die Bestimmung des Wertes

Vollkosten

Marktpreis

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Projektkosten

Gemeinkosten (“Overhead”)

Angemessene Gewinnspanne

Direkte Personalkosten

Direkte sonstige Kosten

Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten

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Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten

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Der EU-“Beihilferahmen“ – Wertbestimmung - Vollkosten

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Der EU-“Beihilferahmen“

Die Bestimmung des Wertes

Vollkosten

Marktpreis

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25% rule

Discounted Cash Flow (DCF)

Net Present Value (NPV)

Risk adjusted net present value

Decision Tree

Real options pricing

Kosten-orientiert Markt-orientiert Cash flow orientiert

“pi x Daumen”

Entwicklungskosten

Reproduktionskosten

Ersetzungskosten

Benchmarking

Vergleichsgüter

Auktion

Umsätze

Methoden zur Bestimmung des Wertes

Die Bestimmung des Wertes

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Typische Lizenzsätze

Autozubehör 1,2 - 2,5 %

Therapeutika 5 - 10 %

Chem. Spezialitäten 2 - 4 %

Landmaschinen 2 - 6 %

Maschinenbauersatzteile 1 - 5 %

Polymere Massenprodukte 0,2 - 0,4 %

Mess- und Regelgeräte 2 - 7,5 %

Stahllegierungen 1,5 - 4 %

Die Bestimmung des Wertes

Les Nouvelles, 2002

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¼ Erfinder

¼ R&D

¼ Produktion

¼ Marketing

…des Ertrags(Verkaufserlös minus Herstellung)

Die 25%-Regel

Die Bestimmung des Wertes

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Net Present Value (NPV)

Cash Flow Statement & NPV

YEAR LAUNCH

MILLION EURO   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

SALES US - - - - 3 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693

Discounts US 12% - - - - (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (29) (30) (203)

SALES EU - - - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856

TOTAL NET SALES - - - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346

COGS 8% - - - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204)

Royalty 15% - - - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352)

Contribution I - - - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%

MARKETING & SALES - - - (50) (100) (100) (100) (75) (75) (50) (50) (50) (50) (30) (730)

R&D (40) (40) (40) (2) (1) - - - - - - - - - (123)

OTHER PAYMENTS

AMORTIZATION - - - - (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (20)

PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - - - - - - - - - - (50)

PRE TAX PROFIT (90) (40) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 867

TAXES 40% 36 16 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347)

NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520

PAYM to be CAPITALIZED - - - - (20) - - - - - - - - - (20)

NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520

CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% - - - - (0) (7) (9) (9) (7) (4) (2) (2) (1) (1)

AMORTIZATION   - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (24) (31) (79) (39) (7) 43 73 108 117 123 128 144 478

CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478

ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 65

CUMULATIVE NPV   (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65  

Die Bestimmung des Wertes

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Net Present Value (NPV)

Cash Flow Statement & NPV

YEAR LAUNCH

MILLION EURO   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

SALES US - - - - 3 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693

Discounts US 12% - - - - (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (29) (30) (203)

SALES EU - - - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856

TOTAL NET SALES - - - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346

COGS 8% - - - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204)

Royalty 15% - - - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352)

Contribution I - - - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%

MARKETING & SALES - - - (50) (100) (100) (100) (75) (75) (50) (50) (50) (50) (30) (730)

R&D (40) (40) (40) (2) (1) - - - - - - - - - (123)

OTHER PAYMENTS

AMORTIZATION - - - - (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (20)

PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - - - - - - - - - - (50)

PRE TAX PROFIT (90) (40) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 867

TAXES 40% 36 16 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347)

NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520

PAYM to be CAPITALIZED - - - - (20) - - - - - - - - - (20)

NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520

CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% - - - - (0) (7) (9) (9) (7) (4) (2) (2) (1) (1)

AMORTIZATION   - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (24) (31) (79) (39) (7) 43 73 108 117 123 128 144 478

CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478

ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 65

CUMULATIVE NPV   (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65  

Die Bestimmung des Wertes

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Net Present Value (NPV)

Cash Flow Statement & NPV

YEAR LAUNCH

MILLION EURO   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

SALES US - - - - 3 45 105 160 195 220 230 240 245 250 1.693

Discounts US 12% - - - - (0) (5) (13) (19) (23) (26) (28) (29) (29) (30) (203)

SALES EU - - - - 1 20 40 70 100 115 120 125 130 135 856

TOTAL NET SALES - - - - 4 60 132 211 272 309 322 336 346 355 2.346

COGS 8% - - - - (0) (5) (12) (18) (24) (27) (28) (29) (30) (31) (204)

Royalty 15% - - - - (1) (9) (20) (32) (41) (46) (48) (50) (52) (53) (352)

Contribution I - - - - 3 45 101 161 207 236 246 257 264 271 1.790 GM   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76%

MARKETING & SALES - - - (50) (100) (100) (100) (75) (75) (50) (50) (50) (50) (30) (730)

R&D (40) (40) (40) (2) (1) - - - - - - - - - (123)

OTHER PAYMENTS

AMORTIZATION - - - - (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (20)

PAYM not to be CAPITALIZED (50) - - - - - - - - - - - - - (50)

PRE TAX PROFIT (90) (40) (40) (52) (100) (57) (1) 84 130 184 194 205 212 239 867

TAXES 40% 36 16 16 21 40 23 0 (34) (52) (73) (78) (82) (85) (96) (347)

NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520

PAYM to be CAPITALIZED - - - - (20) - - - - - - - - - (20)

NET PROFIT (54) (24) (24) (31) (60) (34) (1) 50 78 110 116 123 127 143 520

CHANGE IN WORKING CAPITAL 11% - - - - (0) (7) (9) (9) (7) (4) (2) (2) (1) (1)

AMORTIZATION   - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

ANNUAL CASH FLOW (54) (24) (24) (31) (79) (39) (7) 43 73 108 117 123 128 144 478

CUMULATIVE CASH FLOW (54) (78) (102) (133) (212) (250) (258) (215) (142) (34) 83 206 334 478

ANNUAL DISCOUNTED CASH FLOW 10% (49) (20) (18) (21) (49) (22) (4) 20 31 42 41 39 37 38 65

CUMULATIVE NPV   (49) (69) (87) (108) (157) (179) (183) (163) (132) (90) (49) (10) 27 65  

Die Bestimmung des Wertes

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Der EU-“Beihilferahmen“

Beihilferahmen – Die Fußnote 29

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Mögliche Konsequenzen aus der Fußnote 29

Der EU-“Beihilferahmen“

Ausschreibung (aber oft schwierig möglich)

Dokumentation der Wertermittlung/der Verhandlungsschritte

Öffnungsklauseln in Vertrag

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http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_stateaid_rdi/

Der EU-“Beihilferahmen“

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21.03.2002EM

21.11.2002DE

16.02.2004 &08.02.2006Exkl. Lizenz

Vertrieb über Nutricia GmbH

Verträge im Technologietransfer – und gelebte Praxis

Erfindungsmeldung 0001 „Magensonde“

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Dr. Jürgen Walkenhorst

PROvendis GmbHEppinghofer Straße 5045468 Mülheim an der Ruhr

Tel. 0208 / 94 105 – 25jw@provendis.info

Vielen Dank!