Susana Torrente Vilasánchez 14 de Julio de 2011

Susana Torrente Vilasánchez14 de Julio de 2011

Protección de los resultados de investigación: las patentes

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Índice

1. Introducción

2. Objetivos

3. Desarrollo

– Patentabilidad y tramitación

– Transferencia de tecnología

– Titularidad e inventoría

4. Conclusión/Resumen

5. Bibliografía

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1. Introducción

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1. Introducción

• Texto

¿Qué es una patente?

¿Por qué patentar?

Derechos que confiere

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1.1.  ¿Qué es una patente?

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1.1. ¿Qué es una patente? 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (1994)

Convenio de París para la protección de la Propiedad

Industrial (1883)

Tratado de cooperación en materia de patentes (1970)

Convenio sobre la Concesión de las Patentes Europeas (1973)

Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas

Ley 11/1986, de Patentes

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1.1. ¿Qué es una patente? Otros derechos de propiedad industrial 

Propiedad Intelectual

Derechos de Autor y Derechos Afines

Propiedad Industrial

PatentesMarcasDiseños IndustrialesIndicaciones geográficas

Obtenciones Vegetales

Topografía de Productos Semiconductores

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1.1. ¿Qué es una patente? Otros derechos de propiedad industrial 

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1.1. ¿Qué es una patente? Otros derechos de propiedad industrial 

SPIRIVA is an inhalated maintenance prescription treatmentfor breathing problems associated with COPD (chronicobstructive pulmonary disease). COPD is a lung conditionthat includes chronic bronchitis, emphysema, or both.Taking SPIRIVA once a day can help you breathe better fora full 24 hours. And it’s not a steroid.

PATENTESUS 5,478,578US 6,777,423US 6,908,928

MARCA

Name of owner: Boehringer IngelheimInternational GmbH

Filing date: 27/02/2007

Locarno class-subclass:

24.04

Indication of the product:

Materials for dressing wounds, nursing and medical care

Status: Registered and fully published (A1)000678420-0001

DISEÑO

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1.1. Patentes

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1.2. Derecho que confiere

Derecho de exclusiva limitado:

- temporal

- territorial

≤ 20 añosExcepción medicamentos y prod. fitosanitarios (CCP)

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1.2. Derechos que confiere. Exclusividad en el comercio

LP. Artículo 50. 1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente, o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimientode dicha utilización.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

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1.2. Excepciones

Derecho de exclusiva limitado.

- Los actos realizados con fines experimentales que se refieren al objeto de la invención patentada,

en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos en España o fuera de España. Y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines

- Los actos realizados en su ámbito privado y con fines no comerciales

No se extiende a

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1.2. Derechos que confiere

¡CUIDADO! Patentar no da derecho a fabricar

- Títulos de propiedad anteriores

- Regulaciones (registros, etc.)

- Autorizaciones de comercialización

Impide a terceros la utilización de la tecnología patentada sin su consentimiento

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1.3. ¿Por qué patentar? Datos de mercado

Brand Name Company Indication Annual Sales ($)

Aciphex Eisai Ulcers 1.2 B

Allegra Sanofi-Aventis Allergic rhinitis 1.5 B

Cosopt Merck Ocular hypertension 190 M

Fosamax Merck Osteoporosis 1.4 B

Fuente: Orange Book, 2009

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1.3. ¿Por qué patentar? Valor económico

Hectorol (doxercalciferol, capsules and injection) is indicated for the treatment of secondary hyperparathyroidism in patients with Stage 3 or Stage 4 chronic kidney disease (capsules) and in patients with chronic kidney disease on dialysis.

Hectorol helps provide your body with consistent levels of vitamin D.

Genzyme Corp. said it has agreed to buy Bone Care International, a University of Wisconsin-Madison biotech spinoff, for $600 million in cash (May 2005).

Bone Care International

Obtains FDA Approval of New Indication For Hectorol(R) - A Unique, Pro-Hormone Vitamin D2 Analog Now Approved for Use in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease (June 1999).

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1.3. ¿Por qué patentar? Valor económico

Bone Care International

¡Más de 200 solicitudes de patente!

US 2004009958 (A1)

A method of inhibiting the hyperproliferation of malignant or neoplastic cells, comprising treating the cells with an antiproliferative amount of 1alpha,24(S)-dihydroxyvitamin D2. The method also includes the co-administration of cyotoxic agents with the 1alpha,24(S)-dihydroxyvitamin D2.

Methods for preparation and use of 1alpha,24(S)-dihydroxyvitamin D2

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1.3. Estrategias de protección. Patentes

TiempoEstrategias

de protección

Lanzamiento al mercado

Ampliación de la exclusividad

Concesión de la patente

Patente expirada

Estrategias para ampliar la exclusividad

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1.3. Estrategias de protección. Otros aspectos

Patentes

Regulatorio Genéricos

Derecho de la Competencia

Negocios jurídicos

Otros derechos de

PI

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TiempoEstrategias

de protección

Lanzamiento al mercado

Ampliación de la exclusividad

Concesión de la patente

Patente expirada

1.3. Estrategias de protección. Patentes

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2. Objetivos

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2. Objetivos

• Conceptos básicos sobre las patentes

• Tramitación de patentes

• Derechos del inventor y del titular

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3. Desarrollo Presentación

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3.1.  Tópico

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3.1. Idea vs. Invención

VS.

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3.1. Suficiencia de la descripción

La invención debe de ser descrita en la solicitud de patente de

manera suficientemente clara y completa para que un experto

en la materia pueda ejecutarla (LP, Art. 25)

Secreto Industrial

Acuerdos de Confidencialidad

Objeto de la protección – Probabilidad de imitación

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3.1. Suficiencia de la descripción

¡94 ejemplos!

Indicaciones terapéuticasPrevención de náuseas y vómitos agudos y diferidos que se asocian con quimioterapia antineoplásica altamente emetógena(QAE) basada en el cisplatino. Prevención de náuseas y vómitos que se asocian con quimioterapia antineoplásica moderadamente emetógena (QME). Como parte de un tratamiento de combinación.

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3.1. Suficiencia de la descripción

EP799044 B1

O

N

OH

O

¡2 ejemplos!

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3.1. Invención

Compuestos quCompuestos quíímicos y micos y farmacfarmacééuticosuticos

Formas especiales, galFormas especiales, galéénicasnicasProcedimientos de preparaciProcedimientos de preparacióónnIndicaciones terapIndicaciones terapééuticasuticasMateria biolMateria biolóógicagicaInstrumental para terapia, Instrumental para terapia,

diagndiagnóóstico...stico...

- Physical entity

- Activity entity

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3.1. Invención

NO son invenciones

Decubrimientos, teorías científicas,

métodos matemáticos

Obras literarias, creaciones artísticas,

obras científicasPlanes, reglas, métodos para el ejercicio

de actividades intelectuales, juegos,

actividades económico-comerciales,

programas de ordenadorFormas de presentar informaciones

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3.1. Excepciones a la patentabilidad

No podrán ser objeto de patente:

-invenciones contrarias al orden público o a la moral

• clonación de seres humanos

• modificación de la identidad genética geminal del ser humano

• utilizaciones de embriones humanos con fines industriales

• modificación de la identidad genética de los animales que

supongan para éstos un sufrimiento sin utilidad médica

sustancial para el hombre o el animal, así como los animales

resultantes de este procedimiento

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3.1. Ratón trasgénico

La presente invención proporciona animales no humanos y células somáticas que contienen una secuencia de ADN que codifica la proteína tau derivada de la enfermedad de Alzheimer, capaz de inducir la patología de la enfermedad de Alzheimer en el animal trasgénico. La proteína tau de Alzheimer se expresa de un modo específico que permite también la simulación de otras enfermedades humanas incluyendo hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, asociadas a la neurodegeneración y que se consideran un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

EP 1521831 B1 (Axon Neuroscience)

Solicitada: 09/07/2003 Concedida: 09/04/2008

TRANSGENIC ANIMAL EXPRESSING TRUNCATED

ALZHEIMER'S TAU PROTEIN

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3.1. Invención

Consultar con un profesionalConsultar con un profesional

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3.1. Solicitud vs. Patente

18 mesesvs.

3/4 años

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3.1. Derecho de prioridad

No podrán invalidar la solicitud en otros países durante el periodo de prioridad:- la publicación de la invención, - la explotación, - el depósito de solicitud de patente de un tercero

Meses0 12

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3.1. Procedimiento PCT

Meses0 12

Derecho de prioridad

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Extensión via PCT

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3.1. Procedimiento de concesión

NovedadActividad InventivaAplicación IndustrialSuficiencia de la descripciónSoporte de la invenciónUnidad de la invención

¡¡EXAMEN!EXAMEN!

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3.1. Novedad

La divulgación llevada a cabo antes de la solicitud de la

patente anula su novedad.

- Artículos científicos

- Tesis doctorales

- Conferencias en congresos o póster

- Comercialización

¡¡PATENTAR ANTES DE PUBLICAR!

PATENTAR ANTES DE PUBLICAR!

Consultar con un profesionalConsultar con un profesional

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3.1. Actividad inventiva

Una invención implica actividad inventiva cuando no resulta evidente del

estado de la técnica para un experto en la materia (LP, Art. 8.1).

Experto en la materia: - no es un genio, - conocimientos medios sobre dicha técnica,- capacidad modesta para combinar conocimientos.

Consultar con un profesionalConsultar con un profesional

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3.1. Aplicación industrial

Artículo 5 (Dir.98/44/CE)

(3) La aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia

parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de

patente.

Consultar con un profesionalConsultar con un profesional

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3.1. Concepto inventivo

The Scripps Res. Inst., ES2142317 T3

Polipéptido Anticuerpo

Uso

UsoComposición

Procedimiento

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3.1. Concepto inventivo

Schering Corp., ES2132432 T3, VytorinTM

Compuesto químico

Composición farmacéutica

Procedimiento

Uso

Mezcla de compuestos

Composición farmacéutica

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3.2. Transferencia de tecnología

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3.2. Transferencia de tecnología

(LP, Art.74.1) Tanto la solicitud de patente como la patente son

transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo.

(ADPIC, Art.28.2) Los titulares de patentes tendrán asimismo el

derecho de cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar

contratos de licencia.

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3.2. Transferencia de tecnología

CESICESIÓÓN N -- LICENCIALICENCIA

- Cesión: contrato por el cual un tercero adquiere la titularidad de un derecho de

patente de su titular.

(Compra-venta)

- Licencia: contrato por el cual el titular de un derecho de patente autoriza a un

tercero el ejercicio de determinadas facultades de explotación sobre el mismo.

(Arrendamiento)

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3.2. Transferencia de tecnología

Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de

licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que integran

el derecho de exclusiva,

para todo el territorio nacional o para una parte del mismo.

Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas.

(LP, Art.75.1)

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3.3. Titularidad e inventoría

Art. 10. El derecho a la patente pertenece al inventor o a sus

causahabientes y es transmisible por todos los medios que el Derecho

reconoce.

Art. 14. El inventor tiene, frente al titular de la patente, el derecho a ser

mencionado como tal inventor en la patente.

INVENTOR TITULAR

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3.3. Invenciones laborales

Art. 15.1. Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de

su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean

fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva

del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.

Art. 18.1 El trabajador deberá informar al empresario.

Art. 15.2 El trabajador no tendrá derecho a remuneración suplementaria.

50

Art. 20.1. Estas normas serán aplicables a los funcionarios, empleados y

trabajadores del Estado, CCAA, ..., y demás Entes Públicos.

Art. 20.3. Toda invención debe ser notificada inmediatamente a la

Universidad por el profesor autor de la misma.

Art. 20.2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones

realizadas por el profesor como consecuencia de su función de

investigación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de su

función docente e investigadora.

3.3. Invenciones laborales

51

Art. 20.4. El profesor tendrá en todo caso, derecho a participar de los

beneficios de la explotación o de la cesión.

Corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las

modalidades y cuantía de esta participación.

3.3. Invenciones laborales

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4. Conclusión/Resumen

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4. Conclusiones

• Las patentes son relevantes en los negocios

• Las patentes y solicitudes de patente son transmisibles

• Consultar con un profesional

• Es conveniente analizar si una investigación es una invención patentable ANTES de que sea accesible al público

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5. Referencias/Bibliografía

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5. Referencias/enlaces

• OEPM    http://www.oepm.es/

• Ley de patentes  http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150304955034&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML

• ADPIC http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150897366781&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML

• Invenes  http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp;jsessionid=nFXQTc9NWzbDfGSnpkGnRb9Nrvljv4xLLK635f0bYZRvl4XWTfhY!1516641322!‐94491585

• Espacenet  http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP

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Gracias por su atención

susana.torrente@usc.es