Elliot Papageorgiou - steinbeis-infothek.de · 1 Patentstrategien für Ausländische Unternehmen in China: Konzept, Anmeldung bis hin zur Durchsetzung Elliot Papageorgiou 23. April

1

Patentstrategien für Ausländische Unternehmen in China:Konzept, Anmeldung bis hin zur Durchsetzung

Elliot Papageorgiou

23. April 2012Villingen-Schwenningen

Patentstrategien für Ausländische Unternehmen in China 23 April 2012 – Villingen-Schwenningen © Rouse 2012 2

A. China „Patentlandschaft" circa 2012B. Anpassung Ihrer Patentanmeldungs-

Strategien auf ChinaC. Ausländische Unternehmen als Kläger in

PatentstreitigkeitenD. Ausländische Unternehmen als Beklagte in

PatentstreitigkeitenE. "Take-away„ -punkte - wie sich für China

wappnenF. Diskussion

ÜberblickÜberblick

2


Unsere Büros …?Unsere Büros …?

17 Büros weltweit mit über 500 Mitarbeitern

4 Büros in China (BJ, SH, GZ & HK) mit einem Team von über 240 Mitarbeitern.


Wohin zielt China … ?Wohin zielt China … ?

• Der Begriff “Vermächtnis” ist immens wichtig für die chinesische Führung.

• China hat die beispiellose Fähigkeit, Pläne umzusetzen:

– Expo 2010– People’s Square– Transrapid …? In China, bekommen Sie

genau das, wonach Sie fragen.• Was ist das Vermächtnis von Hu Jintao? …

– “Invented in China” & “Designed in China”

3


Heilongjiang

Jilin

Liaoning

Hebei

Shandong

Fujian

Jiangxi

AnhuiHubei

Hunan

GuangdongGuangxi

Shanghai

Henan

Shanxi

Inner Mongolia

Shaanxi

Ningxia

Gansu

Qinghai

Sichuan

Guizhou

Yunnan

Tibet

Xinjiang

Jiangsu

Zhejiang

Beijing

Taiw

an

Hainan

US$2,308

$7,692

$76,923

$9,231$9,231

$13,846

$76,923

Tianjin

$4,615

Subventionen für Patentanmeldungen …Subventionen für Patentanmeldungen …


37,862 37,512 37,443

29,58627,605

25,418 24,806 24,11522,120 22,112

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Compu

ter Te

chno

logies

Elect. m

achine

s & in

stalla

tions

Telec

oms

A-V Tech

nolog

y

Photog

raph

ics

Semicond

uctors

Medicines

Measure

ment T

echno

logy

Material

Sc.

& Metal

lurgic

al

Digital

Communic

ation

Patents filed in 2010 - Top 10 Industries

Technologiebereiche in denen China anmeldetTechnologiebereiche in denen China anmeldet

4


0

50000

100000

150000

200000

250000

江苏

/Jian

gsu

广东

/Guangd

ong

浙江

/Zheji

ang

山东

/Sha

ndong

上海

/Sha

nghai

北京

/Beij

ing

安徽

/Anhui

四川

/Sich

uan

湖北

/Hub

ei

天津

/Tian

jin

福建

/Fujia

n

辽宁

/Liaoning

河南

/Hen

an

重庆

/Cho

ngqin

湖南

/Hun

an

台湾

/Taiwan

黑龙江

/Heil

ongjian

g

陕西

/Shannx

i

河北

/Hebei

山西

/Sha

nxi

Invention Patent Utility Model Design Patent

Top Provinces – Patent Filing 2011

Und in den folgenden Provinzen …Und in den folgenden Provinzen …


PCT Anmeldungen mit Chinesischer HerkunftPCT Anmeldungen mit Chinesischer Herkunft

• Weiterer anstieg Internationaler Anmeldungen aus China:

• China hat Südkorea bereitz überholt und liegt auf Platz 4 der PCT-Anmeldungen mit 16.406 Anmeldungen = +33.4% (2010-11)

• Die chinesischen Firmen ZTE und Huaweiliegen auf den Plätzen 1 und 3 bei PCT-Anmeldungen

• Rechnen sie mit einer steigenden Anzahl von “imi-novativen” Anmeldungen – besonders bei Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern , aber auch bei Patenten

5


7841,731

1,018 1,2951,706 2,493

3,9425,455 6,120

7,900

12,337

16,089

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PCT applications originating in China

PCT Anmeldungen mit Chinesischer HerkunftPCT Anmeldungen mit Chinesischer Herkunft


Utility model patents ‘Damocles sword?’Utility model patents ‘Damocles sword?’

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000220000240000260000280000300000320000340000360000380000400000420000

Patents Granted in China

Domestic Invention 1655 3097 6177 5388 5854 11404 18241 20705 25077 31945 46590 65391 79767 112347

Domestic Utility Model 33717 56094 54407 54018 57091 68291 70019 78137 106312 148391175169 202113342258 405086

Domestic Design 26006 32910 34652 39865 49143 69893 63068 72777 92471 121296130647 234282318601 366428

Foreign Invention 2078 4540 6506 10909 15622 25750 3111 32600 32709 36003 47116 63098 55343 59766

Foreign Utility Model 185 274 336 341 392 615 604 1212 1343 1645 1506 1689 2214 3024

Foreign Design 3248 3241 3267 3731 4299 6273 7187 8572 10090 12502 10954 15419 16642 13862

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6


32,85322,867

9,504

6,859

3,337

2,544

2,400

1,636

1,378

1,309

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Japan

USA

Germany

Korea

France

Netherland

Switzerland

UK

Sweden

Italy

Foreign filings of Patents in China - 2011

Patente Deutscher Unternehmen in China …Patente Deutscher Unternehmen in China …


883

747

287

153

79

47

35

33

30

18

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Japan

USA

Germany

Korea

France

UK

Australia

Italy

Singapore

Netherlands

Foreign filings of Utility Models in China - 2011

Gebrauchsmuster Dt. Unternehmen in China…Gebrauchsmuster Dt. Unternehmen in China…

7


Marken in China…Marken in China…

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

China Trade Mark Applications 1979-2010Domestic

Foreign

In 2011: 1,273,827 new applications!


274595130

153481297

157072049

1238546724293227813252

151819584

2084

269935126

276874454

254483604

31810

462525966

5305

34501

5829

42710

5378

42668

6058

47482

10819

59895

31971

101178

27250

188047

34991

80095

27615

96139

26262

129441

29134

167563

35276

169904

42629

206070

36441

225394

41225

218731

39801

228814

46827

215161

48317

342498

60971

737228

68471

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

China TM Registrations 1979-2009

Domestic Foreign

8






vorbereitenF. Diskussion



• Prioritätsfrist 12 Monate• EP, DE-Anmeldung, dann PCT Frist

(30+2 Monate) oder nationale CN-Anmeldung in 12 Monaten

• Materielle Prüfung• Starke Vermutung Rechtsgültigkeit• 20 Schutzdauer• Langsame Erteilung (ca. 3-4 Jahre)• Schutz für Verfahren möglich• Hoher erfinderischer Schritt

Patent

Gebrauchsmuster/ Geschmacksmuster

• Prioritätsfrist Gebrauchsmuster: 12 Monate, Geschmacksmuster: 6 Monate

• KEINE materielle Prüfung• 10 Jahre Schutzdauer• Schnelle Registrierung (üblich 9 Monate

(Gbm) & 6 Monate (Design)• Schwache Vermutung Rechtsgültigkeit• Niedrigerer erfinderischer Schritt

Chinesische „Patentrechte“ - ZusammenfassungChinesische „Patentrechte“ - Zusammenfassung

9


• Wettbewerber im Auge behalten – daß heißt Anmeldungen jedes Verletzers, aber auch jedes Kunden und Zulieferers zu recherchieren und beobachten.

• Recherchen in China durchführen – eine Kunst für sich, weil die meisten Kanzleien nebenberuflich tätige SIPO Prüfer benutzen und keine überzeugende Methodologie aufweisen können.

• Rück-Übersetzung Ihrer wichtiger Patente – es gibt gewaltige Unterschiede in der Übersetzungsqualität; Ausgangs-sprache sollte möglichst Englisch sein.

Anmeldestrategien für PatenteAnmeldestrategien für Patente


• Parallel Gebrauchsmuster und Patent „Doppelt-Anmelden“ – Ansicht des chinesischen Patentamts: nur durch nationale Anmeldungen möglich/erlaubt.

• Gebrauchsmuster auch dann anmelden, wenn die “Erfindungshöhe” nach deutschem Standard (BGH) nicht reicht – in China sind die Anforderungen niedriger.

• Beweise für „Stand der Technik“ sichern – dabei Formalitäten (Notarisierung & Überbeglaubigung) beachten.

Anmeldestrategien für PatenteAnmeldestrategien für Patente

10



Strategien auf ChinaC. Ausländische Unternehmen als Kläger

in PatentstreitigkeitenD. Ausländische Unternehmen als Beklagte in





Warum gibt es mehr lokale Kläger?Warum gibt es mehr lokale Kläger?

• Größeres Bewußtsein für IP (insbesondere Patent-) Rechte

• Wachstum Anzahl der Patentanmeldungen lokaler Unternehmen

• Wachstum an lokalen IP Rechtsstreitigkeiten (insbesondere Patent)

• Gelernte Lektionen teuerer Auslandserfahrungen:

1.Schritt: Ausbau der Verteidigungsstellungen gegen ausländische Angriffe und erweitern des „Freedom-To-Operate“ (FTO)

2.Schritt: Verwendung Patentstreitigkeiten um lokale Wettbewerbsposition zu halten.

3.Schritt: Verwendung Patentstreitigkeiten um ausländischen Konkurrenten aus dem Markt zu drängen – auszuschließen

• Strategischer Einsatz von Gebrauchsmustern als Basis für Patentklagen.

11


Ausländische Unternehmen als Kläger?Ausländische Unternehmen als Kläger?Das Timing

• Bereiten Sie sich vor innerhalb 1. Monats nach Abmahnung die Klage einzureichen – um Negative Feststellungsklage auszuschließen.

• Überlegen Sie die Abmahnung gar nicht erst zu schicken …

• Mit behördlicher Durchsetzung, Beweise für Zivilklagen zu sichern:

• Durch Patent Administrative Bureau (PAB Patent Behörde) – wo die ermächtigt ist Razzien durchzuführen – d.h. Guangdong, Henan, Hubei, Chongqing.

• Durch Public Security Bureau (PSB) – falls es um Diebstahl Geschäftsgeheimnisses geht -(z.B. Great Wall ./. FIAT)


Vorbeugende (Ex Parte) Maßnahmen (2002-2009)

• Einstweilige Verfügungen - 808 Anträge auf einstweilige Verfügung in IP-bezogene Fällen von Gerichten angehört, davon 84,18% gewährt. Zu beachten: Supreme Court Richtlinie - Einstweilige Verfügungen sollten von Gerichten nur bedingt erteilt werden.

• Anordnung zur Beweissicherung - 1312 Anträge, davon 93,72% gewährt.

• Arrestanordnungen - 527 Anträge, davon 96,04% gewährt.

• Druck auf Verletzter um rasche Einigung zu erwirken.Sicherheit für das spätere Urteil

• In der Praxis, muß die Sicherheitsleistung des Klägers den Betrag der gesichert werden soll entsprechen.

Ausländische Unternehmen als Kläger?Ausländische Unternehmen als Kläger?

12


Zivilrechtliche Durchsetzungen – steigende TendenzZivilrechtliche Durchsetzungen – steigende Tendenz

5,041 5,649 5,6758,332

13,42414,056

17,395

23,518

30,509

41,718

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



China Trade Marks Litigations (FirstInstance Accepted) 2004-2010

13251782

2521

3855

6,233

6,906

8,460

141 209 235 392 484

1376

2,026

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Civil Cases Administrative Cases

13



China Copyright Litigations (First InstanceAccepted) 2004-2010

4,2646,096 5,719

7,263

10,951

15,302

24,719

8 31 10 6 7 4 20

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




China Patent Litigations (First InstanceAccepted) 2004-2010

2,5492,947 3,196

4,041 4,0744,422

5,785

377 355 458 599 578 688 551

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


14






PatentstreitigkeitenD. Ausländische Unternehmen als

Beklagte in PatentstreitigkeitenE. "Take-away„ -punkte - wie sich für China



15


High profile local Chinese plaintiff casesHigh profile local Chinese plaintiff cases

• CHINT ./. Schneider (Schutzschalter)

• Huanyang & Fujikasui ./. Jingyuan(Technology für die Reduzierung von Emissionen)

• Holley ./. Samsung (mobile Telephonie)

• Hunan Corun v. Inco AdvancedTechnology Materials (Dalian) Co., Ltd & Inco Verfahren fuer die Produktion von Nickelschaum (Shenyang) Co., Ltd(battery-related technology)

• ZTE v. SonyEricsson (mobile Telephonie)


• Auswirkungen auf ihre China Patent-Strategien wegen dem verzweigtem Patentsystems, wo Gültigkeit bzw. Verletzung von separaten Forums entschieden werden.

• Komplikationen bei der Sicherung von Beweisen im Ausland für chinesische Prozesse - Fragen der Glaubwürdigkeit.

• Signifikanz Gebrauchsmuster in China: leicht zu bekommen, aber schwer zu löschen.

• Wichtig Rechte der Angreifer rasch zu löschen eher der Fall politisch wird.

• Gefahr von peinlich und später zu unterschätzen chinesischen Konkurrenten.

Was können wir von Schneider lernen?Was können wir von Schneider lernen?

16


Ihre Rechte und Recherchen

• Implementierung einer „QUAD-ratischen“Patentanmeldungsstrategie inkl. China

• Die Sicherung neuheitsschädlicher Stand der Technik

• Dabei Beweisformalitäten beachten

• Methoden der Recherche müssen an China angepaßt werden - die meisten Foto-Suchen sind begrenzt, und werden von Prüfern des Patentamtes ausgeufert

• Suchen von Gebrauchsmustern sowohl wie Patenten und vorzeitige Löschungen der entdeckten Rechte

• löschen eher der Fall nationale / patriotische Bedeutung annimmt.

Ausländische Unternehmen als Beklagte …Ausländische Unternehmen als Beklagte …


Negative Feststellungsklagen• Bringen die Streitigkeit in ein für die Beklagte

günstigeres Gericht

Widerstand gegen Ex Parte Maßnahmen• Geeignete Kontakte zu örtlichen-, regionalen- und

Landesbehörden halten, bevor ein Gerichtsverfahren gegen Sie läuft

• Bereiten Sie Angestellte/Mitarbeiter auf Prozeßvor

• Sichern Sie daß leitende Angestellte anwesend sind, und keine Angst haben gegebenenfalls rechtmäßigen Widerstand zu leisten

• Verweigern Sie gegebenenfalls den Zugang auf Grund von z.B. Gefahren bzw. "Sicherheit"

• Verteilen Sie ihr Kapital in mehrere Banken/ Konten um Risiken Arrestanordnungen zu reduzieren.


17


Auslandszustellung der Klage & Gerichtsstand anfechten:

• In der Praxis oft schwierig aufgrund der breiten „nexus“/verbindungs-Bestimmungen

• Kann zumindest „Zeit kaufen“, wo Angeklagte keine "nexus" mit China hat

• Gegenanspruch in einer anderen Gerichtsbarkeit wegen z.B. Vertrauensbruches, unlauteren Wettbewerbs, Verleumdung (z.B. wo Abmahnung an Kunden geschickt) etc.





PatentstreitigkeitenE. "Take-away„ -punkte - wie sich für

China vorbereitenF. Diskussion


18


1. Chinesische Firmen nehmen jetzt öfter ausländische Konkurrenten ins Visier.

2. Rechte sichern, das heißt registrieren! – unregistrierte Rechte sind nur schwer durchsetzbar, und das UWG ist nicht besonders hilfreich.

3. IP Anmeldestrategie für China anpassen, denken sie an:

• Melden Sie “QUADRATIC” an, d.h. auch in China, wenn keine strategischen Gründe dagegen sprechen Beweise des Stands der Technik im Voraus sichern, dabei Formalitäten beachten: notarisiert & legalisiert.

• Gebrauchsmuster - “Erfinderischer Schritt” -Voraussetzungen für Gebrauchsmuster niedriger als in Deutschland, oder für Patente in China.

4. Konkurrenten und Mitstreiter immer im Visier behalten: ihre lokalen Rechte recherchieren – Recherchen auch lokal durchführen lassen da viele Firmen nur lokal anmelden.

5. Wenn nötig / angemessen, aktiv deren Rechte löschen.

6. Gerichtsstand ist sehr wichtig.

„Take-away“ Punkte„Take-away“ Punkte


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Elliot PapageorgiouB.Com B.Ec LLB BCL (Oxon.)

RouseShanghai – Beijing - Guangzhoumob. +86 1391 661 4644@:[email protected]

19


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Elliot PapageorgiouB.Com B.Ec LLB BCL (Oxon.)

RouseShanghai – Beijing - Guangzhoumob. +86 1391 661 4644@:[email protected]

Documents

Elliot Papageorgiou - steinbeis-infothek.de · 1 Patentstrategien für Ausländische Unternehmen in China: Konzept, Anmeldung bis hin zur Durchsetzung Elliot Papageorgiou 23. April