Patent- und Lizenzvertragsrecht

Patentgesetzreform in den USA

Vita MarinaCédric de Crousaz

Inhalt• History

• First-To-Invent• First-Inventor-To-File

• Vorteile und Nachteile von Systemen• Warum ändern?

• Die Reform: Leahy-Smith America Invents Act

• Fazit

Vor der Reform: USA

• Erstes Patent 1641

• Patentrecht in der Verfassung: 1790o United States Patent and Trademark Office (USPTO)

US Constitution – Article 1, Section 8:„The Congress shall have Power … To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries“

First-To-Invent

• First-To-Invent (and reduced to practice):

o Erfinder hat Anspruch auf das Patent während

o «Grace period» von 1 Jahr

o Erfindung muss nicht technischer Natur sein

First-To-Invent (and reduced to

practice)

o Erfinder hat Anspruch auf das Patent währendo «Grace period» von 1 Jahro Erfindung muss nicht technischer Natur sein

B hat Anrecht auf Patent!

Patent

Erfindung von B

Erfindung von A

Patentgesuch

Patentgesuch

Townsend v. Smith (1922)

Smitherfindet gezielt

Townsenderfindet zufällig

Antrag Smith

Antrag Townsend

1. Entscheid:Smith Patent

RekursTownsend

2. Entscheid:Townsend Patent6 Monate

First-Inventor-To-File• Nur Datum des Patentantrages ist wichtig• Erfindung darf vor Patentantrag nicht öffentlich gemacht

werden (Ausnahme: «Grace period»)

A erhält Patent!

Erfindung von B

(Erfindung von A)

Patentgesuch

Patentgesuch Paten

t

Uniformität: Die meisten Ländern haben das First-To-File Prinzip

Hohe Anfechtungskosten, schwer zu beweisen

Schnellere Patententscheide mehr Prüfer für neue Patente

Zwingt zum konstanten Informationsaustausch, keine Erfindungen «versteckt»

Warum ändern?

Warum First-To-Invent behalten?

Funktioniert doch gut – warum der Aufwand?

Nicht fair Erfinder bekommt ggf. Patent nicht

Möglichst schnell patentieren:• Grosse Firmen Vorteil• Patent vor technologischer / wirtschaftlicher Reife• Risiko für Anwälte

Leahy-Smith America Invents Act

• First-To-Invent First-Inventor-To-File (FITF)

• Durch Obama am 16. Sept., 2011 unterschrieben

• Tritt am 16. März 2013 in allen Bereichen in Kraft

• Article §102: Ein Erfinder hat Anrecht auf ein Patent, ausser:o Erfindung wurde schon öffentlich präsentiert oder patentierto Ausnahme: «Grace period» von 1 Jahr für Erfinder

First-Inventor-To-File

OffenbarungSept 2013

OffenbarungSept 2013

PatentgesuchNov 2014

PatentgesuchNov 2013

Patent

OK

Not OK

< 1 Jahr

> 1 Jahr

First-Inventor-To-File

Patent

A: OffenbarungSept. 2013

B: PatentgesuchOkt. 2013

A: PatentgesuchNov. 2013

A: OffenbarungSept. 2013

B: PatentgesuchOkt. 2013

A: PatentgesuchOkt. 2014

Leahy-Smith America Invents Act

• Tax Strategy ist nicht mehr patentierbar

• Verwendung von abgelaufenen Patenten

• Patent muss nicht vom Erfinder eingereicht werden

• Sufficiency of disclosure

• Post-grant review & Inter-partes review

• Micro-Entity: 5’085$ 2’925$

Probleme

o Frühzeitige Anträge von unnützen Technologien

o Patente (des gleichen Produkts) im Ausland einfacher

o Europa hat First-To-File ohne «Grace Period»

o Wird es wirklich billiger?

Fazit• Fairness: First-to-Invent Fälle schon jetzt äusserst selten

• Erfahrung von Kanada:

o Weniger Patentgesuche, aber mehr erteilte Patenteo Kosten für einzelnes Patent gestiegeno Arbeit mit Ausland stark vereinfacht

• Beschleunigter Informationsaustausch Progress

• Schutz des Erfinders durch «Grace Period»