Innovationspolitik, Informationsgesellschaft, Telekommunikation

Ideen sichern – Vorsprung schaffen

Gewerbliche Schutzrechte als Erfolgsfaktor für Unternehmen

Ideen sichern – Vorsprung schaffenGewerbliche Schutzrechte als Erfolgsfaktor für Unternehmen

www.bmwi.de

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Impressum RedaktionBundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)

Dipl.-Ing. Brigitte Kaminskytip innovation, 07545 Gera

Patentanwalt Dipl.-Ing. Volkmar W. E. KruspigMeissner, Bolte & Partner, 80538 München

Gestaltung und ProduktionPRpetuum GmbH, München

Bildnachweis© Mykola Velychko – Fotolia (Titel)© picfabrik – Fotolia (S. 10)© A. Pollock – Digitalstock (S. 12)© detailblick – Fotolia (S. 27)© mphoto – Digitalstock (S. 36)© i-bag – Fotolia (S. 44)© ag visuell – Fotolia (S. 55)© Ewe Degiampietro – Fotolia (S. 58)

DruckSilber Druck oHG, Niestetal

HerausgeberBundesministerium fürWirtschaft und Technologie (BMWi)Öffentlichkeitsarbeit/L210115 Berlinwww.bmwi.de

StandMärz 2010

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ist mit dem audit berufundfamilie®

für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.

Ideen sichern – Vorsprung schaffen

Gewerbliche Schutzrechte als Erfolgsfaktor für Unternehmen

Innovationspolitik, Informationsgesellschaft, Telekommunikation

Vorwort

5

Neue Technologien und Innovationen sind für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland von überragender Bedeutung, sie sind unser Potenzial. Erfolgreiche Innovationstätigkeit sorgt für langfristi­ges Wachstum und neue Arbeitsplätze und sichert somit unseren Wohlstand. Mittelständische Unter­nehmen entwickeln dank ihrer Kreativität, Flexibili­tät und Marktnähe besonders viele innovative Pro­dukte und Dienstleistungen. Die Aufgeschlossenheit für neue Ansätze und die Bereitschaft, neue Wege auch zu beschreiten, sichern den kleinen und mittle­ren Unternehmen auf lange Sicht Wettbewerbsvor­teile. Um diesen Vorsprung dauerhaft zu erhalten, ist es unerlässlich, sich mit Fragen des Umgangs mit dem geistigen Eigentum auseinanderzusetzen. Dabei sind nicht nur Aspekte des Schutzrechts als solchem zu berücksichtigen, sondern auch strategische Über­legungen anzustellen.

Dabei ist jedes einzelne Unternehmen gefordert, eine auf die eigenen Produkte oder Dienstleistungen angepasste Strategie zu entwickeln. Diese kann so­wohl in der Anmeldung von Schutzrechten als auch in der grundsätzlichen Geheimhaltung der Erfindung

liegen. Ein Universalrezept gibt es nicht. Sicher ist aber: Es müssen alle Pros und Cons sorgfältig gegen­einander abgewogen werden.

Die Frage des Umgangs mit dem eigenen geisti­gen Eigentum sollte unbedingt geklärt sein, bevor man den Schritt in den Markt wagt. Das minimiert Risiken und Konfliktpotenziale und kann kleinen und mittleren Unternehmen helfen, am Markt zu be­stehen.

Die vorliegende Broschüre soll allen voran Grün­dern, kleinen und mittleren Unternehmen als ein erster Leitfaden im Umgang mit geistigem Eigentum dienen. Die Broschüre kann professionelle Beratung nicht ersetzen, soll aber zur Schaffung eines Problem­bewusstseins in Fragen des geistigen Eigentums bei­tragen.

1InhaltInhalt

6

Einleitung. ................................................................................................................................................. 9

Innovationen schützen und verwerten – wirtschaftliche Potenziale nicht verschenken .....................9

1 Die gewerblichen Schutzrechte im Überblick ..................................................................................... 10

2 Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte .................................................................................... 12

Das Patent: Immer, wenn es um technische Erfindungen geht ............................................................ 13

Gebrauchsmuster: Das „kleine Patent“ mit großen Vorteilen .............................................................. 15

Halbleiterschutzrecht: „Gebrauchsmusterschutz“ für Leiterbahnendesign ....................................... 17

Die Marke: Schutz für einen guten Namen ............................................................................................. 18

Geschmacksmuster: Damit die Form gewahrt werden kann ................................................................20 Software: Schutzmöglichkeiten mit steigender Tendenz ......................................................................22

Urheberrechtsschutz: Für Werke in Wort, Bild und Ton .......................................................................23

Anmeldestrategien: Der Erfinder zwischen Schutzbedarf und Kosten ................................................25

3 Lizenzen: Mitverdienen, wenn geschützte Ideen genutzt werden .................................................. 27

Lizenzvertragsarten: Einfach oder exklusiv ........................................................................................... 27

Der gemischte Patentlizenz­ und Know­how­Vertrag: Added value für gemeinsamen Erfolg ...........28

Markenlizenzvertrag: Erfolgschancen (fast) ohne Ende .......................................................................29

Patentkaufvertrag: Wenn gute Ideen in gute Hände gegeben werden sollen ....................................30

Checkliste für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von Lizenzverträgen ..............33

4 Schutzrechtsverletzungen: Sich vor Angriffen schützen – eigene Rechte durchsetzen .............. 36 Bestimmung störender Schutzrechte: Nützliche Hinweise für die Praxis ............................................36

Einleitung. ................................................................................................................................................... 9

Innovationen schützen und verwerten – wirtschaftliche Potenziale nicht verschenken ...................... 9

1 Die gewerblichen Schutzrechte im Überblick. ..................................................................................... 10

2 Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte. .....................................................................................12

Das Patent: Immer, wenn es um technische Erfindungen geht ..............................................................13

Gebrauchsmuster: Das „kleine Patent“ mit großen Vorteilen.................................................................15

Halbleiterschutzrecht: „Gebrauchsmusterschutz“ für Leiterbahnendesign ......................................... 17

Die Marke: Schutz für einen guten Namen ...............................................................................................18

Geschmacksmuster: Damit die Form gewahrt werden kann ................................................................. 20

Software: Schutzmöglichkeiten mit steigender Tendenz ....................................................................... 22

Urheberrechtsschutz: Für Werke in Wort, Bild und Ton ........................................................................ 23

Anmeldestrategien: Der Erfinder zwischen Schutzbedarf und Kosten ................................................. 25

3 Lizenzen: Mitverdienen, wenn geschützte Ideen genutzt werden. .................................................. 27

Lizenzvertragsarten: Einfach oder exklusiv ............................................................................................ 27

Der gemischte Patentlizenz­ und Know­how­Vertrag: Added value für gemeinsamen Erfolg ............ 28

Markenlizenzvertrag: Erfolgschancen (fast) ohne Ende ........................................................................ 29

Patentkaufvertrag: Wenn gute Ideen in gute Hände gegeben werden sollen ..................................... 30

Checkliste für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von Lizenzverträgen ............... 33

4 Schutzrechtsverletzungen: Sich vor Angriffen schützen – eigene Rechte durchsetzen ................ 36 Bestimmung störender Schutzrechte: Nützliche Hinweise für die Praxis ............................................. 36

7

1. Patente und Gebrauchsmuster .............................................................................................................36 2. Firmen­ und Markenrecht .................................................................................................................... 37 3. Umgehungslösungen ...........................................................................................................................38 4. Das Durchsetzen eigener Schutzrechte ..............................................................................................39 5. Beseitigung „störender Schutzrechte“ .............................................................................................. 40

Praxisbeispiel: Von der Kunst, den eigenen Firmennamen zu schützen............................................. 40

Exkurs: Domainrecht im Internet ...........................................................................................................42

5 Der Schutz von Arbeitnehmererfindungen: Rechte und Pflichten für beide Seiten ..................... 44

Diensterfindungen: Auf das Arbeitsverhältnis kommt es an ................................................................45

Sonderfall „Freie Erfindungen“ ...............................................................................................................46

Zur Erleichterung der Formalitäten bei Diensterfindungen .............................................................. 50 Formblatt 1: Meldung einer Diensterfindung ....................................................................................... 50 Formblatt 2: Eingangsbestätigung .........................................................................................................52 Formblatt 3: Freie Erfindung ...................................................................................................................53

6 Die Globalisierung von gesicherter Innovation: Europäischer und internationaler Schutzrechtserwerb ................................................................................................... 55

Die Europäische Gemeinschaftsmarke: Deutlich vereinfachte Prozedur ........................................... 56

Patentschutz durch den Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT): Über das Heimatpatentamt zu europäischer Anerkennung ................................................................. 57

7 Bewertung von Schutzrechten: Wie sich Erfindungen auszahlen ................................................... 58

Anhang ..................................................................................................................................................... 59

Schutzrechte und Schutzrechtsstrategien ............................................................................................ 59

Deutsche und Europäische (CTM­)Markenanmeldung ........................................................................ 60

Weiterführende Literatur ........................................................................................................................ 61

Adressen.................................................................................................................................................... 61

Weiterführende Links ..............................................................................................................................62

1. Patente und Gebrauchsmuster .................................................................................................... 36 2. Firmen­ und Markenrecht ............................................................................................................37 3. Umgehungslösungen ................................................................................................................... 38 4. Das Durchsetzen eigener Schutzrechte ...................................................................................... 39 5. Beseitigung „störender Schutzrechte“ ....................................................................................... 40 Praxisbeispiel: Von der Kunst, den eigenen Firmennamen zu schützen ..................................... 40

Exkurs: Domainrecht im Internet ................................................................................................... 42

5 Der Schutz von Arbeitnehmererfindungen: Rechte und Pflichten für beide Seiten .............. 44

Diensterfindungen: Auf das Arbeitsverhältnis kommt es an ........................................................ 45

Sonderfall „Freie Erfindungen“ ...................................................................................................... 46

Zur Erleichterung der Formalitäten bei Diensterfindungen ....................................................... 50 Formblatt 1: Meldung einer Diensterfindung ................................................................................ 50 Formblatt 2: Eingangsbestätigung ................................................................................................. 52 Formblatt 3: Freie Erfindung ........................................................................................................... 53

6 Die Globalisierung von gesicherter Innovation: Europäischer und internationaler Schutzrechtserwerb ............................................................................................ 55

Die Europäische Gemeinschaftsmarke: Deutlich vereinfachte Prozedur .................................... 56

Patentschutz durch den Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT): Über das Heimatpatentamt zu europäischer Anerkennung ..........................................................57

7 Bewertung von Schutzrechten: Wie sich Erfindungen auszahlen ............................................ 58

Anhang .............................................................................................................................................. 59

Schutzrechte und Schutzrechtsstrategien ..................................................................................... 59 Deutsche und Europäische (CTM­)Markenanmeldung ................................................................. 60

Weiterführende Literatur ................................................................................................................ 61

Adressen ............................................................................................................................................ 61

Weiterführende Links ...................................................................................................................... 62

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Einleitung

Innovationen schützen und verwerten – wirtschaftliche Potenziale nicht verschenken

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hängt maßgeblich vom technischen Fortschritt und der Nutzung aller Innovationsressourcen ab. Die im Ergebnis von Forschung und Entwicklung entstehen­den Innovationen gilt es zu schützen und wirtschaft­lich zu verwerten.

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die bessere Ausschöpfung des Innovationspoten­zials in kleinen und mittleren Unternehmen. Die täg­lichen Aufwendungen an Kreativität, Erfindertum, Kosten und Zeit können gerade KMU nicht einfach an Nachahmer verschenken.

Umso verwunderlicher ist, dass der Schutz von Innovationen, Erfindungen und Ideen von vielen KMU vernachlässigt wird. Warum ist man in Deutsch­land so zögerlich oder gar nachlässig mit der recht­lichen Absicherung des geistigen Eigentums? Sehen die Unternehmen keinen Sinn oder Nutzen im gewerblichen Rechtsschutz?

Die Erfahrung aus der langjährigen Zusammen­arbeit mit Inhabern kleiner und mittlerer Unter­nehmen – aber auch mit gestandenen Mittelständ­lern – ergibt ein anderes Bild: Es sind eher erhebliche Infor mationsdefizite, die der professionellen Nutzung gewerblicher Schutzrechte im Wege stehen. Aber auch unrealistische Vorstellungen von erforderlichem Kosten­ und Zeitaufwand wirken sich als Handlungs­hemmnisse aus – mit nicht selten fatalen Folgen.

Deshalb ist es Anliegen dieser Broschüre, die wichtigsten gewerblichen Schutzrechte vorzustellen, deren Vermarktungsmöglichkeiten über Lizenzen zu erörtern, Schutzrechtsverletzungen zu diskutieren, auf den richtigen Umgang mit Arbeitnehmererfin­dern hinzuweisen und schließlich die europäischen und internationalen Möglichkeiten zu skizzieren.

Diese Broschüre soll informieren und sensibili­sieren und kann hoffentlich dazu beitragen, die Hemmschwelle gerade von KMU im Umgang mit gewerb lichen Schutzrechten zu senken, um dadurch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Was diese Broschüre nicht kann, ist, im konkreten Bedarfsfall die Zusammenarbeit mit einem Patent­anwalt und möglicherweise weiteren Experten zu er­setzen.

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1Die gewerblichen Schutzrechte im Überblick

In Deutschland gilt der Grundsatz der so genannten Nachahmungs freiheit. Damit kann mit wenigen Aus­nahmen, die im Gesetz gegen den unlauteren Wett­bewerb (UWG) festgehalten sind, alles das, was keinen Sonderschutz genießt, frei nachgeahmt werden.

Um einer solchen freien Nachahmung entgegen­wirken zu können, wurde mit beginnender Industria­lisierung in vielen Staaten der Welt die Möglichkeit geschaffen, durch Patente, Designschutz rechte, Marken und weitere Möglichkeiten eigene Entwick­lungen, Formgestaltungen, betriebliche Kennzeichen, d. h. letztendlich alles, was im Wettbewerb relevant ist, zu schützen.

Schutzwürdig: Erfindungen, Formen, Namen

Die gewerblichen Schutzrechte lassen sich in tech­nische und nichttechnische Schutzrechte unterteilen. Das heißt: Nicht nur technische Erfindungen können beim Patentamt geschützt werden, sondern auch ästhetische Form­ oder Flächengestaltungen und Firmen­, Produktnamen und Logos lassen sich auf Antrag sichern.

Technische Schutzrechte: Patent und Gebrauchsmuster

Der wohl bekannteste Vertreter im technischen Schutzbereich ist das Patent. Technische Erfindungen lassen sich außerdem über das Gebrauchsmuster schützen.

Nichttechnische Schutzrechte

Die Hauptvertreter der nichttechnischen Schutz­rechte sind die Marke und das Geschmacksmuster.

3 Die Marke dient der Unterscheidung der Waren des Markeninhabers von den Produkten anderer Anbieter, garantiert den Wiedererkennungswert und transportiert Qualitätsmerkmale.

3 Das Geschmacksmuster stellt das Design von Produkten, das äußere Erscheinungsbild eines Erzeug­nisses unter Schutz, mit dem Ziel, gegen Nachbildung (Plagiate) von Konkurrenten rechtlich vorgehen zu können.

Priorität: Wer zuerst kommt...

Durch die gesetzlichen Regelungen des gewerblichen Rechts schutzes ziehen sich die Grundsätze der so ge­nannten Priorität und der Territorialität. D. h., dass zur Sicherung einer Priorität der Erfindung diese möglichst schnell durch eine entsprechende Antrag­stellung und Hinterlegung beim jeweiligen Patent­amt zu sichern ist. Entscheidend für die Priorität ist demnach der Anmeldetag des betreffenden Schutz­rechts, denn „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Territorialität: Schutzrechte geografisch begrenzt

Schutzrechte haben nur in dem Territorium Wirkung, für das sie angemeldet und eingetragen wurden. Demnach kann ein in Deutschland erteiltes Patent Nachahmungen nur im deutschen Markt, nicht je­doch beispielsweise in den USA blockieren.

Schutzrechte und KMU: Vorteile überzeugender als Vorurteile

Die auf Seite 11 folgende Übersicht zeigt die häufig s­ten Argu men te von KMU gegen den Erwerb von vor allem technischen Schutzrechten.

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SchutzrechteSchutzrechte

Argumente gegen den Erwerb

3 Schutzrechte sind nur was für große Unter-nehmen.

3 Schutzrechte sind nur was für große Erfin dungen.

3 Schutzrechte sichern ist aufwendig und kompliziert.

3 Schutzrechte sind teuer.

3 Schutzrechte verraten dem Mitbewerber mein Know-how.

3 Markenschutz brauche ich nicht:Mein Firmenname ist im Handelsregister eingetragen.

3 Meine Produkte sind zu neu, als dass jemand ihren Namen kennen würde.

3 Produktnamen können auch ohne Schutz verwendet werden.

Argumente für den Erwerb

3 Schutzrechte verschaffen Zeitreserven und ver-helfen zur Monopolstellung.

3 Erfindungen beinhalten immer kleinere Schritte von Entwicklungen.

3 Mit einem Patentanwalt ist die Sicherung von Schutzrechten kein Problem.

3 Anmeldungen in Deutschland sind „bezahlbar“; internationale Anmeldungen sollten einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden.

3 Von der Anmeldung bis zur Offenlegung vergehen 18 Monate. Bei den heutigen kurzen Produktlebenszyklen sicherlich eine ausreichende Zeit der Geheimhaltung.

3 Die Eintragung im Handelsregister ist nur von re gionaler Relevanz. Schutz vor späteren verwechs-lungsfähigen Namen/Logos bieten die Benutzungs-aufnahme einer Firma wie auch die eingetragene Marke.

3 Produktnamen (Marken) transportieren Wert- bzw. Qualitätsvorstellungen und schaffen einen Wie-dererkennungswert; durch Marken lässt sich eine Ware im großen Sortiment schneller „ent decken“.

3 Auch nach jahrelanger Verwendung einer (nicht eingetragenen) Marke kann die Weiter benutzung untersagt werden.

3 Schutzrechte schützen vor Nachahmung, also vor der kostenlosen Übernahme durch Wettbewer-ber, denn in Deutschland ist der exakte Nachbau grundsätzlich erlaubt.

3 Schutzrechte haben Werbewirkung und sind ein wichtiges Verkaufsargument.

3 Schutzrechte können verkauft bzw. in Lizenz vergeben werden.

3 Schutzrechte werden von Banken sehr geschätzt.

– +

12

2Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte

Die Sicherung von gewerblichen Schutzrechten am praktischen Beispiel

Das Informationsdefizit in Sachen Sicherung gewerb­licher Schutzrechte ist die wichtigste Ursache, dass sie von KMU zu selten genutzt werden. Hinzu kommt aber sicher oft auch, dass die originären geistigen Leistungen, die in ein neues Produkt oder eine Dienst­leistung gesteckt wurden, erst gar nicht als schutz­

würdig angesehen werden. Am Beispiel einer Video­kamera wird auf den folgenden Seiten gezeigt, wie viele Arten von Schutzrechten in einem Produkt stecken können. Gleichzeitig werden die Unterschiede zwischen den einzelnen Schutzarten erklärt. Natür­lich lohnt es sich, jedes Produkt und jede Dienstleis­tung, die nur eines der aufgeführten Schutzmerkmale erfüllt, zu schützen.

Sechs Schutzrechte für eine VideokameraSechs Schutzrechte für eine Videokamera

Patent

Designschutz

Urheberrecht

Gebrauchsmuster

Halbleiterschutzrecht Marke

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Patent

Ein Sensor erfasst die Bewegung des Auges im Sucher und stellt das Kameraobjektiv auto-matisch auf das gerade betrachtete Objekt scharf.

PatentDas Patent: Immer, wenn es um technische Erfindungen geht

Wofür ein Patent erteilt wird

Eine technische Erfindung ist dann gegeben, wenn durch schöpferische Tätigkeit ein technisches Prob­lem gelöst wird. Ein Patent kann sowohl einen Gegen­stand, z. B. eine Schaltungsanordnung, eine Einrich­tung, eine Vorrichtung, aber auch ein Verfahren, z. B. ein Herstellungsverfahren, ein Prüf verfahren oder dergleichen betreffen. Nicht schutzfähig sind beispielsweise Spiel­ oder Rechenregeln, Buch­führungs systeme oder bloße Geschäftsmodelle.

Voraussetzung: Erfinderische Tätigkeit

Die Voraussetzungen für den Patentschutz sind die Neuheit der erfindungsgemäßen Lösung, deren ge­werbliche Anwendbarkeit und die innewohnende so genannte erfinderische Tätigkeit.

Eine Erfindung beruht dann auf einer erfinderi­schen Tätigkeit, wenn sich die in den Patentansprü­chen beschriebene technische Lehre nicht ohne Wei­teres, d. h. in naheliegender Weise aus dem bis dahin bekannten Stand der Technik ergibt.

Die Beurteilung des Vorliegens einer erfinderi­schen Tätigkeit ist ein grund sätzliches Problem des Patentrechts, wobei für diese Beurtei lung zunächst der jeweils zuständige Prüfer im Deutschen Patent­ und Markenamt verantwortlich ist.

Da erst mit der Patenterteilung gegen Nach ahmer oder Plagiate vorgegangen werden kann, sollte rechtzeitig die Prüfung beim Deutschen Patent- und Markenamt bean-tragt werden. Derzeit wird auf etwa die Hälfte der geprüf-ten Patent anmeldungen ein Patent erteilt.

iO

Patentgebühren: erschwinglich

Die Laufdauer eines Patents beträgt maximal 20 Jahre, wobei jährlich Verlängerungsgebühren zu zahlen sind, die im dritten Jahr bei einem deutschen Patent beispielsweise 70 Euro, für das 20. Jahr aber bereits 1.940 Euro betragen.

Veröffentlichung: 18 Monate nach Anmeldung

Da mit dem Patentschutz nicht nur das Ziel besteht, dem Erfin der bzw. dem Patentanmelder die Chance zu geben, die Früchte seiner geistigen Arbeit exklusiv auszuwerten, sondern auch die Fachwelt über Erfin­dungen informiert werden soll, werden Patentanmel­dungen 18 Monate nach der Anmeldung veröffent­licht, wenn nicht bis 8 Wochen vorher der Erfinder bzw. der Anmelder diese Patentanmeldung zurück­zieht. Mit der Veröffentlichung erhalten die Öffent­lichkeit und damit auch die Konkurrenz alle in der Anmeldung beschriebenen technischen Informatio­nen.

Vor der Anmeldung eines Schutzrechts ist sorg fältig zu prü-fen, ob nicht die Geheimhaltung der bessere Weg ist. Doch Geheimhaltung dürfte nur für solche neuen Werkstücke oder Verfahren sinnvoll sein, die nicht analysiert werden können, und bei denen daher eine Patentverletzung nicht oder nur sehr schwer festgestellt werden kann.

14 Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte

Bei Zuwiderhandlung: Schadensersatz

Mit der Patenterteilung stehen dem Inhaber Unter­lassungs­, Schadensersatz­ und Auskunftsansprüche gegenüber Dritten, die sein Schutzrecht verletzen, zu.

Da es keine Behörde gibt, die von sich aus prüft, ob Patente verletzt werden, liegt es beim Patentinhaber, zu beobach­ten, ob sich Konkurrenz über das Schutzrecht hinwegsetzt.

i

Im Streitfall: Der Rechtsweg

Wird eine Patentverletzung festgestellt, dann ist im Regelfall der Verletzer zunächst abzumahnen und aufzufordern, die Ver letzung einzustellen. Reagiert

dieser nicht oder wird die Verletzung bestritten, ver­bleibt zur Durchsetzung der recht lichen Ansprüche des Patentinhabers nur der Gerichtsweg.

Bei einem typischen, vom Gericht festgelegten Streitwert von etwa 500.000 Euro kommen bei einem solchen Verletzungsprozess etwa 35.000 Euro bis 45.000 Euro an Prozesskosten zusammen.

Da es sich bei erteilten Patenten um das Ergebnis amtlich geprüfter Schutzrechte handelt, ist der Schutzgrad sehr hoch, so dass das Patent mit Erteilung und Veröffentlichung der Erteilung gegenüber Nachahmern abschreckend wirkt.

i

PatentPatent

Charakteristik

Gesetz Patentgesetz

Gegenstand Technische Erfindung

Voraussetzung 3  Neuheit3  Erfinderische Tätigkeit3  Gewerbliche Anwend­

barkeit

Nicht schutzfähig 3  Entdeckungen3  Anweisungen an den

menschlichen Geist (Pläne, Spiele, Programme)3  Tierarten und anderes

Entstehung Durch Anmeldung und Erteilung des Patentes

Inhaltliche Prüfung Ja

Maximale Laufzeit 20 Jahre ab Anmeldetag (jährliche Verlängerung)

Lebenslauf

Anmeldung 3 Formelle Prüfung3  Werden Formmängel nicht

fristgemäß beseitigt oder auf Aufforderung die An­meldung nicht zurück ge­nommen, erfolgt Zurück­weisung

Empfangs - bescheinigung

3 Anmeldetag3 Aktenzeichen

Offenlegung (18 Monate nach Anmeldung)

Unabhängig vom Verfahrensstand

Prüfungsantrag (bis 7 Jah re nach Anmeldung)

Inhaltliche Prüfung auf materielle Patentfähigkeit

Prüfbescheid(e) Bei nicht fristgemäßer voll­ständiger Beantwortung droht Zurückweisung

Patenterteilung 3  Veröffentlichung im Patentblatt, damit tritt die gesetzliche Wirkung ein3  Veröffentlichung der

Patentschrift

Einspruchsfrist (bis 3 Monate nach Veröffentlichung)

Aufrechterhaltung oder Widerruf

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Gebrauchsmuster: Das „kleine Patent“ mit großen Vorteilen

Wofür Gebrauchsmusterschutz erteilt wird

Das Gebrauchsmuster – oft auch als kleines Patent bezeichnet – schützt technische Erfindungen, die neu und gewerblich anwendbar sind. Weiterhin muss in der im Gebrauchsmuster zu schützenden Lehre ein erfinderischer Schritt verkörpert sein.

Marketingvorteil: „gesetzlich geschützt“

Das Gebrauchsmuster, bei dem mit dem Hinweis „gesetzlich geschützt“ geworben werden darf, ist auch für kleinere Erfin dungen als Marketingvorteil anzu sehen, da hier die Regel gilt: Besser ein „kleines“ Schutzrecht als eine völlig ungeschützte und damit nachahmungsfreie Lösung zu präsentieren.

Anmeldung: Beim Patentamt

Der Gebrauchsmusterschutz erfordert ebenso wie der Patentschutz eine Anmeldung der technischen Lehre beim Patentamt. Mit der Eintragung des Gebrauchs­musters treten dann die Schutzwirkungen ein.

Die Kosten für die Anmeldung und Eintragung eines Gebrauchsmusters liegen bei durchschnittlich 2.500 Euro.

Unterschied zum Patent: Schutzrecht ohne Gewähr

Da Gebrauchsmuster sogenannte Registerrechte sind, d. h. keine inhaltliche Prüfung stattfindet, handelt es sich quasi um ein Schutzrecht ohne Gewähr.

Im Unterschied zu einem Patent ist die Laufdauer eines Gebrauchsmusters auf 10 Jahre begrenzt. Nach drei Jahren kann es um weitere drei Jahre und dann zweimal um jeweils zwei Jahre verlängert werden. Damit stellt es auch insbe sondere für kurzlebigere technische Lösungen ein sinnvolles Schutzinstrument dar. Allerdings muss auf das Risiko eines Löschungs­verfahrens und die dann entstehenden Kosten auf­merksam gemacht werden. Das Patentamt und das Bundespatentgericht treffen bei Gebrauchsmuster­löschungsverfahren eine Kostenentscheidung. Dies

i

bedeutet, dass je nach Verhältnis von Unterliegen oder Obsiegen eine Kostenquotelung festgelegt wird. Es können also den Inhaber des Gebrauchsmusters im ungünstigsten Fall mehrere tausend Euro Belastung treffen.

Im Gegensatz zu Patenten sind bei einem Gebrauchsmusterschutzrecht Verfahren, z. B. Herstellungsver fahren, Behandlungsverfahren oder der-gleichen nicht schutzfähig.

Nachprüfung erst im Streitfall

Erst dann, wenn aufgrund des eigenen Gebrauchs­musters beab sichtigt ist, Wettbewerbern einen Nach­bau zu untersagen, oder dann, wenn Konkurrenten beantragen, die Gebrauchsmuster registrierung zu löschen, wird von der so genannten Löschungs­abteilung untersucht, ob die Schutzvoraussetzung der Neuheit, des erfinderischen Schritts und der ge­werblichen Anwendbarkeit gegeben sind.

Um das eigene Risiko bei dem Vorgehen aus einem solchen ungeprüften Gebrauchsmuster zu reduzieren, ist zu emp-fehlen, eine freiwillige Recherche zum Stand der Technik beim Patentamt durchführen zu lassen.

O

Positives Rechercheergebnis: Hilfreich auch vor Gericht

Ein möglicherweise positives Recherche ergebnis ist z. B. für vertragliche Verhandlungen, gestützt auf das Gebrauchsmuster, sehr hilfreich – die Stellung der Gebrauchsmustereintragung wird aufgewertet.

GebrauchsmusterGebrauchsmuster

Der Handgurt lässt sich durch die Kombination Druckknöpfe/Klettband leicht verstellen und ist trotzdem sicher im Halt

16 Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte

Letztendlich kann eine solche Recherche vor mög­lichen Scha densersatzansprüchen bewahren, da das Durchführen der Recherche bei Gericht als klares In­diz für die Sorgfalt gilt, mit der ein Gebrauchsmuster­kläger sich auf einen Prozess vorbereitet hat.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Gebrauchsmuster und Patent für ein und dieselbe Idee gleichzeitig anzumelden. Auf diesem Weg wird die „unsichere Phase“ bis zur Patent­erteilung durch das sehr schnell eingetragene Gebrauchs ­muster überbrückt und man hat in diesem Zwischenschritt bereits ein Mittel gegen mögliche Verletzer in der Hand.

R

Taktische Vorteile: Schnelligkeit und Sicherheit

Mit einem eingetragenen Gebrauchsmuster hat der Inhaber dieses Schutzrechts die Möglichkeit, auf Un­terlassung und Schadens ersatz zu klagen, was mit einem lediglich angemeldeten, noch nicht erteilten Patent nicht möglich ist.

Auch ist ein Gebrauchsmuster ein sinnvolles „Rückzugsschutz recht“ etwa dann, wenn der Patent­prüfer die zum Patent ange meldete Idee oder Lösung als nicht mit einer ausreichenden erfinderischen Tätigkeit versehen bewertet. Dadurch, dass beim Ge­brauchsmuster der erforderliche „erfinderische Schritt“ geringer oder nie driger anzusetzen ist als die „erfinderische Tätigkeit“, kann die betreffende Erfin­dung einem – wenn auch zeitlich kürzeren – Schutz zugeführt werden.

Ein weiterer „Gebrauchsmuster­Pluspunkt“ ist, dass bei ver­sehentlicher Veröffentlichung, z. B. durch Präsentation ei­nes Produkts auf einer Ausstellung oder vor Kunden, diese Veröf fentlichung dann nicht neuheitsschädlich ist, wenn ein Gebrauchsmuster innerhalb der folgenden 6 Monate angemeldet wurde. Diese Neuheitsschonfrist kann dann den ansonsten für ein Patent „tödlichen“ Fehler heilen.

O

GebrauchsmusterGebrauchsmuster

Charakteristik

Gesetz Gebrauchsmustergesetz (GbmG)

Gegenstand 3 Technische Erfindung

Voraussetzung 3 Neuheit3 Erfinderischer Schritt3  Gewerbliche Anwend

barkeit

Nicht schutzfähig Verfahren und anderes

Entstehung Durch Anmeldung und Erteilung des Patentes

Inhaltliche Prüfung Nein

Maximale Laufzeit 10 Jahre ab Anmeldetag (3+3+2+2 Jahre)

Lebenslauf

Anmeldung Formelle Prüfung:3  Nicht nachholbare

Erfordernisse = Zurücknah­ me oder Zurückweisung3  Nachholbare Erfordernisse;

bei Nichterfüllung = Zurück weisung

Empfangs­bescheinigung

3  Anmeldetag3  Aktenzeichen

Eintragung Nach pünktlicher Bezahlung: 3  Eintragung in die

Gebrauchsmusterrolle3  Bekanntmachung im

Patentblatt

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Halbleiterschutzrecht: „Gebrauchs­musterschutz“ für Leiterbahnendesign

Wofür Halbleiterschutz (Topographieschutz) erteilt wird

Das Layout, d. h. die Topographie von integrierten Halbleiter schaltungen kann nach dem am 1.11.1987 in Kraft getretenen Halbleiterschutzgesetz beim Deut-schen Patent- und Markenamt unter Schutz gestellt werden. Halbleiterschaltungen sind bei spielsweise Computerchips zur Ausführung von Rechenoperatio-nen oder zum Speichern von Informationen. Die zu schützende Topo graphie muss mehr als nur ein alltäg liches Ergebnis geistiger Arbeit sein.

Da der Schutz maximal 10 Jahre beträgt und eine amtliche Schutzfähigkeitsprüfung nicht statt findet, hat das Halblei­terschutzgesetz mit dem Gebrauchsmustergesetz Ähn lichkeit.

HalbleiterschutzrechtHalbleiterschutzrecht

Ein spezieller Halb-leiterchip mit Multi-funktion besitzt ein besonderes Layout (Topographie), das ge-schützt werden kann.

Halbleiter Halbleiter

Charakteristik

Gesetz Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG)

Gegenstand 3  Topographien eines Halbl­eitererzeugnisses (Mikrochip)3  Selbständig verwertbare

Teile von Topographien3  Darstellungen zur Her­

stellung von Topographien

Voraussetzung 3  Ergebnis geistiger Arbeit3  Nicht alltäglich

(= Eigenart)

Nicht schutzfähig 3  Funktion des Halbleiters3  Technische Merkmale

Entstehung Durch Anmeldung bzw. durch nicht nur vertrauliche geschäftliche Verwertung, wenn innerhalb von 2 Jahren angemeldet wird

Inhaltliche Prüfung Nein

Maximale Laufzeit 10 Jahre ab Anmeldetag oder Tag der ersten Verwer tung, wenn dieser früher liegt

Lebenslauf

Anmeldung 3  Formelle Prüfung3  Aufforderung zur Mängel­

beseitigung3  Eingangsdatum = Anmelde­

tag, wenn mängelfreie Ein­reichung, ansonsten ist der Zeitpunkt der Mängelbesei­tigung der Anmeldetag

Empfangs­bescheinigung

3  Anmeldetag3  Aktenzeichen

Registrierung Im Patentamt

18

Marke Marke

Die Kamera wird unter der Bezeichnung PATCAM verkauft. Der Name selbst ist durch die Marke geschützt.

Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte

Die Marke: Schutz für einen guten Namen

Wofür Markenschutz erteilt wird

Als Marke können Wörter, Bilder, Logos, Zahlen­ und Buchsta benkombinationen, aber auch Verpackungen oder Aufmachungen sowie Farbgestaltungen ge­schützt werden. Auch so genannte Jingles, d. h. Klang­ oder Melodienfolgen, sind markenschutzfähig. Mar­ken sind nach dem in Deutschland geltenden Recht frei über tragbar und es können Markenlizenzen ge­währt werden. Demnach ist die Marke also ein selb­ständiges Wirtschaftsgut.

Mit Eintragung der Marke hat der Inhaber das Recht, in eini-gen Staaten die Pflicht, diese mit dem bekannten ® oder dem Titel „Schutzmarke“ zu versehen. Nur eingetragene Marken dürfen mit dem ® („registriert“) versehen werden. Wird aus „Werbegründen“ auch für nicht registrierte Marken das ® verwendet, hat der Wettbewerb das Recht, hiergegen vorzugehen.

i

Anmeldung: Beim Patentamt

Markenschutz erfordert eine Anmeldung beim jewei­ligen Patentamt und es gilt auch hier das Prinzip der Territorialität und Priorität. Mit der Anmeldung der Marke ist gleichzeitig anzu geben, für welche Waren und/oder Dienstleistungen Schutz begehrt wird. Nur für die angegebenen Waren und/oder Dienst­leistungen und die mit diesen ähnlichen Produkten oder Leistungen gilt mit Registrierung der Marke der dem Inhaber zustehende Schutz auf Unterlassung, Schadensersatz und Auskunftsanspruch gegenüber einem Markenverletzer. Eine deutsche Marke zieht bei Schutz für bis zu drei Waren­ und Dienstleistungs­klassen und einer verlängerbaren Schutzdauer von 10 Jahren Kosten von etwa 1.100 Euro nach sich.

In Deutschland gilt eine Marke zunächst für 10 Jahre als ein-getragen. Eine Verlängerung jeweils im Zehn-Jahres-Turnus ist möglich. Damit besitzt eine Marke keine endliche Lauf-zeit wie ein Patent, sondern kann über Jahrzehnte gehalten werden und einen immer größeren Besitzstand begründen.

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Problem: Schutzfähigkeit

Nicht alle Markenwörter sind schutzfähig. So wird so genannten beschreibenden Zeichen, z. B. „Fitness­küche“ oder „Gesundheitsdienst“, der Schutz von Amts wegen versagt. Auch ist es nicht möglich, Be­griffe zu schützen, die für den Wett bewerb zur unge­hinderten Bezeichnung bestimmter Produkte oder Leistungen freizuhalten sind. Beispielsweise kommt dem Begriff „Qualität“ ein Freihaltebedürfnis zu. Nicht eingetragen werden auch Hoheitszeichen, Wappen, amtliche Prüf­ und Gewährszeichen, da es auch hier nicht zulässig ist, dass einzelne Unter­nehmen derartige Zeichen für die Allgemeinheit blo­ckieren.

Vor der Benutzung bzw. vor der Anmeldung einer eigenen Marke sollte überprüft werden, ob diese nicht bereits für einen Dritten geschützt ist. Das Deutsche Patent- und Mar-kenamt führt eine solche Recherche nicht von Amts wegen durch. Insofern kann es dazu kommen, dass die eigene Marke anstandslos eingetragen wird, jedoch zu einem spä-teren Zeitpunkt eine Kollision mit einem älteren Recht auf-tritt und damit die eigene, jüngere Marke sich als wertlos herausstellt.

Schutz älterer Rechte: 3 Monate Widerspruchsfrist

In Deutschland gilt nach der Eintragung der Marke eine drei monatige, so genannte Widerspruchsfrist. Im Rahmen dieser Widerspruchsfrist haben die Inhaber älterer, ähnlicher Zeichen, die für die gleichen oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet oder eingetragen sind, die Möglichkeit, das Entste hen eines störenden Schutzrechts, das sich zu eng an das

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eigene Zeichen anlehnt, zu verhindern. Das Wider-spruchsverfahren wird vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie im letzten Rechtszug vor dem Bundespatentgericht mit Revisionsmöglichkeit zum Bundesgerichtshof durchgeführt.

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R Wurde die eigene Marke eingetragen, dann sollte zumin­dest durch eine laufende Überwachung überprüft werden, ob nicht andere Unternehmen sich an das eigene Zeichen anlehnen. Je größer der Abstand fremder Zeichen von der eigenen Marke gehalten wird, desto wirksamer und besser ist der eigene Markenschutz.

Nutzungspflicht: Markenschutz nicht auf Vorrat

Wird eine eigene Marke als Vorratsmarke angemel-det und eingetragen, ist zu berücksichtigen, dass

nach Ablauf einer so genannten Benut zungsschonfrist von 5 Jahren, beginnend mit dem Eintragungstag, die Benutzung der jeweiligen Marke aufgenommen wer-den muss, da ansonsten die Möglichkeit besteht, dass Dritte, die sich vom Markenschutz gestört fühlen, die Löschung wegen nicht rechts erhaltender Benutzung beantragen. Will man hier die Vorrats marke weiter-hin erhalten und ist eine Benutzung nicht beabsich-tigt, verbleibt nur die Neuanmeldung der Marke mit dann beginnender neuer Benutzungsschonfrist.

Der Schutzgrad einer eingetragenen Marke ist, entspre­chende Benutzung unter Beachtung der Benutzungsschon­frist vorausgesetzt, sehr hoch und kann nur durch nachge­wiesene durchgreifende ältere Rechte zu Fall gebracht werden.

Marke Marke

Charakteristik

Gesetz Markenrechtsreformgesetz (MRRG)

Gegenstand Marken zur Unterscheidung einer Ware oder Dienstleis tung von den Waren oder Dienstleistungen anderer; geographische Herkunftsan­gaben; Hörmarken; Zeitungs­titel; Filmtitel; dreidimen­sionale Gestaltungen und Verpackungen einer Ware

Voraussetzung 3  Unterscheidungskraft (Ausnahme: Verkehrs­durchsetzung)3  Nicht beschreibend3  Nicht irreführend

Nicht schutzfähig 3  Angaben über Beschaffen­heit und Bestimmung der Ware und anderes3  Darstellungen der Ware

selbst

Entstehung 3  Durch Anmeldung und Eintragung in die Markenrolle3  Durch Verkehrsgeltung

(komplizierter Nachweis)

Inhaltliche Prüfung Nein

Maximale Laufzeit Beliebig oft verlängerbar in Intervallen von 10 Jahren

Lebenslauf

Anmeldung 3  Formelle Prüfung3  Festlegung der gebühren­

pflichtigen Klassen

Empfangs­bescheinigung

3  Aktenzeichen3  Gebührenpflichtige Klassen

Eintragung 3  Im Ergebnis einer positiven absoluten Prüfung3  Durch Veröffentlichung im

Markenblatt

Widerspruchsrecht (3 Monate nach Be­kanntmachung der Eintragung)

3  Wird einem Widerspruch stattgegeben, so wird der Anmeldung die Eintragung versagt3  Mit Eintragung beginnt

die 5­Jahres­Frist für die Aufnahme der Benutzung

20 Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte

Geschmacksmuster: Damit die Form gewahrt werden kann

Wofür Geschmacksmusterschutz erteilt wird

Geschmacksmusterschutz kann für Designideen, z. B. für Stoff­ oder Tapetenmuster, für Modelle, für Schrift­zeichen, d. h. für alles das erworben werden, was durch seine äußere Gestalt wirksam gekennzeichnet ist.

Schutzvoraussetzung für ein Geschmacksmuster ist die Neuheit und die gestalterische Eigentümlich­keit, d. h. eine bloße geänderte Anordnung von bereits bekannten Formen wäre nicht schutzfähig.

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Die Schutzdauer beträgt maximal 25 Jahre nach Anmel-dung, wobei jeweils eine Verlängerung nach 5 Jahren erfor-derlich ist.

Vorveröffentlichung unschädlich: 6 Monate Neuheitsschonfrist

Weil gerade im Designbereich vielfach Produkte oder Produkt ideen ohne vorherigen Schutz der Öffent­lichkeit präsentiert werden, um z. B. die Marktakzep­tanz abzuklären, ist es hilfreich, dass eine 6­monatige Neuheitsschonfrist für eigene Vorveröffentlichungen gilt. Neuheitsschonfrist heißt, dass durch die eigene Vorveröffent lichung der Schutz nicht gefährdet wird.

Das Ausschöpfen der Neuheitsschonfrist birgt die Gefahr in sich, dass Dritte, die auf einer Messe das Muster in Augen-schein genommen haben, es im eigenen Namen schützen lassen. Ein Vorgehen gegen derartige „Ideen klauer“ ist außerordentlich problematisch, da der Nachweis zu führen wäre, dass die betreffende Person auch tatsäch lich die Idee vom tatsächlichen Urheber widerrechtlich entnommen hat. Aus diesem Grund sollte nur für den „Not fall“ auf die 6-monatige Neuheitsschonfrist zurückge griffen werden.

Anmeldung: Einfach

Das Eintragungsverfahren für ein Geschmacksmuster beim Patentamt ist an sich recht einfach, da neben einem Anmelde formular und der üblichen Gebühren­zahlung lediglich Fotos oder Zeichnungen des Modells oder Musters eingereicht werden müssen. Auch be­steht die Möglichkeit von Sammelanmeldungen, was den Schutz ganzer Kollektionen von z. B. Bekleidungs­

stücken verein facht. Die Kosten für ein deutsches Geschmacksmuster liegen bei etwa 800 Euro bis 1.500 Euro, je nach Anzahl der zu schützenden Muster.

Typische Fehler bei Geschmacksmusteranmel­dungen sind aller dings das Einreichen von Fotos oder Zeichnungen, die nicht alle wesentlichen Details in ausreichender Weise erkennen lassen.

Nur das, was auf den Fotos bzw. in den Zeichnungen dar-gestellt und zu erkennen ist, kann in einem späteren Verlet-zungsfall genutzt werden, um den Plagiator in die Schran-ken zu verweisen.

Weiterentwicklungen: Nicht eingeschlossen

Im Übrigen ist nur das tatsächlich hinterlegte Muster geschützt. Insofern sollte das Serien produkt dem hin­terlegten Schutz entsprechen. Falls das nicht der Fall ist, d. h. eine Weiterentwicklung vorgenommen wurde, muss eine neue Anmeldung eingereicht werden.

Da ein Geschmacksmuster ähnlich wie das Gebrauchsmus-ter ein ungeprüftes, d. h. ein Register recht ist, werden sach-liche Schutzvoraussetzungen erst im Verletzungsfall ge-klärt. Nicht zuletzt auch deshalb kann vor der Anmeldung eines ei genen Designschutzrechts, aber auch vor der Be-nutzung eines womöglich an ein fremdes Muster ange-lehnten Designs nur das Durchführen einer Recherche zum Feststellen möglicher Rechte Dritter empfohlen werden.

Designschutz Designschutz

Die äußere Form der Kamera mit speziellen Griffmulden unterschei-det sich signifikant von bis daher Bekanntem.

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Geschmacksmuster Geschmacksmuster

Charakteristik

Gesetz Geschmacksmustergesetz (GeschmMG)

Gegenstand Design, gewerbliche Muster mit einer Flächenform oder Modelle mit einer Raumform

Voraussetzung 3  Neuheit3  Ästhetische Wirkung3  Schöpferische Eigenart, die

nicht durch die Technik oder den Gebrauchszweck be­stimmt ist3  Reproduzierbarkeit

Nicht schutzfähig 3  Unbewegliche Sachen3  Verfahren3  Produkte der Natur

Entstehung Durch Anmeldung eines Musters oder Modells

Inhaltliche Prüfung Nein

Maximale Laufzeit 25 Jahre ab Anmeldetag (5 + 5 + 5 + 5 + 5)

Lebenslauf

Anmeldung 3  Formelle Prüfung3  Bei fehlenden grundsätz­

lichen Voraussetzungen zur Anerkennung der Anmeldung wird der Anmelder benach­richtigt

Empfangs bescheinigung

3  Anmeldetag3  Aktenzeichen

Eintragung 3  Eintragung der mängel­freien Anmeldung in das Muster register3  Bekanntmachung im

Geschmacksmusterblatt

22 Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte

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OSoftware: Schutzmöglichkeiten mit steigender Tendenz

Bisher: Prinzipiell nicht patentfähig

Datenverarbeitungsprogramme sind einem Patent­schutz nicht zugänglich und fallen lediglich unter den Urheberrechtsschutz.

Prozess: Fortentwicklung der Rechtsprechung

Allerdings sind gerade in den letzten Jahren wegwei­sende Entscheidungen des Europäischen Patentamts ergangen, die Zug um Zug auch Patentschutz für Soft­ware gestatten. Dies ist eine nur logische Folge sich verändernder Innovationen, die in vielen Bereichen nicht mehr allein von der Hardware, sondern auch zu­nehmend von der Software getragen werden.

Vereinfacht kann festgehalten werden, dass dann, wenn die Soft ware einen unmittelbaren techni­schen Bezug bei ihrer Anwendung erhält, oder Aus­wirkungen auf die Hardware bestehen, diese den technischen Schutzrechten zugänglich ist.

Beispielsweise ist ein Simulationsprogramm für die Herstellung von Halbleiterschaltkreisen, bei dem es darum geht, sich aus bildende Diffusionsfronten ab­zuschätzen, dann schutzfähig, wenn die Ergebnisse des Verfahrens quasi online zur Steuerung einer ent­sprechenden Prozessapparatur genutzt werden.

Kritisch steht die Rechtsprechung nach wie vor reinen Über setzungspro grammen, Programmen zur Führung von Unternehmen wie Buchhaltungsprogrammen oder der-gleichen gegenüber.

Faustregel: Auf den Programmablaufplan kommt es an

Immer dann, wenn die Softwarelösung bis zu einem Programmab laufplan verallgemeinert werden kann, z. B. im Sinne eines „Verfahrens zum Betreiben einer Kläranlage“, besteht auch die Möglichkeit, einen Rechtsschutz durchzusetzen.

Die Formulierung von Software-deter minierten Patent-anmeldungen setzt viel Erfahrung voraus, so dass die Inan-spruchnahme der Hilfe eines Patentanwalts mit entspre-chendem technischen Hintergrund zu empfehlen ist.

SofwareschutzSofwareschutz

ohne technischen Hintergrund

zum Beispiel

3 CAD Programme für Architekten

3 Übersetzungs -pro gramme

3 Buchungsprogramme

3 Verwaltung von Geschäftsdaten

Urheberrechtsschutz

mit unmittelbarem technischen Bezug

zum Beispiel

3 Steuerung einer NC-Maschine

3 Simulation von Ver-fahren bei der Herstel-lung von Halbleiter-schaltkreisen

3 Programm zum Betrei-ben einer Kläranlage

Patentschutz

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UrheberrechtUrheberrecht

Die Bedienungs-anleitung mit Text und Zeichnungen erhält Urheberrechtsschutz

Urheberrechtsschutz: Für Werke in Wort, Bild und Ton

Wofür Urheberrechtsschutz gewährt wird

Schutzobjekte des Urheberrechts sind Werke der Lite­ratur, wissenschaftliche Werke, Software, Skulpturen, Fotos, Grafiken, Bilder; aber auch Filme, Musik, Archi­tekturleistungen und Konzepte sowie Entwürfe zu solchen Werken einschließlich von Plänen oder Dia­grammen.

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In dem Fall, wenn durch Klage gegen Urheberrechtsverlet-zer vorgegangen wird, werden die Voraussetzungen, ob ein Urheber recht wirksam entstanden ist, vor Gericht geprüft. Es muss hierbei eine Eigenart des Inhalts vorliegen, d. h. eine eigene persönliche geistige Schöpfung gegeben sein.

Differenzierung: Urheberrecht – Patentrecht

Vom Urheberrecht nicht geschützt sind z. B. die in einem Schaltplan offenbarten technischen Merkmale oder Lösungen, sondern lediglich die Gestaltung des Plans selbst. Das Urheberrecht stellt einen Schutz ge­gen das unerlaubte Vervielfältigen eines z. B. text­lichen Werks dar, wobei der im Text verkörperte Inhalt, z. B. die Beschreibung eines chemischen Herstellungs­verfahrens, durch den Urheber rechtsschutz nicht ab­gedeckt ist. Hierfür wäre es erforderlich, entsprechen­den Patentschutz zu beantragen.

Automatischer Schutz mit langem Atem

Das Urheberrecht entsteht mit dem Werk selbst und endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers mit der Ausnahme für unter Pseudonym veröffentlichte Werke, die nicht in die Urheberrolle beim Deutschen Patent­ und Markenamt eingetragen sind. Mit der Ausnahme einer solchen Eintragung in die Urheber­rolle entstehen keine Kosten und es ist auch keine Registrierung des Urheber rechts notwendig. D. h., das Schutzrecht fällt dem Urheber quasi automatisch zu und es gilt, dass erst mit Schaffung des Werks der Schutz einsetzt.

Um die Mindestrechte eines Urhebers abzusichern, sollte grundsätzlich das Copyright-Zeichen (©) und zusätzlich das Erscheinungsdatum sowie der vollstän dige Name des Urhebers angebracht werden.

Urheberrecht und neue Medien

Die modernen Kommunikationstechnologien wie z. B. Telefax, aber auch das Internet, sind in der Lage, urheberrechtlich unter Schutz stehende Werke in Sekundenschnelle zu verbreiten und über Länder­grenzen hinweg zu transportieren und dort zu ver­öffentlichen. Um hier den Urheberrechtsschutz zu erhalten, wurde im Rahmen der so genannten re vi­dierten Berner Übereinkunft festgehalten, dass jeder Urheber nach dem Recht geschützt ist, das in dem Mitgliedsland herrscht, in dem jeweils veröffent licht wird.

24 Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte

UrheberrechtUrheberrecht

Charakteristik

Gesetz Urhebergesetz (UrhG)

Gegenstand 3  Werke der Literatur, Musik, Wissenschaft, Kunst und an-gewandten Kunst (z. B.: Möbel, Designobjekte)3  Computerprogramme

Voraussetzung 3  Persönliche geistige Schöpfung3  Schöpferische

Gestaltungs höhe

Nicht schutzfähig 3  Amtliche Werke

Entstehung Durch Entstehung des Werkes

Inhaltliche Prüfung Nein

Maximale Laufzeit 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers

Lebenslauf

Anmeldung Keine Anmeldung:entsteht mit Werk selbst

Gültigkeit 70 Jahre nach Tod des Autors

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Anmeldestrategien: Der Erfinder zwischen Schutzbedarf und Kosten

Durch die Vorschriften zur Neuheit für zu patentie­rende Lösungen, aber auch den Grundsatz, dass Schutz nur in dem Territorium gilt, wo entsprechende Schutzrechte existieren, sieht sich der Erfinder in ei­ner unangenehmen Situation. Gerade in der Anfangs­phase, wenn noch nicht absehbar ist, ob die Erfindung bereits die technische Reife und eine ausreichende Marktakzeptanz besitzt, müssen recht hohe Kosten für einen umfassenden Schutz der technischen Lösun­gen in einer Vielzahl von Ländern aufgewendet werden.

Basis für alles: Anmeldung im Heimatland

Um dieses Problem des Erfordernisses der schnellen und umfassenden Anmeldung einerseits und der recht hohen Kosten andererseits zu lösen, wurde im Rahmen der Pariser Verbands übereinkunft die Mög­lichkeit geschaffen, zunächst eine Patent anmeldung in einem einzigen Land, in der Regel dem Heimatland, zu hinterlegen, um dann innerhalb einer so genann­ten 12­mona tigen Prioritätsfrist über Auslandsnach­anmeldungen entscheiden zu können.

Rückwirkend rechtens: Nachmeldung im Ausland

Wird innerhalb der 12­monatigen Prioritätsfrist eine deutsche Patentanmeldung durch Nachanmeldun­gen z. B. in den USA territo rial erweitert, dann genießt die spätere USA­Patentanmeldung den ursprüng­lichen deutschen Anmeldetag. D. h., irgendwelche Veröffentlichungen oder Präsentationen der Erfin­dung in der Zwischenzeit sind nicht neuheitsschäd­lich, d. h. es geht keine Zeit „verloren“.

Europäische Anmeldung: Mehr als 30 Länder auf einen Schlag

Weiterhin existieren nationale oder regionale Über­einkommen, die es gestatten, mit einer einzigen An­meldung ein größeres Territorium, mehrere Länder oder Regionen umfassend, abzu decken.

So kann durch eine europäische Patentanmel­dung nach der Euro päischen Patentübereinkunft Schutz in einer Vielzahl von Ländern Europas erwirkt werden, wobei mit der erfolgreichen Erteilung eines europäischen Patents und nachgeschalteter Validie­rung in den betreffenden Ländern Schutz gegeben ist. Das aufwendige Hinterlegen von jeweils nationalen Anmeldungen „Land für Land“ kann dann entfallen.

Eine besonders interessante Möglichkeit zum Erhalt einer nahezu weltweiten Schutzrechtsoption ist der Patent-zusammenarbeitsvertrag (PCT). Hier kann über eine einzige Anmeldung der Grundstein für Schutzrechte in über 140 Ländern der Welt geschaffen werden.

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Das PCT-Verfahren: Zeitgewinn und Kosten-ersparnis

Mit dem PCT­Verfahren sind die kostenaufwendigen Schritte natio naler Nachanmeldungen um 20 bzw. 30 Monate bei Stellung eines Antrags auf internatio­nale vorläufige Prüfung, gerechnet vom Anmeldetag im Heimatland, verschiebbar.

Diese Zeit hat dann der Erfinder bzw. der Anmel­der zur Ver fügung, um Marktarbeit zu leisten, Lizenz­partner zu finden bzw. die Verwertungschancen der Schutzrechte in den jeweiligen Ländern zu eruieren.

Die Kosten für ein solches „Patentvorerwerbs­recht“ über das PCT­Verfahren mit dem Anmelde­verband von etwa 139 Ländern liegen bei etwa 5.000 bis 8.000 Euro, einschließlich der Kosten eines zu bemühenden Patentanwalts sowie der amtlichen Ge­bühren.

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Ein weiterer Vorteil einer europäischen Anmel­dung oder einer PCT­Anmeldung liegt in der Verfah­rensführung jeweils in einer der Amtssprachen, bei­spielsweise deutsch, so dass kostenauf wendige Übersetzungen sehr weit aufgeschoben werden kön­nen, d. h. erst dann entstehen, wenn die Erfindungen am Markt Früchte tragen, so dass die Finanzierung leichter ist. Erfreulich ist, dass mit dem Londoner Pro­tokoll viele Staaten des Europäischen Patentüberein­kommens auf das Erfordernis der Übersetzung der Patenttexte verzichtet haben.

Eine neue Videokamera – sechs Schutzrechte

Um nicht am Ende einer aufwendigen Anmelde kette von einem negativen amtlichen Prüfungs ergebnis über die Patent fähigkeit der zu schützen den Lehre überrascht zu werden, sollte bereits zur Erstanmeldung, z. B. zu der beim Deutschen Patentamt hinterlegten Anmeldung ein Prüfungs antrag gestellt werden. Nach etwa 8 bis 10 Mona-ten, d. h. vor Ablauf der 12-monatigen Prioritätsfrist, wird dem Anmelder dann ein entsprechender Prüfungs- und Recherchen bericht übersandt, anhand dessen überprüft werden kann, wie hoch die Chancen auf Patenterteilung sind.

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3Lizenzen: Mitverdienen, wenn geschützte Ideen genutzt werden

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Wer sich ein gewerbliches Schutzrecht gesichert hat, besitzt ein wirtschaftliches Gut. Dies kann er selbst nutzen, verkaufen oder Dritten gegen Bezahlung zur Nutzung zur Verfügung stellen. Gerade die Lizenzver­gabe eröffnet interessante Möglichkeiten, mit eigenen Ideen und Erfindungen Geld zu verdienen, wenn man sie selbst nicht nutzen kann oder will.

Lizenzvergabe: Mit anderen mehr aus Ideen machen

Überlässt ein Erfinder einem Dritten freiwillig, ganz oder teilweise, die Nutzungsrechte an seinem Schutz­recht oder auch nur an seinem Know­how, so ist dies eine Lizenzvergabe. Sie bietet sich immer dann an, wenn der Inhaber von gewerblichen Schutzrechten oder der Besitzer von technischem Know­how erkennt, dass er seine Monopolstellung nicht in vollem Um­fang allein ausnutzen kann. Gerade in KMU sind oft­mals nicht die dafür benötigten finanziellen und/oder personellen Ressourcen vorhanden bzw. die Erfin­dung liegt außerhalb der eigenen Geschäftsfelder oder Positionierung im Markt.

Das Lizenzgeschäft: Von Angebot und Nachfrage bestimmt

Um Lizenzgeschäfte tätigen zu können, müssen zu­nächst interessierte Käufer – der oder die Lizenzpart­ner – gefunden werden. Dabei ist der Anbieter/Ver­käufer der Lizenzgeber (LG) und der (die) Kunde(n)/Käufer der (die) Lizenznehmer (LN).

Beim Verkauf einer Ware wird ein Preis erzielt. Bei Lizenzvergaben sind das die Lizenzgebühren. Die Höhe der Lizenzgebühren ist frei verhandelbar; doch be­stimmen auch hier Angebot und Nachfrage den Preis.

Der Lizenzvertrag: Freiheit mit Komplikationen

Die Rechtsnatur eines Lizenzvertrages ist nicht ge­setzlich bestimmt; d. h., weder das Bürgerliche Ge­setzbuch (BGB) noch das Handelsgesetzbuch (HGB) kennt den Vertragstypus Lizenzvertrag. Deshalb be­steht einerseits bei Lizenzverträgen weitestgehende Vertragsfreiheit, andererseits können Vertragslücken im Auslegungsfall erhebliche Schwierigkeiten berei­ten, da sie nicht automatisch durch gesetzliche Rege­lungen subsumiert werden können.

Nur ein guter, meist sehr individuell ausgestatteter Lizenz-vertrag ist die Basis für eine nutzbringende und vor allem unstrittige und einvernehmliche Zusammenarbeit der Lizenzpartner. Sich bei der Ausformulierung gut beraten zu lassen, zahlt sich aus.

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Lizenzvertragsarten: Einfach oder exklusiv

Grundsätzlich werden Lizenzen in zwei Arten einge­teilt – die einfache Lizenz (nicht ausschließliche Lizenz) und die Exklusivlizenz (ausschließliche Lizenz).

Lizenzgegenstand können in beiden Vertrags­arten gewerbliche Schutzrechte, technisches Know­how oder auch Spezialwissen sein.

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Mit Einschränkungen: Die einfache Lizenz (nicht ausschließliche Lizenz)

Mit der einfachen Lizenz vergibt der LG ein nicht aus­schließliches Recht zur Verwertung des Lizenzgegen­standes an einen oder mehrere LN. Einfache Lizenzen sind immer eingeschränkt; entweder sie gelten nur für die Herstellung, den Vertrieb oder die Benutzung eines Verfahrens, oder sie werden eingegrenzt auf bestimmte Regionen oder bestimmte technische Anwendungen.

Werden mehrere einfache Lizenzen zu ein und demselben Lizenzgegenstand vergeben, so ist der LG relativ unabhängig von dem jeweiligen wirtschaft­lichen Erfolg des einzelnen LN.

Lizenzen: Mitverdienen, wenn geschützte Ideen genutzt werden

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i Bei der Vergabe von einfachen Lizenzen kann das im Falle einer nicht ausreichenden Ausübung durch einen Lizenzneh-mer auftretende wirtschaftliche Risiko minimiert werden.

Die exklusive Lizenz: Setzt alles auf eine Karte

Bei Exklusivlizenzen (ausschließliche Lizenz) gibt es grundsätzlich nur einen Lizenznehmer. Durch die Ausschließlichkeit der Vergabe werden in der Regel auch höhere Lizenzgebühren als bei einfachen Lizen­zen erzielt, weil eben nur einem LN Vorsprung vor den Wettbewerbern eingeräumt wird.

Auf eine Unterscheidung innerhalb der aus­schließlichen Lizenz soll hingewiesen werden. Bei Anwendung der Alleinbenutzungsklausel enthält sich der LG jedweder eigener Verwertung des Lizenz­gegenstandes. Der LG bleibt bei dieser Vertragsgestal­tung nur noch formal Schutzrechtsinhaber. Im Falle einer Vertragsverletzung durch den LN kann das jedoch außerordentlich vorteilhaft sein.

Neben dieser quasi vollständigen Übertragung des Schutzrechtes gibt es noch die Alleinlizenzklausel. Hier behält sich der LG eigene Verwertungsrechte neben dem alleinigen LN vor.

Ob mit oder ohne Alleinlizenzklausel ist der Lizenzgeber in hohem Maße von dem wirtschaftlichen Erfolg eines einzi-gen LN bei der Verwertung der Lizenz abhängig. In dem ausschließlichen Lizenzvertrag sollte deshalb unbedingt eine Ausübungspflicht, eventuell gekoppelt mit einer Min-destlizenzgebühr, vereinbart werden.

Der gemischte Patentlizenz- und Know-how-Vertrag: Added value für gemeinsamen Erfolg

Wenn eine eigene Verwertung von gewerblichen Schutzrechten nicht oder nicht mehr beabsichtigt ist und nach Überprüfung der Märkte festge stellt wer­den muss, dass eine Marktüberwachung in Sachen Schutzrechtsverletzung nicht oder nur mit hohem Aufwand durchgeführt werden kann, empfiehlt sich die Vergabe einer Patentlizenz bzw. einer gemischten Patent­ und Know­how­ Lizenz. Dies kann auch aus strategischen oder steuerlichen Gründen von Vorteil sein.

Voraussetzung für Erfolg: Support des Lizenz-nehmers

Lizenzverträge stellen grundsätzlich ein so genanntes „gewagtes Geschäft“ dar, wobei beide vertragsschlie­ßenden Seiten wesent liche Rechte und Pflichten be­sitzen.

Der Lizenzgeber muss den Lizenznehmer in die Lage versetzen, die Lizenz auch tatsächlich ausüben zu können.

Im Regelfall wird es nicht ausreichen, dem Lizenznehmer die Patentschrift zu übergeben, da die dort enthaltenen Informationen allein für eine wirt­schaftliche Verwertung nicht ausreichend sind.

So wird zur Erfüllung von gemischten Patent­lizenz­ und Know­how­Verträgen auch die Übergabe von geheimem betrieblichem Wissen erforderlich werden; z. B. die Angabe von bestimmten Rezepturen, Zusammensetzungen, einzuhaltenden Verfahrensab­folgen, Hinweisen über Bezugsquellen und vieles mehr sowie technische Hilfe zu leisten sein.

Um für eventuell auftretende Streitigkeiten aus einem Lizenz vertrag gewappnet zu sein, sollte sowohl der Um-fang des zu übertragenden Know-hows als auch die erfolg-reiche Übergabe durch entsprechende Protokolle festge-halten werden. Erst dann, wenn der Lizenznehmer unter Anwendung des üblichen Fachwissens in der Lage ist, selbst lizenz gemäß zu fertigen, wird davon aus zugehen sein, dass der Lizenzgeber alles Notwendige im Rahmen des beste-henden Vertrags getan hat und damit der Vertrag erfüllt ist.

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Trotz Streitfall: Anspruch auf Lizenzgebühr

Für den Fall, dass bei einer gemischten Patent/Know­how­Lizenz eines der Vertragsschutzrechte oder das Vertragsschutzrecht überhaupt zu Fall kommt und damit das Monopolrecht für den Lizenznehmer schwindet, bietet allerdings das übertragene Know­how dem Lizenzgeber die Möglichkeit, weiterhin Lizenzge bühren zu verlangen. Mit anderen Worten: es besteht dann eher die Möglichkeit, sich einem Be­gehren des Lizenznehmers – kein Patent, keine Lizenzgebühr mehr – entgegenzusetzen.

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R Für den Abschluss eines Lizenzvertrages ist es nicht not-wendig, bereits im Besitz eines erteilten Patents zu sein. Schon die Anmeldung reicht, um in Verhandlungen einzu-treten und einen Vertrag abzuschließen.

Vor der Unterschrift: Vorbereitung ist alles

Die Vorbereitung und der Abschluss von Lizenzverträ­gen wollen sorgfältig überlegt sein. Der Lizenzgegen­stand muss mindestens anhand von Prototypen oder Mustern vorliegen und es sollten z. B. Videopräsenta­tionsmaterial oder vergleichbare Informationsmittel bereitstehen.

Weiterhin sind über eine Wirtschaftlichkeitsbe­rechnung die technischen Vorteile des Lizenzgegen­stands im Vergleich zum nächstliegenden bzw. be­kannten Stand der Technik herauszuarbeiten.

Bevor ernsthaft mit einem Lizenzpartner verhandelt wird, sollten Informationen über die Bonität und die wirtschaft-lichen Aktivitäten des potentiellen Lizenznehmers bzw. Lizenzgebers eingeholt werden.

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Konsensfähigkeit: Beide Seiten sind gefordert

Erfahrungen haben gezeigt, dass primär die Konsens­fähigkeit in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft werden muss, um dann anhand einer Aufstel­lung bereits grundsätzlich getroffener Übereinstim­mungen ein komplexes Vertragswerk zu erarbeiten. Die Lizenzverhandlung mit einem bereits fertigen Vertragskonvolut dogmatisch beginnen zu wollen, dürfte in den seltensten Fällen zum Erfolg führen. Bei jeder lizenzvertrag lichen Vereinbarung sind die mög­lichen Risiken wie Einschrän kung der unternehmeri­

schen Freiheit, Organisations­ und Kon trollaufwand sowie der Verlust von eingebrachtem Know­how zu beachten.

Zur Risikominimierung lizenzvertraglicher Geschäfte ist ein Vorabvertrag über die Preisgabe von geheimem Know-how oder ein Optionsvertrag mit wesentlichen Regelungen eines später abzu schließenden Lizenzvertrags empfehlens-wert.

Markenlizenzvertrag: Erfolgschancen (fast) ohne Ende

Nicht nur technische Lösungen sind lizenzfähig, son­dern auch das durch die Eintragung, die Benutzung oder die Bekannt heit einer Marke begründete Recht kann Gegenstand von aus schließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein. Bei der Markenlizenz verbleibt das Kennzeichnungsrecht beim Markenin­haber, der Lizenznehmer erhält das Benutzungsrecht.

Die Marke im Mittelpunkt – Viel Spielraum für Vertragsgestaltung

Lizenzgegenstand beim Markenlizenzvertrag ist die Marke selbst, wobei die Lizenz ausschließlich, aber auch nicht ausschließlich gewährt werden kann.

Vertraglich kann eine Lizenz für alle unter Schutz stehenden Waren oder Dienstleistungen vergeben werden – aber auch nur für einen bestimmten Teil da­von.

Ebenso kann die Lizenz z. B. für das gesamte Ge­biet der Bundes republik Deutschland oder auch nur räumlich begrenzt für bestimmte Regionen oder Bun­desländer gültig sein.

Obwohl das Markengesetz keine bestimmte Form eines Lizenzvertrags vorgibt, ist dringend die Schriftform zu empfehlen

Zusatzvorteil: Die Marke lebt!

Die Vergabe einer Markenlizenz bedeutet juristisch: „Die Stärkung der Kennzeichnungskraft der lizenzier­ten Marke durch Benutzungshandlungen des Lizenz­nehmers.“ Und davon profitiert der Lizenzgeber ins­besondere dann, wenn es sich bei der eigenen Marke

30 Lizenzen: Mitverdienen, wenn geschützte Ideen genutzt werden

um eine Vorratsmarke handelt, die noch nicht rechtser haltend benutzt wurde. So kann die Benut­zung durch einen Lizenz nehmer die Marke vor einem Löschungsangriff schützen.

Vertragsdauer: Ohne automatischen Endtermin

Falls die Dauer eines Markenlizenzvertrags nicht kon­kret vereinbart ist, muss berücksichtigt werden, dass es bei Markenlizenzverträgen anders als bei Patenten oder Gebrauchsmustern keinen automa tischen End­termin gibt. D. h., letztendlich lebt der Lizenzvertrag mangels anderer Vereinbarungen so lange, wie die Marke existiert.

i Für den Fall, dass die Markenlizenz auch Bestandteil eines Patent-Know-how-Lizenzvertrags ist, kann allerdings die (end liche) Patentlaufzeit auch die maximale Dauer der be-treffenden Markenlizenzvereinbarung bestimmen.

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Markenidentität: Definierte Qualitäten als Vertragsgegenstand

Bei Lizenzmarken besteht die Möglichkeit, die Lizenz bei einer konkret angegebenen Ware, z. B. Schuhen, auf nur eine Spezial ware, z. B. Sportschuhe zu begren­zen oder es kann der Werkstoff der Ware oder eine Zusammensetzung eines Erzeugnisses vertrag lich vereinbart werden. Der Lizenzgeber darf, ohne dass hierin eine Wettbewerbsbeschränkung zu sehen ist, mit dem Lizenznehmer bestimmte Vereinbarungen über die Beachtung einer Rezeptur, die Art einer Herstellung oder sonstige Qualitätssicherungsmaß­nahmen treffen.

Es ist zu beachten, dass die Qualität von Markenwaren oder entsprechenden markenrechtlich geschützten Dienstleistun gen wesentlichen Einfluss auf das Marken-image und die Werbefunktion hat. Insofern sollten die ein-zuhaltende Qualität und auch das mögliche Kündigungs-recht bei schlechter Qualität wesentlicher Bestandteil des Vertrags sein.

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Sukzessionsschutz: Sicherheit für den Lizenznehmer

Durch den bestehenden Sukzessionsschutz für den Lizenznehmer führt ein Verkauf der lizenzierten Marke nicht aus dem Lizenz vertragsverhältnis her­aus. D. h., der bestehende Lizenz vertrag kann nicht

dadurch ohne weiteres aufgelöst werden, indem die Marke des Lizenzgebers an einen Dritten veräußert wird. Der Dritte ist also an die früher vereinbarte lizenzver tragliche Regelung gebunden.

Patentkaufvertrag: Wenn gute Ideen in gute Hände gegeben werden sollen

Bei einem Patentkaufvertrag handelt es sich um eine Voll rechtsübertragung eines technischen Schutz­rechts. Solche Ver träge können sowohl zwischen Ein­zelerfinder und Unternehmen als auch für den An­kauf von Erfindungen zwischen ver schiedenen juristischen Personen Anwendung finden.

Grundsätzlich muss zwischen einem Vollrechts­übergang (Verkauf) bezüglich eines gewerblichen Schutzrechts und dem Übertragen von nicht aus­schließlichen oder ausschließlichen Nutzungsrechten (Lizenz) unterschieden werden.

Vertragssicherheit: Formsache

Grundsätzlich bedarf es für die Übertragung von Schutzrechten in Deutschland keiner speziellen Form, obwohl auf jeden Fall die schriftliche zu empfehlen ist. Bei einer europäischen Patentanmeldung oder einem Patent ist ohnehin die Schriftform vorgegeben.

Wichtiger Vertragsbestandteil ist die Pflicht des Verkäufers, dem Käufer das Schutzrecht anzudienen für den Fall, dass der Verkäufer Verzicht oder Zurück­nahme des Patents oder der Anmeldung beabsichtigt. Die „Lizenzgebühr“ kann als fester Kaufpreis ver­einbart werden, der auch in einzelnen Raten zu be­gleichen ist.

Der Käufer muss sich vor Unterzeichnung des Vertrags ver-gewissern, dass volle Verfügungsberechtigung des Verkäu-fers besteht, d. h. dass keine ausschließliche Lizenz oder eine Lizenzbereitschaftserklärung in der Patentrolle einge-tragen ist.

Der verdeckte Patentkaufvertrag: Hilfreiche Variante

In einigen Fällen wird statt eines Patentkaufvertrags in der Praxis auf einen verdeckten Kaufvertrag in Form einer ausschließlichen Lizenz zurückgegriffen.

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OBei dieser Vertragsart bleibt der Verkäufer formell in der Patentrolle eingetragener Inhaber, gibt aber in­tern sämt liche Rechte an den Käufer ab. Weil der In­haber in der Rolle eingetragen bleibt, werden Na­mens­ oder Firmenrecherchen durch die Konkurrenz erschwert.

Bei einem verdeckten Kaufvertrag sollte ein Genehmi-gungsvorbehalt des Käufers bezüglich irgendwelcher Rechtshandlungen gegenüber den Patentämtern aufge-nommen sein.

Zusätzlich sollte der Käufer für die Kosten im Ertei lungs-, Nichtigkeits- und möglichen Verletzungsverfahren ver-pflichtet werden.

Lizenzarten Lizenzarten

Lizenzgebühren

Ausschließliche Lizenz

Umsatzlizenz Stücklizenz Pauschallizenz

Nichtausschließliche Lizenz

Lizenzgebühren

3 ... % vom Umsatz nach Steuer und Rabatten

„Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber eine Gebühr in Höhe von ...“

3 ... Euro für jeden verkauften Lizenzgegenstand

3 ... Euro als Einmalzahlung oder3 ... Euro jeweils am ...

3 Dingliches Nutzungsrecht an der geschützten Erfindung3 Lizenznehmer kann die Lizenz veräußern und

verpfänden

Schuldrechtliche Erlaubnis zur Nutzung der geschützten Erfindung3 Lizenznehmer kann nicht über die Lizenz verfügen

(veräußern, belasten, Unterlizenzen erteilen)

Üblich sind außerdem:

3 Festlegung einer Mindestlizenzgebühr pro Jahr; evtl. in den ersten drei Jahren gestaffelt steigend

3 Zahlung für Überlassung der Unterlagen und Informationen

– Einmalzahlung mit Inkrafttreten des Vertrags – nicht rückforderbar – ohne Anrechnung auf Lizenzgebühr

Lizenzen können unter Beschränkungen örtlich, zeitlich, sachlich, persönlich sowie unter Bedingungen erteilt werden

Exklusiv-Lizenz Einfache Lizenz

Lizenzgeber kann mehrere Lizenzen

vergeben

Lizenzgeber enthält sich jedweder Auswertung im

Lizenzgebiet

Alleinbenutzungsklausel

Lizenzgeber hat eigene Auswertungsrechte im

Lizenzgebiet

Alleinlizenzklausel

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So wichtig ein Vertrag bei der Vergabe von Lizenzen ist, so unmöglich ist es, einen allgemeingültigen Mus­tervertrag vorzugeben. Die Erfahrung zeigt, dass ihre Verwendung meist sogar erhebliche Risiken in sich

birgt. Eine Checkliste (S. 33) dagegen, die die wichtigs­ten Erinnerungsposten für die individuelle Vertrags­gestaltung enthalten, kann sehr hilfreich sein.

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Weil kein Vertrag wie der andere ist

Zum einen ist jeder Vertrag über die Präambel bzw. den Vertragsgegenstand auf konkrete Umstände ab­gestellt, die sich in den seltensten Fällen wiederholen.

Zum anderen ändern sich durch Rechtsprechung und kartellrecht liche Aktivitäten Rahmenbedingun­gen in mehr oder weniger kurzer Zeit, so dass die per­manente Gefahr besteht, dass der Vertrag nichtige Klauseln enthält oder sogar der Gesamtvertrag in seinem Bestand gefährdet ist.

Lizenzen: Mitverdienen, wenn geschützte Ideen genutzt werden

R In der Präambel muss dem Charakter eines Lizenzvertrags als gewagtes Geschäft Rechnung getragen werden, d. h. die Absichten, die die jewei ligen Parteien zum Vertrags-abschluss und in der voraussehbaren Zukunft verfolgen, sind eher ausführlich als zu knapp zu beschreiben.

Vertragsgegenstand: Präzise Definitionen

Der Vorbereitung des Abschlusses eines Lizenzver­trags sollte eine Prüfung und Darstellung der Inter­essenslage der vertragsschließenden Parteien voraus­gegangen sein.

Wesentlich ist weiterhin die Abgrenzung des Vertragsgegenstands und der Vertragsschutzrechte, wobei hier zwischen den gegenwärtigen, d. h. den bestehenden und möglicherweise zukünftigen, neuen Schutzrechten zu unterscheiden ist.

Der Umfang der Know­how­Übertragung, der Ge­währung von tech nischer Hilfe sowie des Einräumens von Nutzungsrechten, z. B. bei Marken und der Festle­gung des Vertragsgebiets, ist möglichst genau zu beschreiben.

Konkret sind die beiderseitigen Pflichten, näm­lich die des Lizenzgebers und des Lizenznehmers, fest­zuhalten, einschließlich der Haftung für Sach­ und Rechtsmängel sowie mögliche Optionen auf Erweite­rung der Vertragsgegenstände oder des Vertrags ­ ge biets auch bei Berücksichtigung auf Weiterent­wicklungen.

Zu den wesentlichen Pflichten des Lizenznehmers gehört die Lizenzgebührenzahlung, z. B. in Form einer Einstands-gebühr, einer Mindestlizenzgebühr und/oder einer Stück-lizenzge bühr. Ebenso sind die Lizenzabrechnung und die Buchführung sowie das Kontrollrecht, d. h. die Möglichkeit der Ein sichtnahme in die Buchführungsunterlagen, festzu-halten. Bei Verträgen mit Auslandsbeteiligung sind zoll-rechtliche Aspekte zu prüfen.

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Durch unstrittige Vereinbarungen Streit für die Zukunft vermeiden

Auch wenn teilweise bei dem Vorbereiten von Lizenz­verträgen nicht die Notwendigkeit ausführlicher Regelungen einzusehen ist, muss daran gedacht wer­den, dass der Lizenzvertrag nicht für den Augenblick des freudigen Übereinstimmens der Parteien geschaf­fen ist, sondern möglicherweise Jahre später auftre­tende Unstimmigkeiten anhand des Vertrags mög­lichst streitfrei geklärt werden sollen.

Insofern soll auch die Verfahrensweise bei Vorliegen von Verbesserungen am Lizenzgegenstand und der hierauf gerichtete Erwerb von Schutzrechten einschließlich Ge-heimhaltung von Kenntnissen über den Vertragsgegen-stand auch nach Vertragsbeendigung aufgenommen werden.

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Die nachstehende stichpunktartige Checkliste soll bei der Erstel lung von Verträgen oder der Vor­bereitung von Vertragsver handlungen Unterstützung geben.

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Checkliste für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von Lizenzverträgen

Vor den Lizenzverhandlungen:

Ja NeinSind der Lizenzgegenstand, seine Konzeption und Einzigartigkeit in verständlicher Weise schriftlich definiert? O O

Exisitieren Prototypen, Muster oder Videopräsentationsmaterial zum Lizenzgegenstand? O O

Sind Informationen über die Bonität und die unternehmerische Kompetenz des potenziellen Lizenzpartners eingeholt worden? O O

Wurde daran gedacht, eine persönliche Kontaktaufnahme mit den potenziellen Interessenten auch zunächst über einen Patentanwalt des Vertrauens herzustellen? O O

Erfolgte eine Prüfung der Konsensfähigkeit in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht und sind mögliche Abbruchkriterien definiert? O O

Wurden die möglichen Risiken wie Einschränkung der unternehmerischen Freiheit, Organisations- und Kontrollaufwand, Verlust von eingebrachtem Know-how und Ähnliches geprüft? O O

Ist daran gedacht worden, zunächst einen Vorabvertrag über die Preisgabe von geheimem Know-how oder einen Optionsvertrag mit den wesentlichen Regelungen eines späteren Lizenzvertrages abzuschließen? O O

Zur Vorbereitung des Lizenzvertrags:

Ja NeinIst die Interessenlage der vertragsschließenden Parteien ausreichend geprüft und ausformuliert worden – z. B. als Bestandteil der Präambel des Vertrags? O O

Sind der Vertragsgegenstand, die gegenwärtigen und zukünftigen Vertragsschutzrechte, der Umfang der Know-how-Übertragung und die Gewährung von Nutzungsrechten ausreichend definiert? O O

Wurde das Vertragsgebiet exakt festgelegt? O O

Sind die Pflichten des Lizenzgebers fixiert? Lizenzart, Know-how-Übergabe, technische Unterstützung und deren Vergütung, Haftung für Sach- und Rechtsmängel, Optionen auf Vertragserweiterungen, Recht auf Vergabe von Unterlizenzen usw. O O

Sind die Qualifikationen festgelegt, die die vom Lizenzgeber auszubildenden Personen haben sollen? O O

Ist die Erfüllung der vertraglichen Aufgabe auch im Hinblick auf die technische Unterstützung und Ausbildung bestätigt? O O

Sind die Pflichten des Lizenznehmers fixiert? Lizenzgebührzahlung (Einstandsgebühr, Mindestlizenzgebühr, Stücklizenzgebühr), Lizenzabrechnung, Buchführung und Kontrolle, Einsichtnahme in Buchführungsunterlagen, Kostenfragen, Steuern auf Lizenzgebühren, Zollrecht bei Auslandsverträgen usw. O O

Sind eventuelle Ausübungspflichten des Lizenznehmers definiert, die Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards, die mögliche Bezugspflicht von Teilen beim Lizenzgeber zur Qualitätssicherung usw. O O

Checkliste für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von Lizenzverträgen

34 Lizenzen: Mitverdienen, wenn geschützte Ideen genutzt werden

Checkliste für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von Lizenzverträgen (Fortsetzung)

Zur Vorbereitung des Lizenzvertrags:

Ja NeinSind unter Beachtung wettbewerbsrechtlicher- und kartellrechtlicher Aspekte das Einhalten von Höchst- und Mindestpreisen sowie die Informations- und Berichtspflicht gegenüber dem Lizenzgeber definiert worden? O O

Besteht eine Verpflichtung zur Werbung? O O

Ist der Umfang der Werbepflicht bestimmt? Z. B. die Festlegung der einzusetzenden (finanziellen) Mittel, Maßnahmen, Warenbezeichnungen, Verwendung der Marke, Werbeslogans usw. O O

Steht fest, wann und wo und zu welchen Konditionen technische Hilfe und Unterstützung gewährt wird? O O

Sind Vertragsdauer- und Änderungsbestimmungen wie Beginn und Ende des Vertrags, Frist und Form der Kündigung, Gründe für eine außerordentliche Kündigung, Anpassung des Vertrags bei veränderten Marktbedingungen berücksichtigt? O O

Ist der Gerichtsstand festgelegt und auch die Frage geklärt, ob im Streitfall ein ordentliches Gericht oder ein Schiedsgericht anzurufen ist? O O

Wurden vor Vertragsunterzeichnung noch einmal die Angaben der Vertragspartner, insbesondere bei Konzernunternehmen, und die Vertretungsbefugnis bzw. die Aktivlegitimation geklärt? O O

Über den Lizenzvertrag hinaus:

Ja NeinIst definiert, welche Benutzungsbefugnisse dem Lizenzpartner zugestanden werden? Z. B. eine Einschränkung auf Gebrauchen, Herstellen, Verkaufen oder Anbieten? O O

Ist Geheimhaltung sichergestellt – auch für die Zeit nach der Vertragsbeendigung? O O

Ist die Verfahrensweise bei späteren Verbesserungen am Lizenzgegenstand und dem damit verbundenen Erwerb von Schutzrechten geregelt? O O

Ist die Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte festgelegt inklusive Kostenübername? O O

Ist eine Unterstützungspflicht des Lizenznehmers im Falle des Angriffs Dritter auf Schutzrechte des Lizenzgebers einschließlich möglicher Erlösteilung im Falle eines Schadensersatzes durch Verletzungen Dritter berücksichtigt worden? O O

Ist festgelegt, welche Verfahrensweise beim Feststellen von Verletzungen der Vertragsschutzrechte durch Dritte gewählt werden soll? O O

Ist berücksichtigt, dass eine Minderung der Lizenzgebühr möglich ist, wenn z. B. einzelne Vertragsschutzrechte wegfallen oder wenn gegen Konkurrenzhandlungen Dritter nicht vorgegangen wird? O O

Ist für den Streitfall eine salvatorische Klausel aufgenommen? O O

Checkliste für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von Lizenzverträgen (Fortsetzung)

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Checkliste für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von Lizenzverträgen (Fortsetzung)

Über den Lizenzvertrag hinaus:

Ja NeinSteht fest, was bei Konkurs des Lizenzgebers/Lizenznehmers zu unternehmen ist? O O

Ist vereinbart, welches Recht im Streitfall anzuwenden ist und in welcher Sprache? O O

Ist für den Fall einer Vertragsbeendigung festgehalten, wer die Kosten für die Beförderung der zu übergebenden Unterlagen übernimmt und wer das Beförderungsrisiko trägt? O O

Soll sich die Lizenz auch auf mögliche Rechtsnachfolger erstrecken? O O

Soll das Recht auf eine eventuelle Unterlizenzvergabe an bestimmte Bedingungen gebunden sein, z. B. an die Genehmigung des Lizenznehmers? O O

Ist geklärt, ob der Unterlizenznehmer seinerseits Lizenzen vergeben darf? Und in welcher Form: nur für bestimmte Partner, Territorien oder Teile des Lizenzgegenstands? O O

Sind die Gebührenzahlungen bei Unterlizenzvergabe geregelt? O O

Im Vorfeld eines Lizenzvertrages, für seine Gültigkeitsdauer und danach gibt es eine große Vielfalt von Details zu berücksichtigen, die am besten mithilfe eines erfahrenen Patentanwalts in den Griff zu bekommen sind. Diese Checkliste kann nur ein grober Leitfaden dafür sein. Auch wenn Sie nur wenige Check­Punkte mit „Nein“ beantworten mussten: Lassen Sie sich gut beraten!

Checkliste für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von Lizenzverträgen (Fortsetzung)

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4 Schutzrechtsverletzungen: Sich vor Angriffen schützen – eigene Rechte durchsetzen

Jährlich werden etwa 50.000 Erfindungen und etwa noch einmal dieselbe Zahl von Marken beim Deut­schen Patent­ und Markenamt hinterlegt. Darüber hinaus erfolgen Anmeldungen technischer Schutz­rechte beim Europäischen Patentamt sowie von Marken beim Harmonisierungsamt für den Binnen­markt in Alicante, Spanien. Die Möglichkeit, mit den Schutzrechten anderer zu kollidieren ist groß. Des­halb besteht die Gefahr, von Dritten selbst angegriffen zu werden.

Aus der Not eine Chance machen

Die Zehntausende von Schutzrechten stellen auf der einen Seite einen erheblichen Ideenfundus dar, den es gilt für eigene technische, gestalterische oder mar­kenrechtlich relevante Tätigkeiten auszunutzen, wobei hier die Patent bibliotheken der Patentämter Zugang zu diesen Informa tionen bieten. Andererseits besteht die latente Gefahr, dass eine eigene Entwick­lung sich später als Doppelent wicklung herausstellt, respektive dass eine geschaffene Lösung oder eine kreierte Marke in ein Schutzrecht eines Dritten ein­greift. Die nicht ganz einfache Situation sollte nicht davon abschrecken, sich Schutzrechte zu verschaffen, sondern sollte als Chance genutzt werden.

Schutzrechtsrecherchen: Sich Sicherheit verschaffen

Da Unwissenheit nicht vor Schaden schützt, sollte mit zuneh mendem Konkretisierungs­ bzw. Reifegrad der eigenen Idee über Recherchen in den Patentämtern, auch unter Nutzung von Daten banken und dem In­ternet, überprüft werden, welche Lösungen bereits

zum Stand der Technik gehören, ob diese Lösungen, z. B. durch Ablauf oder Verzicht eines Schutzrechts dem freien, d. h. ungestörten nachnutzbaren Stand angehören, oder ob ein wirk sames Schutzrecht eines Dritten besteht.

Dadurch, dass Patentanmeldungen erst nach 18 Monaten offengelegt werden, verbleibt ein Recher­cherestrisiko, insbesondere dann, wenn nicht kon­tinuierlich der für das eigene Gebiet relevante Bereich überwacht, sondern nur stichpunktartig oder kurz vor Einführung des Produkts oder der Marke recher­chiert wurde.

iDurch die Recherchetätigkeit kann das Risiko, sich einer plötzlichen Verletzungsklage gegenüberzusehen, wesent-lich, wenn auch nicht gänzlich reduziert werden.

Bestimmung störender Schutzrechte: Nützliche Hinweise für die Praxis

1. Patente und Gebrauchsmuster

3 Technische Recherchen zu Patenten und Ge­brauchsmustern können teilweise online über die im Internet angebotenen Datenbanken oder aber auch bei den Recherchenzentren bzw. den Patentämtern selbst durchgeführt werden.

3 Um die Recherchen mit vertretbarem Aufwand abwickeln zu können, müssen die Besonderheiten bei der Abfassung von Patenten, Gebrauchsmustern und sonstigen technischen Schutzrechten beachtet werden.

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3 Eine einzige Titelrecherche bringt oft nicht den gewünschten Erfolg, da der Titel eines Patents oder eines Gebrauchsmusters regelmäßig mit dem einlei­tenden Teil des Hauptanspruchs zusammenfällt. Die­ser einleitende Teil, patentrechtlich als „Oberbegriff“ bezeichnet, beschreibt lediglich das dem Patent oder dem jeweiligen Gebrauchsmuster zugrunde liegende Bekannte, nicht jedoch das „Neue“, das eigentlich im Ziel der Recherche aufgefunden werden soll. Dieses „Neue“ findet sich im so ge nannten „kennzeichnen­den Teil“ der Patent­ oder Schutzan sprüche.

3 Rechercheerleichternd wirkt, dass in nahezu allen Patentämtern der Welt die Patentschriften nach der so genannten internatio nalen Patentklassifika­tion (IPC) geordnet sind. Hier wird in den Sektionen A bis H das technische Wissen nach Funktion und An­wendung katalogisiert und ist daher leicht auffindbar.

3 Beispielsweise finden sich in der Sektion A (täg­licher Lebens bedarf) Klasse 21 B (Backöfen; Maschinen oder Zubehör zum Backen) in der Unterklasse 1/02 solche Backöfen, die durch die Anordnung der Heiz­vorrichtungen gekennzeichnet sind. D. h.: Wird die Klasse A 21 B 1/02 aufgesucht, dann sind hierunter im­mer die betreffenden durch ihre Heizvorrichtung gekennzeich neten Backöfen, d. h. alle infrage kom­menden entsprechenden Schutzrechte aufzufinden.

3 Nachdem die zur Suchthematik relevanten Schutzrechte ermittelt wurden, können diese teil­weise online, andererseits durch Bestellung bei den Patentämtern im Volltext beschafft werden.

3 Finden sich bei den ermittelten Schutzrechten „Treffer“, die die eigene Entwicklung vorwegnehmen oder absolut blockieren, muss weiterhin überprüft werden, ob die betreffenden Schutz rechte tatsächlich in Kraft sind bzw. eingetragen oder erteilt wurden. Hierfür dient eine so genannte Rollenauskunft beim Patentamt.

3 Falls sich herausstellen sollte, dass das betref­fende Schutzrecht, z. B. durch Nichtzahlung der Jah­resgebühren abge laufen ist, besteht keine „Gefahr“.

3 Sollte das Schutzrecht jedoch erteilt sein und in Kraft stehen, ist der jeweilige Schutzumfang der ein­zelnen Patentansprüche oder der Schutzansprüche

eines Gebrauchsmusters genau zu analysieren, wofür dringend die Hilfe eines Patentanwalts in Anspruch genommen werden sollte.

3 Der Hinweis „Offenlegungsschrift“ auf einer deutschen Druck schrift bedeutet, dass es sich hier um eine offengelegte Anmeldung handelt, die womög­lich noch nicht zu einem Patent geführt hat. Die Offen­legungsschrift erscheint nach Ablauf der 18­monati­gen „Geheimhaltungsfrist“.

3 Der Hinweis „Patentschrift“ lässt erkennen, dass das vorliegende Dokument Ergebnis eines Prüfungs­ und Erteilungsverfahrens ist.

Erloschene, fallengelassene oder sonstige „tote“ Schutz-rechte werden nicht aus den Regalen oder dem Recherche-fonds des Patentamts entfernt, sondern bleiben dort als Nachweis des Standes der Technik erhalten. Mit anderen Worten muss nicht jede gefundene Druckschrift tatsächlich ein störendes Schutzrecht sein, sondern es kann sich hier um ein bereits lange erlosche nes Dokument handeln.

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2. Firmen- und Markenrecht

3 Oft liegt die Versuchung nahe, den eigenen Fir­mennamen oder den Namen für das neue Produkt so zu wählen, dass diese sich zumindest im Unterbe­wusstsein an Bekanntes anlehnt. Diese Ideen hatten meistens andere auch schon.

3 Weiterhin wird bei der Kreation eines Marken­ oder Firmennamens oft nicht an die Tragweite bei der späteren Expansion des Unternehmens oder von Exporten in den übrigen europäischen Raum oder in nicht deutschsprachige Länder bzw. Übersee oder Asien gedacht. Mit wem könnte man in Zukunft ein­mal dort kollidieren?

3 Mit Ausnahme von womöglich bereits vorliegen­den schmerzhaften Erfahrungen wird auch keine Kollisionsprüfung unter Berück sichtigung möglicher Rechte Dritter vorgenommen.

3 Nachdem die handelsregisterrechtlichen Hürden genommen wurden, beginnt sich die eigene Firma unter dem entsprechenden Firmennamen zu ent­wickeln. Diese Entwicklung kann oft mehrere Jahre ungestört verlaufen, bis dann beispielsweise durch über regionale Werbung, Schaltung einer Website im

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Internet oder dergleichen Aktivitäten Dritte, welche tatsächlich oder ver meintlich ältere Rechte inne­haben, aufmerksam werden.

3 Die Folge ist, dass erst zu einem recht späten Zeit­punkt, d. h. nach dem die Firma bereits eine gewisse Verkehrsbe kanntheit erlangt hat, womöglich eine Namensänderung erforder lich wird mit all den nach­teiligen Folgen, wie Änderung der Registereintra­gung, Neudruck von Geschäftspapieren und Verkaufsunterlagen usw.

3 Für die Ermittlung möglicher störender Schutz­rechte leisten Datenbanken große Hilfe. Jedoch be­darf es für die Durchführung von Recherchen erheb­licher Erfahrungen; nicht nur im Umgang mit der Datenbank selbst, sondern auch bezüglich der recht­lichen Besonderheiten.

3 So kann beispielsweise in Deutschland Schutz durch eine Marke, hinterlegt beim Deutschen Patent­ und Markenamt, aber auch auf dem Weg der so ge­nannten internationalen Registrierung oder durch das Einreichen einer europäischen Markenanmel­dung erlangt werden. Demnach ist in mindestens die­sen drei Quellen zu recherchieren, wenn Rechts­sicher heit bezüglich der Benutzung einer eigenen Kennzeichnung geschaffen werden soll.

Schutzrechtsverletzungen: Sich vor Angriffen schützen – eigene Rechte durchsetzen

i Kollisionsfällen kann nur vorgebeugt werden, indem bereits während der Gründungsphase oder der Vorbereitung ent-sprechender Marktaktivitäten eine tiefgehende Recherche nach rechtsmängelfreien Markennamen, Zeichen oder Lo-gos durchgeführt wird und das dann so überprüfte oder ent wickelte Zeichen selbst als Marke angemeldet wird. Aus-gehend von dem eigenen geschützten Zeichen kann dann quasi ungestört, zuminde st aber mit dem rechtlichen Vor-teil einer amtlichen Eintragung am Markt gearbeitet werden.

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3 Da in vielen Ländern, zu denen auch Deutschland gehört, keine amtlichen Markenrecherchen nach älteren Rechten durchgeführt werden, müssen auch mögliche Anmeldungen Dritter im relevanten Mar­kensegment überwacht werden, um gestützt auf die eigene Eintragung und/oder die eigene Verkehrsbe­kanntheit dann Wider spruch gegen die Eintragung von störenden Drittmarken einlegen zu können.

3 Durch die jeweilige Widerspruchsmaßnahme wird unabhängig vom Markt­ oder Umsatzvolumen die eigene Marke gestärkt und der Abstand zu sich annähernden Fremdmarken vergrößert. Damit wie­derum steigt der tatsächliche bzw. immaterielle Wert der eigenen Bezeichnung oder Marke.

3 Im Zuge der Expansion des eigenen Unterneh­mens, aber auch bereits nach strategischen Gesichts­punkten sind Entscheidungen zu treffen, ob ausge­hend von dem Territorialitätsprinzip auch Schutz in weiteren Ländern angestrebt wird. Hier ist das Ab­kommen über die europäische Gemeinschaftsmarke außerordentlich hilfreich, da mit einer einzigen Hin­terlegung Schutz in allen Ländern der Europäischen Gemein schaft erreicht werden kann. Spätestens an dieser Stelle erweist es sich als großer Vorteil, wenn bereits bei der ursprünglichen Entwicklung der Marke oder der Firmenbezeichnung geprüft wurde, ob das betreffende Markenwort oder auch das Logo in den übrigen Kulturkreisen, die angesprochen werden sollen, positive Assoziationen weckt.

3 Neben den so genannten „globalen Marken“ haben lokale Marken, die auf lokale oder regionale Bedürfnisse abstellen, nach wie vor eine wesentliche Bedeutung.

3 Bei der Entwicklung, Benutzung und Rechtserhal­tung einer Marke ist immer daran zu denken, dass die Marke selbst mehr ist als nur ein geschriebenes Wort oder ein Bild. Die Marke symboli siert Vertrauen und Verlässlichkeit in das Produkt und sichert bei entspre­chender positiver Assoziation eine Wertschöpfung zu.

Niemand sollte die Höhe der Werbebudgets weltweit prä-senter Marken zum Anlass nehmen, untätig zu sein. Die eigene Marke mit den zur Verfügung stehenden Mitteln kontinuierlich aufzubauen lohnt sich auch in Bezug auf die Sicherung von gewerblichen Schutzrechten.

3. Umgehungslösungen

3 Wurden im Ergebnis der Recherche sowohl zu Marken aber auch zu Patenten eines oder mehrere störende Rechte ermittelt, muss geprüft werden, ob mit angemessenem Aufwand ein Umgehen des unter Schutz stehenden Sachverhalts möglich ist.

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3 Bei Marken ist der klangliche, schriftbildliche und/oder graphische Ähnlichkeitsgrad zwischen dem aufgefundenen Zeichen und der eigenen Kennzeich­nung zu beurteilen. Auch hier ist fachkundiger Rat zu empfehlen.

3 Bei technischen Schutzrechten gilt es, die Patent­ bzw. Schutzansprüche nach einzelnen Merkmalen bzw. Verfahrens schritten aufzugliedern, um dann zu untersuchen, ob tatsächlich alle Schritte identisch oder äquivalent von der eigenen Lösung umfasst sind. Stellt sich heraus, dass der Patent­ oder Gebrauchs­muster­Inhaber Schritte als erfindungswesentlich und notwendig beschreibt, die bei der eigenen Lösung entfallen können, dann spricht dies eher für einen nicht gegebenen Eingriff.

3 Da Schutzrechtsverletzungen grundsätzlich kein Kavaliersdelikt sind, kommt einem Verletzungsgut­achten eine erhebliche Bedeu tung zu. Daher sollte letztendlich ein Verletzungsgutachten durch einen Patentanwalt Aufschluss und Hinweise zur Risiko­minimierung geben.

i Das Hinzufügen eines eigenen neuen technischen Merk-mals führt nicht zum Verlassen des Schutzbereichs eines bestehenden älteren Rechts:Umfasst der Schutzanspruch die Merkmale a, b und c, jedoch die eigene Lösung nur die Merkmale a und b, liegt keine Patent verletzung vor. Umfasst die eigene Lösung die Merkmale a, b, c und ein neues Merkmal d, so mag die Lösung zwar gegenüber dem älteren Patent neu sein, jedoch ist eine Abhängigkeit von der älteren Lösung durch die (Mit-)Benutzung der Merkmale a bis c und damit eine Verletzung gegeben.

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4. Das Durchsetzen eigener Schutzrechte

3 Grundsätzlich ist bei den gewerblichen Schutz­rechten zwischen Registerrechten, d. h. solchen, die ohne inhaltliche Prüfung eingetragen werden, und geprüften Rechten zu unterscheiden (siehe oben: Erläuterung der Schutzrechtarten). Geprüfte Rechte erfordern das Stellen eines Prüfungsantrags beim Patentamt und möglicherweise eine inhaltliche Diskussion über die Vor­ und Nachteile der Erfindung im Vergleich zu dem vom Prüfer entgegengehaltenen Stand der Technik.

3 Erst aus einem erteilten bzw. eingetragenen Schutzrecht kann gegen Verletzer im Rahmen einer

Unterlassungsklage bzw. mit dem Ziel der Auskunfts­erteilung und des Schadensersatzes vorgegangen werden.

3 Dadurch, dass bei den reinen Registerrechten, z. B. einem Gebrauchsmuster oder einem Geschmacks­muster (Designschutzrecht) keine Vorabuntersuchung über deren Schutzfähigkeit stattfindet, trägt der Kläger ein nicht unerhebliches Risiko.

3 Dieses Risiko kann bei Gebrauchsmustern da­durch reduziert werden, dass eine amtliche Recher­che zum Stand der Technik beantragt wird. Anhand der Rechercheergebnisse kann dann die „Schlagkraft“ des eigenen Rechts beurteilt werden.

3 Bei Geschmacksmustern besteht die Möglichkeit, eine Recherche nach dem so genannten Formen­schatz durchführen zu lassen. Im Ergebnis der Re­cherche wird dann das aufgefundene Material dem eigenen Design gegenüber gestellt. Je größer der Ab­stand der eigenen Lösung von den aufgefundenen fremden, älteren Designrechten ist, umso besser kön­nen die eigenen Rechte gegen Nachahmer durch­gesetzt werden.

Durch eine Firmen-, aber auch Namensüberwachung, die computergestützt durchführbar ist, können die schutz-rechtlichen Aktivitäten von Wettbewerbern oder bekann-ten Erfindern überwacht werden. Eine solche Überwa-chung hat den Vorteil, dass man rechtzeitig, in der Regel bereits noch vor einem möglichen Prüfungs- oder Erteilungsver fahren, Kenntnis über die Entwicklungen Dritter erlangt. Verschiedene kommerzielle Unternehmen bieten derartige Leistungen an.

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3 Neben der Prüfung der Relevanz eigener Rechte gegenüber dem bis dahin bekannten Stand der Tech­nik oder dem bekannten Formen schatz müssen zur Aufrechterhaltung der Schutzrechte – in den jeweili­gen Ländern unterschiedliche – Erneuerungs­ oder Jahresgebühren gezahlt werden.

Obwohl im Regelfall die Patent ämter an eine „vergessene“ Zahlung erinnern, besteht hierauf kein Rechtsanspruch. Mit wenigen Ausnahmen gilt ein Schutz recht, dessen Ver-längerungsgebühr nicht oder nicht fristgerecht gezahlt wurde, als unwiederbringlich verloren, d. h. als erloschen.

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5. Beseitigung „störender Schutzrechte“

3 Bei einem Gebrauchsmuster kann zunächst der Inhaber aufge fordert werden, auf sein Gebrauchs­muster zu verzichten oder es entsprechend einzu­schränken, indem diesem älteres Material, das den Erfindungsgegenstand ganz oder teilweise vorweg­nimmt, entgegengehalten wird. Beugt sich der Inha­ber diesem Begehren nicht, kann beim Deutschen Patent­ und Marken amt ein Löschungsantrag gestellt werden.

3 Zu einer offengelegten Patentanmeldung, die noch nicht zu einem erteilten Patent geführt hat, können beim Patentamt Einwen dungen eingereicht werden. Bei einem späteren Prüfungsverfahren kann der zuständige Prüfer im Patentamt dann diese Ein­wendungen berücksichtigen, so dass es in Abhän­gigkeit von der Relevanz und der Tragweite des dem Prüfer übergebenen Materials erst gar nicht zu einer Patent erteilung kommt oder das Patent nur einen eingeschränkten Umfang erhält.

Schutzrechtsverletzungen: Sich vor Angriffen schützen – eigene Rechte durchsetzen

Nach der Erteilung eines Patents besteht beispielsweise in Deutschland eine dreimonatige Einspruchsfrist. Bei euro-päischen Patenten beträgt diese Frist 9 Monate. Innerhalb dieser Zeit kann mit einer entsprechenden Begründung gegen die Erteilung des Schutzrechts vorgegangen wer-den. Es wird damit quasi die Öffentlichkeit im Nachhinein an der Prüfung des Patents „beteiligt“. Der Vorteil eines Einspruchs ist der, dass eine unmit telbare „Diskussion“ mit dem Inhaber des angegriffenen Patents erfolgt und die Patent- oder Einspruchsabteilung quasi die Rolle eines „Schiedsrichters“ übernimmt.

3 War ein Einspruch über die gegebenen Instanzen nicht erfolg reich oder wurde die Einspruchsfrist ver­säumt, kann gegen ein für Deutschland wirksames Patent die so genannte Nichtigkeits klage beim Bun­despatentgericht eingereicht werden. Nichtig­keitsgründe sind fehlende Neuheit, fehlende erfinde­rische Tätigkeit, aber auch eine fehlende gewerbliche Anwendbarkeit des Patentgegenstands.

Alles in allem müssen eigene Rechte sowohl aus einem eigenen Patent gegen Verletzungen durch Dritte, aber auch z. B. betriebsinterne Vorbenutzungsrechte gegen ein entstandenes Patent eines Wettbewerbers selbst durch-gesetzt werden. Eine „Patentverletzungskontrollbehörde“, die wie die Verkehrspolizei Übertretungen von sich aus ahndet, existiert nicht.

3 Herr Ingo Müller, Leipzig hat mit Anmeldung seines Gewerbes am 01.02.1990 erstmals am Geschäftsverkehr teilgenommen und Angebote sowie Werbeanzeigen unter „Interpower­Softwareberatung“ abgegeben bzw. geschaltet.

3 Eine Eintragung als Kapitalgesellschaft, z. B. im Sinn von Interpower GmbH Softwareberatung, liegt nicht vor. Im Jahr 1995 hat Herr Ingo Müller eine Wortmarke „Interpower“ beim Deutschen Patent­ und Marken­amt angemeldet.

3 Darüber hinaus hat Herr Ingo Müller unter „Interpower.de“ eine Website erstellt und tritt seit Anfang 1996 so im Internet auf.

Die Kollision:

3 Noch im selben Jahr 1996 erhielt Herr Ingo Müller eine Abmahnung von der E. Müller Interpower Vertriebs GmbH, Hamburg, die am 24.02.1976 gegründet worden war.

Das Vorspiel:

Praxisbeispiel: Von der Kunst, den eigenen Firmennamen zu schützen

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3 Und auch das noch: Nach Veröffentlichung der Markeneintragung „Interpower“ ging ein Widerspruch der Firma Meier Softwareberatung GmbH, München, gestützt auf die eingetragene Marke „Interkraft“ ein. Die Widerspruchsmarke wurde 1991 angemeldet.

3 In der gegebenen Situation besteht die Gefahr, dass die Markenanmeldung „Interpower“ von Herrn Ingo Müller fällt und er aufgrund der Abmahnung der Firma Interpower Vertriebs GmbH auf die Verwendung des Begriffs „Interpower“ mit all den damit verbundenen Nachteilen verzichten muss. Darüber hinaus hat er Auskunft zu erteilen und Schadensersatz grundsätzlich anzuerkennen.

Die rechtlichen Möglichkeiten:

1. Aufgrund der leider verspäteten Anmeldung der Marke „Interpower“ (nicht bereits mit Gewerbe­anmeldung 1990, sondern erst 1995) besteht nur die Möglichkeit einer Defensivstrategie.

3 Tatasache ist, dass die gegnerische Marke „Interkraft“ erst 1991 angemeldet wurde. Deshalb könnte Ingo Mül­ler aufgrund der Verwendung des Begriffs „Interpower“ seit Februar 1990 Löschungsklage erheben.

3 Sein Risiko liegt zum einen in den Kosten für eine derartige Klage und zum anderen in dem Nachweis, ob und wenn ja ab wann „Interpower“ in einem entsprechenden Umfang benutzt wurde und entsprechende Relevanz besitzt.

3 Firmenrechtlich bedeutsame Urkunden, die eine Priorität eindeutig erkennen lassen, liegen allerdings nicht vor, da eine entsprechende Anmeldung zum Handelsregister zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht vorlag bzw. nicht notwendig war.

2. Auch gegenüber der Abmahnung seitens der Firma Interpower, Hamburg, kann nur defensiv vorgegangen werden.

3 Ingo Müller beruft sich darauf, dass die Hamburger Firma erst frühestens seit dem 03.10.1990 Firmenrechte für das Gebiet der neuen Bundesländer erwerben konnte, in denen Herr Ingo Müller seinen Geschäftssitz hat.Insofern dürfte ein Weiterbenutzungsrecht am Begriff „Interpower“ für ihn gegeben sein. Jedoch ist eine Expansion in die alten Bundesländer kaum möglich und wenn ja, wäre dies mit einer Werbung für die Hamburger Firma verbunden.

3 Da sich in diesem spezifischen Fall das Nutzungsrecht von Ingo Müller nur auf die neuen Bundesländer er­streckt, sollte dieser für eine Expansion der Geschäftstätigkeit in die alten Bundesländer einen neuen Namen für sein Unternehmen in Betracht ziehen.

Die Konsequenzen:

3 Aus dem Fallbeispiel wird deutlich, dass grundsätzlich zu prüfen ist, ob die zu benutzende Firmierung, das zu benutzende Markenwort, Logo oder ein Slogan bereits durch Firmen­ oder Markenrechte Dritter besetzt sind.

3 Im positiven Fall hätte eine frühzeitige Anmeldung einer eigenen Marke mit möglichst breitem Waren­ und Dienstleistungsverzeichnis erfolgen sollen, um eine günstige Priorität zu erhalten und alle weiteren Akti­vitäten abzusichern.

Praxisbeispiel: Von der Kunst, den eigenen Firmennamen zu schützen (Fortsetzung)

42 Schutzrechtsverletzungen: Sich vor Angriffen schützen – eigene Rechte durchsetzen

3 Auch noch im Entstehen befindliche identische Marken Dritter müssen überwacht werden, um die eigene Kennzeichnung bzw. die eigene Marke durch rechtzeitigen Widerspruch in ihrer Substanz zu erhalten.

Zum besseren Verständnis:

3 Nach den Grundsätzen des Markengesetzes von Vorrang und Zeitrang gilt, dass dann, wenn Marken, geschäftliche Bezeichnungen und Titel, Namen, Sortenbezeichnungen oder Domains zusammentreffen, das prioritätsältere Zeichen Vorrang vor dem oder den jüngeren Zeichen hat.

3 Bezüglich der Bestimmung der Priorität kommt es auf den Anmeldetag der angemeldeten oder eingetrage­nen Marken bzw. auf den Tag des Rechtserwerbs sonstiger Kennzeichnungen, z. B. durch Verkehrsgeltung oder Erhalt einer Notorität, an, wobei Letztere schwer bestimmbar ist, da von der jeweiligen Benutzungslage abhängig.

3 Das Zusammentreffen gleichrangiger Rechte führt zur Koexistenz; d. h., es bestehen keine gegenseitigen Ansprüche, aber ein voller Kennzeichnungsschutz gegen Dritte.

3 Hinsichtlich der Prüfung auf mögliche ältere Rechte muss auf die drei Quellen des Markengesetzes, näm­lich Marken selbst, Titelschutzrechte sowie Namensrechte, Sortenbezeichnungen oder dergleichen, ver­wiesen werden. Recherchemittel sind Marken­ und Firmendatenbanken, Branchenverzeichnisse, Internet­Domain­Suchmaschinen sowie Recherchen in den Bildmarkenarchiven des Patentamtes.

3 Zentraler Begriff des Marken­ und Firmenrechts ist die so genannte Verwechslungsgefahr, die immer im Wechselspiel zwischen Marke und Firma einerseits und den geschützten Produkten, Dienstleistungen bzw. der jeweiligen Branche andererseits zu sehen ist.

Praxisbeispiel: Von der Kunst, den eigenen Firmennamen zu schützen (Fortsetzung)

Exkurs: Domainrecht im Internet

3 Internetadressen, d. h. so genannte Domains besitzen Namens funktion unter Hinweis auf § 13 MarkenG sowie § 12 BGB. Demnach kann der Inhaber eines bürgerlichen Namens oder eines Titelschutz­rechts die Unterlassung der Benutzung und Freigabe einer Domain verlangen.

3 Kaufverträge über Internetadressen, welche Namensrechte Dritter verletzen, sind sittenwidrig und daher unwirksam.

3 Auch ein bekanntes Firmenrecht zwingt einen (jüngeren) Domain­Inhaber zur Unterlassung der Benutzung. So kann sich eine bestehende Firma, ge­stützt auf die prioritätsältere Verkehrsgeltung ihres Namens, sogar gegen einen jüngeren Domain­ Inhaber mit gleichlautendem bürgerlichen Namen durchsetzen.

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Rechtliche Fakten und Entscheidungen zur Namensverwendung im InternetRechtliche Fakten und Entscheidungen zur Namensverwen-

dung im Internet

Beispiele zur Verwechslungsgefahr

Domain-Namen besitzen Namensfunktion (§ 13 MarkenG; § 12 BGB)

Inhaber eines bürgerlichen Namens oder eines Titel-schutzrechtes kann Unterlassung und Freigabe verlangen („Heidelberg.de“; freundin.de)

Domain-Grabbing problematisch Kaufvertrag über Internetadressen, der Namensrechte Dritter verletzt, ist sittenwidrig und daher unwirksam („Epson.de“)

Bekanntes Firmenrecht zwingt Domain-Inhaber zur Unterlassung der Benutzung

Krupp-Konzern konnte sich, gestützt auf prioritätsältere Verkehrsgeltung, an der Firma gegen jüngeren Domain-Inhaber mit bürgerlichem Namen „Krupp“ durchsetzen (Krupp.de)

Ältere Marke bricht Domain Marke „Deta“ erfolgreich gegen deta.com durchgesetzt („Deta.com“; „Eurospace.de“; „Südwest-online.de“)

Emergency (Computerspiele; früherer Titelschutz und spätere Marke. „Domainrecht“ § 12 BGB; LG Hamburg 11/98 Emergency.de (Informationen zu medizinischen Notfällen)

Obwohl die Domain später angemeldet wurde als der Titelschutz, genießt sie mit Ingebrauchnahme Schutz nach § 12 BGB; § 5.2 MarkenG; keine Kollision durch ungleiche Leistungen: Computerspiel und Notfallinfor-mation liegen zu weit auseinander.

warez (Textilien; spätere Markeneintragung; einstweilige Verfügung gegen Domain-Inhaber) warez.de (Name eines älteren Geschäftsbetriebs; Schutz nach § 5.2 MarkenG LG Frankfurt am Main 8/98)

Die Domain besitzt prioritätsältere Ansprüche aus §§ 5/15 MarkenG gegen die Unterlassungsansprüche aus § 14 MarkenG. Die einstweilige Verfügung gegen den Domain-Inhaber hatte keinen Erfolg

Beispiele zur Verwechslungsgefahr

JAVA (Grillgeräte) ≠

LAVA (Feueranzünder)

Es besteht keine Verwechslungsgefahr, weil mit den Be-griffen völlig unterschiedliche Assoziationen verbunden werden.

MIRA (Med. Geräte) =

MIRASOFT (Softwareunternehmen)

Hier liegt eine Kollision der beiden Namen vor, weil die Verwechslungsgefahr zu groß ist.

OHO (Reinigungsmittel) ≠

ORO (Haushaltsreiniger)

Keine Kollision der Markenbegriffe, weil die Worte assoziativ völlig unterschiedlich verstanden werden.

Blaue Seiten (Internet-Branchenverzeichnis) =

Gelbe Seiten (Telekom-Marke)

Kollision, weil die Bekanntheit der Marke „Gelbe Seiten“ so dominant ist, dass ähnliche Namensgebungen zu „Trittbrettfahrern“ werden.

Rebenfreund (Weine) =

Traubenfreund (Weine)

Kollision der beiden Namen, weil die Begrifflichkeiten zu nahe liegen.

LINX (Software) ≠

Carl Lintz (Software)

Trotz phonetischer Ähnlichkeit keine Kollision, weil es sich um einen natürlichen Namen handelt.

44

5Der Schutz von Arbeitnehmererfindungen: Rechte und Pflichten für beide Seiten

Heute kommen ca. 10 % der angemeldeten Erfindun­gen von Privaterfindern, ca. 5 % von Wissenschafts­erfindern und ca. 85 % aus Unternehmen von Arbeit­nehmererfindern.

Für die fleißigsten Erfinder ein eigenes Gesetz

Im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) wurde bereits 1957 das Arbeitnehmererfinderrecht festgeschrieben. Es ist ein eigenständiger Teil des ge­werblichen Rechtsschutzes, speziell für erfinderische Arbeitsergebnisse von abhängig Beschäftigten im privaten oder öffentlichen Dienst sowie von Beamten und Soldaten. Ziel des Gesetzes ist es, Arbeitnehmer für ihre Erfindungen angemessen zu vergüten und mit der Übertragung auf den Arbeitgeber die Wett­bewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

Für welche Erfindungen das ArbEG gilt

Grundsätzlich unterscheidet das Gesetz über Arbeit­nehmererfindungen zwischen Diensterfindungen und freien Erfindungen. Was die Diensterfindungen betrifft, gilt es nur für technische Verbesserungsvor­

schläge und Erfindungen, die als Gebrauchsmuster oder Patent geschützt werden können. Dabei ist völlig unerheblich, ob sie während der Arbeitszeit im Unter­nehmen oder in der Freizeit zu Hause entstanden sind. Ein Betrieb kann immer sein berechtigtes Inter­esse an einer Erfindung geltend machen, wenn sie während der Dauer des Arbeitsverhältnisses entstan­den ist.

Beide Parteien in einem Boot

Wichtig ist es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu wissen, dass das Arbeitnehmererfindergesetz für beide Seiten Rechte und Pflichten festschreibt.

Der Arbeitnehmer ist zur Meldung einer Erfin­dung gegenüber seinem Arbeitgeber verpflichtet, weil der Arbeitgeber grundsätzlich einen Anspruch auf Diensterfindungen des Arbeitnehmers hat.

Andererseits erhält der Arbeitnehmer dafür im Gegenzug einen Vergütungsanspruch. In diesem Pro­zess sind Fristen gesetzlich geregelt.

ArbeitnehmererfindergesetzArbeitnehmererfindergesetz

Erfindungen

Patent- oder gebrauchsmusterfähig

Gebundene Erfindungen= Diensterfindungen Freie Erfindungen

Technische Verbesserungsvorschläge

Nicht schutzfähig

45

Diensterfindungen: Auf das Arbeits-verhältnis kommt es an

Vor dem ArbEG sind alle Arbeitnehmer gleich

Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Tätig­keit des Arbeitnehmers im Unternehmen oder der öffentlichen Verwaltung stehen; oder Erfindungen, die maßgeblich auf den Erfahrungen dieser Tätigkei­ten beruhen, sind Diensterfindungen.

Dabei ist es völlig irrelevant, ob der Erfinder ein Lehrling oder ein leitender Angestellter ist. Aus­schlaggebend ist das bestehende Arbeitsrechtsver­hältnis.

Alle sonstigen Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen; die aber, wenn auch weniger eingeschränkt, ebenfalls dem Gesetz über Arbeitneh­mererfindungen unterliegen.

R

i

i Der Geschäftsführer ist kein Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes. Wenn er so behandelt werden soll, muss dies im Anstellungsvertrag explizit geregelt sein.

Informationspflicht

Eine Diensterfindung ist vom Arbeitnehmer unver­züglich und schriftlich dem Arbeitgeber zu melden (§ 5 ArbEG). (Siehe Muster­Formblatt 1)

Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich zu bestätigen (§ 5 ArbEG). (Siehe Muster­Formblatt 2)

Es sollte innerbetrieblich vereinbart werden, dass Arbeit-nehmer grundsätzlich alle Erfindungen dem Arbeitgeber melden.

Inanspruchnahme

Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Er­klärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen (§ 6 (1) ArbEG). (Siehe Muster­Formblatt 3)

Die Inanspruchnahme gilt auch als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von 4 Monaten nach Eingang der ordnungs­

gemäßen Meldung gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt.

Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögens­werten Rechte an der Diensterfindung an den Arbeit­geber über (§ 7 ArbEG).

Inanspruchnahmefiktion: Danach gehen Arbeitnehmer-erfindungen vier Monate nach ihrer Meldung automatisch auf den Arbeitgeber über, wenn dieser die Erfindung nicht vorher freigibt.

O

Nicht-Inanspruchnahme

Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie durch Erklärung in Textform freigibt. Freigewor­dene Diensterfindungen kann ein Arbeitnehmer ohne Beschränkungen verwerten (§ 8 ArbEG).

Es ist abzuwägen, ob im Zweifel der Arbeitgeber alle ge-meldeten Erfindungen von Arbeitnehmern in Anspruch nehmen sollte.

i

Vergütung

Der Arbeitnehmer hat gegenüber dem Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat. (§ 9 ArbEG). Die Art und Höhe der Vergütung soll in angemessener Frist nach Inan­spruchnahme der Diensterfindung durch Vereinba­rung zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgestellt werden; spätestens jedoch bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Erteilung des Schutzrechtes.

Für die Bemessung der Vergütung sind maßgebend:3 die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Dienst­erfindung3 die Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im Unternehmen3 der Anteil des Unternehmens am Zustandekom­men der Diensterfindung.

Die Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt erteilt Auskünfte in Vergütungsfragen.

46

Schutzrechtsanmeldung im In- und Ausland

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich verpflichtet – und allein berechtigt – gemeldete Diensterfindungen un­verzüglich im Inland zur Erteilung eines Patents, in Ausnahmefällen eines Gebrauchsmusters, anzumel­den. Kommt er seiner Pflicht nicht nach, so kann der Arbeitnehmer die Anmeldung der Diensterfindung für den Arbeitgeber auf dessen Namen und Kosten bewirken (§ 13 ArbEG).

Nach unbeschränkter Inanspruchnahme einer Diensterfindung ist der Arbeitgeber auch berechtigt, im Ausland Schutzrechte zur Erteilung anzumelden. Für die Staaten, in denen der Arbeitgeber keine Schutzrechte erwerben will, hat er dem Arbeitneh­mer die Diensterfindung freizugeben und den Erwerb von Auslandsschutzrechten zu ermöglichen (§ 14 ArbEG).

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer Kopien der jeweiligen Anmeldeunterlagen zu übergeben und ihn über den Fortgang der Verfahren zu unter­richten.

Der Schutz von Arbeitnehmererfindungen: Rechte und Pflichten für beide Seiten

R

R Um die erforderlichen Prozeduren zu vereinfachen und da-mit auch zu beschleunigen, sollte sich der Arbeitgeber die Auslandsrechte und das Recht auf ein eventuelles späteres Fallenlassen pauschal übertragen lassen.

Aufgabe von Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechten

Will der Arbeitgeber vor Erfüllung der Vergütungs­ansprüche des Arbeitnehmers die Anmeldung nicht weiterverfolgen oder das Schutzrecht nicht aufrecht­erhalten, hat er dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen und die Rechte zu übertragen (§ 16 ArbEG).

Der Arbeitgeber sollte grundsätzlich vor der Aufgabe von Schutzrechtsanmeldungen oder erteilten Schutzrechten diese dem Arbeitnehmer anbieten.

Sonderfall „Freie Erfindungen“

Freie Erfindungen müssen nicht wie Diensterfindun­gen dem Arbeitgeber gemeldet, sondern nur unver­züglich schriftlich mitgeteilt werden. Diese Mittei­lungspflicht besteht jedoch nicht, wenn die Erfindung offensichtlich nicht im Arbeitsbereich des Arbeit ge­benden Unternehmens verwendbar ist (§ 18 ArbEG).

In der Mitteilung muss über eine freie Erfindung und gegebenenfalls über ihre Entstehung so viel mit­geteilt werden, dass der Arbeitgeber beurteilen kann, ob die Erfindung wirklich frei ist (siehe Muster­Form­blatt 4). Bestreitet er nicht innerhalb von 3 Monaten nach Zugang der Mitteilung dem Arbeitnehmer schriftlich die Freiheit der Erfindung, kann er sie nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch nehmen.

Für Hochschullehrer gibt es kein Privileg mehr

Das alte „Hochschullehrerprivileg“ gibt es mit der Änderung des § 42 des ArbErfG vom 7. Februar 2002 nicht mehr. Standen dem Lehrpersonal der Hochschu­len früher die Rechte an ihren Diensterfindungen in eigener Person zu, so werden sie heute wie jeder an­dere Arbeitnehmererfinder behandelt. D. h., alle Erfindungen von Hochschulangehörigen, ob aus dienstlicher Tätigkeit, aus Nebentätigkeit oder aus der Tätigkeit in Drittmittelprojekten, sind der Hoch­schule zu melden und diese kann sie binnen einer Frist von vier Monaten in Anspruch nehmen. Was zur Folge hat, dass alle kommerziellen Verwertungs­rechte am Forschungsergebnis auf die Hochschule übergehen; es sei denn, Hochschule und FuE­Ver­tragspartner finden, z. B. über eine Rahmenverein­barung, eine abweichende Regelung.

Unter dem Blickwinkel, dass bei Forschungs- und Entwick-lungskooperationen zwischen Hochschule und Industrie, durchaus schutzfähige Lösungen entstehen können, sollten im Vorfeld von den beteiligten Partnern die Auswirkungen des § 42 ArbEG bezüglich3 Einsatz von Diplomanden und Praktikanten in Industrie-unternehmen3 Vergabe von Entwicklungsaufträgen/gemeinsame Ent-wicklungskooperationen3 Vergabe von Forschungsaufträgen/gemeinsame For-schungskooperationenerörtert und geklärt werden, um ein eventuelles böses Erwachen zu vermeiden.

O

47

In aller Regel werden die entstandenen Erfindungen gemäß § 42 ArbEG von der Hochschule beansprucht. Das bedeutet, dass bei optimaler Vertragsgestaltung dem Industrieunternehmen lediglich ein entgelt­liches Nutzungsrecht eingeräumt wird.

Der Partner „Industrieunternehmen“ zahlt also nur für die FuE­Tätigkeiten an der Hochschule. Die daraus möglicherweise entstehenden Erfindungen stehen der Hochschule zu und müssen über Lizenz­gebühren vom Industrieunternehmen extra bezahlt werden. Nun hängt es von einer guten vertraglichen Gestaltung ab, ob die Hochschule im Zweifelsfall die

mit Mitteln des Auftrag gebenden Unternehmens er­brachten Erfindungen und Schutzrechte gleichfalls an einen unliebsamen Wettbewerber in Lizenz ver­geben kann.

Die nachfolgende Abbildung soll verdeutlichen, welche weiteren Konfliktpotenziale durch die gesetz­liche Änderung entstanden sind und welche Rechte und Pflichten dabei insbesondere in Korrelation stehen.

Diensterfindungen von Hochschulangehörigen Diensterfindungen von Hochschulangehörigen

Konflikt

eigenes Interesse des Hochschul-lehrers an der Veröffentlichung

seiner Forschungsergebnisse

Interesse der Allgemeinheit an Patenten

Wissenschaftsfreiheit(gem. Art. 5 III Grundgesetz)

positive Publikationsfreiheit

gem. § 42 ArbEG

negative Publikationsfreiheit

Forschungsaufträge mit Mitteln Dritter

(gem. § 25 Hochschulrahmen-gesetz)

48 Der Schutz von Arbeitnehmererfindungen: Rechte und Pflichten für beide Seiten

Positive Publikationsfreiheit

Jeder wissenschaftlich tätige Hochschulangestellte hat das Recht zur Publikation seiner Forschungser­gebnisse. Die Hochschule hat nicht das Recht, die wis­senschaftliche Veröffentlichung zu untersagen, noch auf ihren Inhalt Einfluss zu nehmen. Hier ist er – der Konflikt, dass Erfindungsgegenstände vor ihrer Patentanmeldung nicht veröffentlicht sein dürfen. i

i

i

Gesetzlich wird das Problem dadurch gelöst, dass jede Pub-likation, die eine patentfähige Lösung enthalten kann, dem Dienstherren rechtzeitig, in der Regel zwei Monate vorher, anzuzeigen ist. Die Hochschule hat dann die Möglichkeit, für wirtschaftlich interessante Forschungsergebnisse eine vorsorgliche Patentanmeldung vorzunehmen. Die geplante Publikation kann nach Ablauf der Informationsfrist er-scheinen.

Negative Publikationsfreiheit

Lehnt ein Erfinder aus wissenschaftlichen Gründen eine Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse ab, so kann die Hochschule keine Patentanmeldung vornehmen, da dann durch die Offenlegung das Recht der Publikationsfreiheit unterlaufen würde.

In solchen Fällen wird der Forscher von seiner Meldepflicht befreit. Das bedeutet, dass einerseits die Hochschule nichts von der Erfindung erfährt, andererseits der Hochschulleh-rer dann aber selbst auch keine Verwertung betreiben darf.

O

Der Forscher behält, auch wenn die Hochschule eine Erfindung in Anspruch nimmt, in jedem Fall das Recht, sein Forschungsergebnis im Rahmen der Lehr­ und Forschungstätigkeit weiter zu nutzen. Dieses gesetzlich verliehene Nutzungsrecht kann weder ein Hochschulpatent noch dessen Verkauf oder Lizenzie­rung einschränken oder ausschließen.

Hochschulangestellte deutlich günstiger gestellt als andere Erfinder

Im Gegensatz zu Arbeitnehmererfindern im privaten Dienst erhalten Hochschulangehörige für ihre Erfin­dungen 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.

Basis für die 30%ige Beteiligung sind die Bruttoeinnahmen der Hochschule, z. B. aus Lizenzvergabe oder Patentver-kauf. Die von der Hochschule in die Patentierung und Ver-marktung investierten Mittel werden nicht abgezogen.

Das neue Recht gilt für alle Hochschulangehörigen; es pro-fitieren also nicht nur Professoren und andere Lehrperso-nen, sondern alle, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule stehen.

49

Erfindungen von Arbeitnehmern Erfindungen von Arbeitnehmern

Freie Erfindung

sofort

Mitteilung an Arbeitgeber

sofort

Eingangsbestätigung durch Arbeitgeber

3 Monate nach Eingang

Schutzrechtsanmeldung und Verwertung durch Arbeitnehmer

Diensterfindung

sofort

Meldung an Arbeitgeber

sofort

Eingangsbestätigung durch Arbeitgeber

4 Monate nach Eingang

Erklärung der Inanspruchnahme durch Arbeitgeber

sofort

Schutzrechtsanmeldung

spätestens 3 Monate nach Erteilung des Schutzrechts

Vergütung des Arbeitnehmers

Arbeitgeber bestreitet freie

Erfindung Freigabe durch Arbeitgeber

Schutzrechtsanmel-dung und Verwertung

durch Arbeitnehmer

Erfindungen von Arbeitnehmern

Achtung! Inanspruchnahmefiktion!Wenn Arbeitgeber keine Erklärung ab-

gibt, gilt die automatische Inanspruch-nahme durch den Arbeitgeber

50 Der Schutz von Arbeitnehmererfindungen: Rechte und Pflichten für beide Seiten

Zur Erleichterung der Formalitäten bei Diensterfindungen

Formblatt Nr. 1: Meldung einer DiensterfindungFormblatt Nr. 1: Meldung einer Diensterfindung

Meldung einer Diensterfindung

Datum der Anmeldung

Titel der Erfindung

Technische Aufgabe

Lösung der Erfindung (erläuternde Aufzeichnungen siehe Anlage)

Zustandekommen der Erfindung

Dienstlich erteilte Weisungen, Richtlinien etc.

51

Formblatt Nr. 1: Meldung einer Diensterfindung (Fortsetzung) Formblatt Nr. 1: Meldung einer Diensterfindung (Fortsetzung)

Benutzte Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs

Meldender ArbeitnehmerName, Vorname, Anschrift

Anteil an Erfindung in %

Diensterfindung Freie Erfindung

Miterfindender Arbeitnehmer Anteil % Art und Umfang der Mitarbeit

Miterfindender Arbeitnehmer Anteil % Art und Umfang der Mitarbeit

Miterfindender Arbeitnehmer Anteil % Art und Umfang der Mitarbeit

Ort, Datum Unterschrift meldender Arbeitnehmer

Ort, Datum Unterschrift meldender Arbeitnehmer

Ort, Datum Unterschrift meldender Arbeitnehmer

52 Der Schutz von Arbeitnehmererfindungen: Rechte und Pflichten für beide Seiten

Formblatt Nr. 2: Eingangsbestätigung Formblatt Nr. 2: Eingangsbestätigung

Eingangsbestätigung zur Meldung einer Diensterfindung

Hiermit wird der Eingang der Erfindungsmeldung

vom am

mit dem Titel

dem meldenden Arbeitnehmer

bestätigt.

Die schriftliche Erklärung der Inanspruchnahme erfolgt gemäß § 6 ArbEG sobald als möglich oder automatisch nach Ablauf von 4 Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung.

Ort, Datum Unterschrift Geschäftsführer/Stempel

53

Formblatt Nr. 3: Freie Erfindung Formblatt Nr. 3: Freie Erfindung

Mitteilung über eine Freie Erfindung

Datum der Mitteilung

Titel der Erfindung

Lösung der Erfindung (soweit zur Beurteilung Diensterfindung/Freie Erfindung notwendig)

Zustandekommen der Erfindung (soweit zur Beurteilung Diensterfindung/Freie Erfindung notwendig)

Mitteilender ArbeitnehmerName, Vorname, Anschrift

54

Formblatt Nr. 3: Freie Erfindung (Fortsetzung)Formblatt Nr. 3: Freie Erfindung (Fortsetzung)

Dem Arbeitgeber wird folgendes Angebot zur Benutzung der Erfindung unterbreitet:

O ausschließliches Benutzungsrecht mit

O Alleinbenutzungsklausel1

O Alleinlizenzklausel2

O nichtausschließliches Benutzungsrecht

Bedingungen:(Z. B. Lizenzgebiet, Lizenzgebühr, Mindestlizenzgebühr, Lizenzdauer)

Bedingungen:(Z. B. Lizenzgebiet, Lizenzgebühr, Mindestlizenzgebühr, Lizenzdauer)

Ort, Datum Unterschrift Arbeitnehmer

Der Schutz von Arbeitnehmererfindungen: Rechte und Pflichten für beide Seiten

1 Der Arbeitnehmer enthält sich jedweder eigenen Verwertung2 Der Arbeitnehmer behält sich eigene Verwertungsrechte vor

55

O

6Die Globalisierung von gesicherter Innovation:Europäischer und internationaler Schutzrechtserwerb

Regionale und internationale Abkommen wurden geschaffen, um Erfindern die Möglichkeit zu geben, unter maximaler Ausnutzung einer Prioritätsfrist kostengünstiger große Territorien mit einem einheit­lichen Schutzrecht oder durch einen einfacheren Weg abzudecken.

Das Europäische Patentübereinkommen: Eine Prüfkommission für eine Vielzahl von Ländern

3 Mit dem Patentschutz durch eine europäische Patentanmeldung kann für alle Staaten der Europäi­schen Union, aber auch für die Schweiz und einige weitere Länder Patentschutz erzielt werden.

3 Die Laufzeit eines europäischen Patents beträgt 20 Jahre. Die Amtssprachen des Europäischen Patent­amts sind Englisch, Deutsch und Französisch, wobei die Verfahrenssprache jeweils die gewählte Sprache der Anmeldung ist, diese aber grundsätzlich in einer der Amtssprachen eingereicht werden muss.

3 Nachdem die europäische Patentanmeldung ein­gereicht wurde, wird nach entsprechender Gebüh­renzahlung eine amtliche Recherche durchgeführt. Mit dem Erhalt des Rechercheberichts bzw. seiner Veröffentlichung beginnt eine 6­monatige Frist, inner halb derer ein Prüfungsantrag gestellt werden kann, für dessen Wirksamkeit es allerdings zuvor der Zahlung einer Prüfungsgebühr bedarf.

3 Entspricht die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegen stand hat, den Erfordernissen des Euro­päischen Übereinkommens, so erhält der Anmelder eine Mitteilung, in welcher Fassung die Prüfungsab­

teilung ein Patent zu erteilen beabsichtigt. Der Anmelder wird aufgefordert, sein Einverständnis zu dieser Fassung zu erklären. Nach einer weiteren Gebührenzahlung und Übersetzung der Ansprüche in die beiden anderen Amtssprachen wird eine Er­teilung verfügt.

3 Gegen die Erteilung eines europäischen Patents besteht die Möglichkeit des Einspruchs innerhalb einer 9­monatigen Frist.

3 Der Vorteil des europäischen Erteilungsverfah­rens liegt darin, dass nur ein einziges Prüferkollegium über die Patentfähigkeit befindet, wobei das Prü­fungsergebnis für alle Mitgliedstaaten des Europäi­schen Übereinkommens bindend ist.

3 Damit hat der Anmelder nicht die Aufwendungen mehrerer natio naler, teilweise parallel zu führender Prüfungsverfahren.

3 Allerdings liegt in der zentralisierten Prüfung auch eine gewisse Gefahr dahingehend, dass nach der Regel „alles oder nichts“ bei negativem Prüfungs­ergebnis das gesamte Schutzrecht für alle Mitglieds­länder gefährdet ist.

Insofern macht es insbesondere bei sehr bedeutsamen Erfindungen durchaus Sinn, neben einer europäischen Patentanmeldung noch vorsorglich nationale Schutzrechte in einigen ausgewählten, besonders marktrelevanten europä ischen Ländern zu hinterlegen. Je nach dem Verfah-rensstand kann dann entschieden werden, ob die betref-fenden Anmel dungen parallel weiterverfolgt werden oder ob je nach Schutzumfang der erteilten Fassung auf das eine oder andere Recht zu verzichten ist.

56 Die Globalisiserung von gesicherter Innovation: Europäischer und internationaler Schutzrechtserwerb

3 Statistische Erhebungen des Europäischen Pa­tentamts haben gezeigt, dass für ein europäisches Patent über einen Zeitraum von 10 Jahren und bei einer Benennung und dem Geltendmachen von acht Ländern Kosten insgesamt in Höhe von 29.000 Euro ein schließlich amtlicher Gebühren, Anwaltskosten und Kosten für die Übersetzungen anfallen. Diese Summe erscheint auf den ersten Blick recht hoch, relativiert sich jedoch, wenn die Aufwendungen über die Höhe der Laufzeit verteilt und unter Berücksichti­gung des Länderspektrums betrachtet werden.

3 Wenn Rechtsschutz in mehr als drei europäischen Ländern beab sichtigt ist, muss in der Regel davon aus­gegangen werden, dass der Weg über das Europäische Patentübereinkommen gegenüber nationalem Schutzrechtserwerb der kostengünstigere ist.

Die Europäische Gemeinschaftsmarke: Deutlich vereinfachte Prozedur

3 Ähnlich wie bei technischen Schutzrechten gilt auch für Marken der Grundsatz, dass Schutz nur in dem Land besteht, in dem eine Markenanmeldung und ­eintragung erfolgte. Seit April 1996 besteht die Möglichkeit der Beantragung einer europäischen Marke beim Harmonisierungsamt für den Binnen­markt in Alicante, Spanien.

3 Mit einer solchen Anmeldung und späteren Ein­tragung wird Markenschutz für alle Mitgliedsländer der Europäischen Union erreicht, ohne dass eine Viel­zahl von parallelen nationalen Markenanmeldungen zu pflegen ist.

3 Für eine europäische Markenanmeldung kann die Seniorität, d. h. der Altersrang einer älteren natio­nalen Marke Berücksichtigung finden. Damit besteht die Möglichkeit, die Identität der angemeldeten Marke und der beanspruchten Waren und Dienst­leistungen vorausgesetzt, bisher existierende natio­nale Marken „zusammenzufassen“ und diese zu einer europäischen Gemein schaftsmarke zu machen.

3 Das Eintragungsverfahren einer europäischen Marke gestaltet sich zweistufig. In einer ersten Stufe erfolgt die Anmeldung der Marke unter gleichzeitiger Benennung des Waren­ und Dienstleistungsspek­trums sowie der Zahlung der Anmeldegebühr.

3 Nach Mitteilung des Anmeldetags wird von neun der insgesamt dreizehn Behörden, die sich für Mar­kenschutz in Europa verant wortlich zeichnen, eine Recherche zu möglichen Markenrechten Dritter durchgeführt. Diese Recherche kann dann vom Markenan melder zum Anlass genommen werden, um zu prüfen, ob ältere Rechte bestehen, die den ent­stehenden Markenschutz gefährden können.

3 Nach Veröffentlichung der europäischen Marken­anmeldung im „Blatt für Gemeinschaftsmarken“, das auch auf CD­ROM erhältlich ist, haben die Inhaber älterer Rechte die Möglichkeit, Widerspruch einzu­legen. Über eine „Cooling­Off­Phase“ gibt das Amt dann den Beteiligten die Möglichkeit, die Kollision außeramtlich zu regeln. Bleiben solche Bemühungen erfolglos, wird ein amtliches Widerspruchs verfahren durchgeführt.

3 Kommt es zu keinem Widerspruch oder wird der Widerspruch zurückgewiesen, erfolgt in einem nächsten Schritt die Ein tragung der europäischen Marke nach Zahlung einer Eintragungs gebühr. Die Schutzdauer europäischer Marken ist in einem 10­jährigen Turnus verlängerbar.

iEin nicht unwesentlicher Gemeinschaftsmarken-Vorteil be-steht darin, dass nicht bzw. nicht ständig in allen Mitglieds-ländern der Union eine Benutzung der Marke zum Rechts-erhalt erfolgen muss. Bereits eine ernsthafte Benutzung in einem nicht unbe deutenden europäischen Land kann den Rechtserhalt bewirken.

Patentschutz durch den Patentzu-sammenarbeitsvertrag (PCT): Über das Heimatpatentamt zu euro-päischer Anerkennung

3 1978 wurde durch den Patentzusammenarbeits­vertrag (PCT = Patent Cooperation Treaty) die Mög­lichkeit eingeräumt, über ein nationales Patentamt eine für die meisten wesentlichen Länder der Welt wirksame Patentanmeldung zu hinterlegen.

3 Demnach ermöglicht es das PCT­Verfahren den Staatsbürgern der Vertragsstaaten oder denjenigen, die in einem Ver tragsstaat wohnen, für alle Mitglieds­länder wirksame Patentan meldungen beim für sie zu­ständigen Patentamt in ihrer Landes sprache oder bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf zu hinterlegen.

3 In vielen Fällen wird eine PCT­Anmeldung als Nachanmeldung unmittelbar vor Ende der 12­monati­gen Prioritätsfrist einge reicht. Dies ist für all diejenigen Länder von Vorteil, in denen ansonsten nur in der Landessprache ein Patent wirksam angemeldet wer­den kann. Durch die PCT­Anmeldung wird die Priorität in den anderen Ländern gewahrt und der Zeitpunkt der Übersetzung – sowie ihrer Bezahlung – kann hin­ausgeschoben werden.

3 Ein weiterer Vorteil des PCT­Verfahrens ist, dass ein Recherchenbericht erstellt wird, bevor die recht hohen Kosten für die Anmeldung in den einzelnen Ländern anfallen. Bei einem negativen oder ungüns­tigen Recherchenbericht kann dann von einer Weiter­verfolgung Abstand genommen werden.

3 Über eine PCT­Anmeldung mit der Möglichkeit eines Antrags auf vorläufige internationale Prüfung gelingt es, die zum Patent angemeldete Lehre auf ins­gesamt 30 Monate in einer Vielzahl von Ländern der Welt zu blockieren, was besonders günstige Voraus­setzungen für Lizenzverhandlungen oder für ein stra­tegisches Marketing bietet.

57

Wenn von vornherein das Zielmarktgebiet klar ist und fest-steht, führt der unmittelbare nationale Weg schneller und insgesamt auch kostengünstiger zu einem Patent. Mit der Nutzung der Möglichkeiten des PCT-Vertrags erhält der Anmelder eine weitgehende Option auf Schutzrechts-erwerb in einem außeror dentlich großen Territorium, was für die Vermarktung des Schutz rechts, aber auch für seine Bewertung von Vorteil ist.

O

7Bewertung von Schutzrechten:Wie sich Erfindungen auszahlen

58

Die Bewertung von Schutzrechten in Vorbereitung eines Verkaufs oder einer Lizenzvergabe stellt einen komplexen Vorgang dar, der viel Sachverstand, Erfah­rung und umfassende Informationen voraussetzt. Patent­ und Markenbewertungen erfolgen durch aus­gewiesene Spezialisten unter Mitwirkung von Patent­ und Marken anwälten.

3 Bei der Bewertung von Schutzrechten muss zu­nächst untersucht werden, ob zu den Schutzrechten bereits Produkte oder Leistun gen existieren, die er­folgreich am Markt umgesetzt werden. Wenn dies der Fall ist, dann kann anhand der Umsatzrendite unter Berücksichtigung der maximalen Laufdauer der Schutzrechte sowie der Tendenz der Umsatzentwick­lung quasi eine „Patent­Ertrags voraus schau“ vor­genommen werden.

3 In den seltensten Fällen werden jedoch die Pro­dukte zu 100 % von Patenten oder Marken abgedeckt. Im Regelfall verkörpert jedes Produkt einen nur teil­weise patentrechtlich abgedeckten Sach verhalt, wobei der übrige Teil dem freien Stand der Technik zugehörig ist.

3 Diesen Abstand vom Stand der Technik und die Frage „was ist wirklich geschützt“ gilt es bei der Bewertung der Schutzrechte zu beurteilen.

3 Auch muss im Einzelfall untersucht werden, ob zu den geschützten Lösungen technische Äquivalente existieren, die dem freien Stand der Technik entspre­chen und Umgehungen leichter machen.

3 Andererseits können jedoch unmittelbar nicht verwirklichte Schutz rechte eine Umgehung des Hauptpatents nahezu unmöglich machen oder er­schweren. Insofern sind auch diese nicht direkt genutzten quasi Sperrpatente bei der Bewertung her­auszustellen.

3 Werden Schutzrechte einer Bewertungsanalyse zugeführt, zu denen noch keine Prototypen oder marktgängige Produkte gehören, muss zunächst zwi­schen lediglich angemeldeten Schutzrechten und solchen unterschieden werden, die im Rahmen einer amtlichen Prüfung bestätigt bzw. erteilt wurden.

3 Weiterhin ist das unter Schutz stehende Territo­rium zu untersuchen. Insofern kann durch die Er­weiterung des territorialen Schutzbereichs unter Inan spruchnahme des Europäischen Patentüberein­kommens bzw. des PCT­Vertrags die Wertigkeit der unter Schutz stehenden Lösung nach oben verschoben werden.

iMarken können durch ihre Eigenschaft als immaterielles Wirt schaftsgut auch als Sicherheitsleistung für Darlehen Verwendung finden und hierdurch eine erhebliche Wert-schätzung erfahren.

59

Anhang

Schutzrechte und Schutzrechtsstrategien

Schutzrechte und Schutzrechtsstrategien

PCT-Reform (ab 01.01.2004 sowie 01.01.2008)

PCT-Anmeldung und Verfahren PCT-Anmeldung und Verfahren

3 Internationales Abkommen mit internationaler Behörde (WIPO), Genf3 Erwerb eines vorläufigen Rechtsschutzes in vielen Staaten der Welt (139 Länder)3 Zeitgewinn bezüglich des Erwerbs kostenintensiver Auslandsschutzrechte

Schutzrechte und Schutzrechtsstrategien

Schutzrechte und Schutzrechtsstrategien

PCT-Reform (ab 01.01.2004 sowie 01.01.2008)

Grundgebühr

PCT

Cha

pter

I

Anmeldegebühr 848 Euro(+ 1 Monat nach AT)

Erweiterte internationale Recherche: 1.700 Euro

(+ 1 Monat nach AT)

internationaler Recherchenbericht

wird veröffentlicht

internationaler Recherchenbescheid

geht nur dem Anmelder zu; wird aber Bestimmungsämtern

zugestellt

{

60 Anhang

Schutzrechte und Schutzrechtsstrategien

Deutsche und Europäische (CTM-)Markenanmeldung

Schutzrechte und Schutzrechtsstrategien

Zeitleiste PCT-Verfahren

18ISR (PCT)

12

+12 Monate Prioritätspflicht

Anm

elde

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der

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Pate

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PÜ

+3 Monate

+22 Monate nach Prioritätsdatum

Einleiten der nationalen Phasen gemäß Ausnahme (z. B. Brasilien)

20 22 30/31

{

Gesamtkosten ca. 22.000 Euro

Zeitablauf und Kosten

Zeitleiste PCT-Verfahren

Deutsche und Europäische (CTM-)Markenanmeldung

Zeitablauf und Kosten

3

2

1

Kost

en in

T E

uro

Zeit in Monaten

Anmeldung der deutschen Marke

mit Eilantrag

Eintragung der deutschen Marke

Anmeldung der Marke für die

Länder der Euro-päischen Union

Veröffentlichung der EU-Marke

Eintragung der EU-Marke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

61

Weiterführende Literatur

Schulte, RainerPatentgesetz mit Europäischem Patentübereinkom­men, Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtspre chung; 8. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2008, Carl­Heymanns­Verlag KG ISBN 3­452­26081­9

Rebel, DieterHandbuch der gewerblichen Schutzrechte: Anmeldung – Strategie – Verwertung; 5. überarbeitete und erweiterte Auflage 2007, Carl­Heymanns­Verlag KGISBN 3­452­25689­8

Hellebrand, OrtwinLizenzsätze für technische Erfindungen; 3. überarbeitete Auflage 2007, Carl­Heymanns­Verlag KG ISBN 3­452­25690­4

Pagenberg, JochenLizenzverträge: Patente, Gebrauchsmuster, Know­how, Computer­Software; kommentierte Vertrags­muster nach deutschem und europäischem Recht; 6. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2008, Carl­Heymanns­Verlag KG ISBN 3­452­25688­1

Der Patentverletzungsprozessbearbeitet von Eugen Popp u. a.; 5. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2005, Carl­Heymanns­Verlag KG ISBN 3­452­24743­8

Freie Erfindungen erfolgreich verwertenFraunhofer­Institut für Systemtechnik und Inno­vationsforschung, Karlsruhe; Ulrich Schmoch u.a.; Verlag TÜV Rheinland 1996ISBN 3­8249­0319­9

Adressen

Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)Zweibrückenstraße 12, 80331 MünchenPostanschrift: Deutsches Patent­ und Markenamt, 80297 München Telefonvermittlung: +49 89 21 95­0Auskunftsstelle: +49 89 21 95­34 02 und ­27 84Patentrolle­Auskunft: +49 89 21 95­22 91 und ­22 93Gebrauchsmusterrolle­Auskunft: +49 89 21 95­44 60Markenregister: +49 89 21 95­43 84Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen: +49 89 21 95­39 36www.dpma.de

Deutsches Patent- und MarkenamtDienststelle Jena, Goethestraße 1, 07743 JenaTelefonvermittlung: +49 36 41 40­54Auskunftsstelle: +49 36 41 40­55 55www.dpma.de

Harmonisierungsamt für den BinnenmarktAvenida de Europa, 4, E­03008 Alicante, SpanienTelefon: +34 965139100www.oami.europa.eu

Europäisches Patentamt (EPA)Erhardtstraße 27, 80331 MünchenPostanschrift: Europäisches Patentamt, 80298 MünchenTelefonvermittlung: +49 89 23 99­0Informationsstelle: +49 89 23 99­45 12www.epo.org

Patentanwaltskammer Tal 29, 80331 MünchenPostanschrift: Patentanwaltskammer, PSF 26 01 08, 80058 MünchenTelefon: +49 89 24 22­7 80www.patentanwalt.de

Bundesverband Deutscher Patentanwälte e. V.Geschäftsstelle Kronenstraße 30, 70174 StuttgartTelefon: +49 711 22 29 76­0www.bundesverband­patentanwaelte.de

Spanisches Patent und MarkenamtC/Panama, 1, 28071 Madrid, SpanienTelefon: +34 902157530www.oepm.es

62 Anhang

Weiterführende Links

Bundespatentgericht (BPatG)http://www.bpatg.de

SIGNO Deutschlandhttp://www.signo­deutschland.de

InnovationMarkethttp://www.innovationmarket.de

Informationsportal der deutschen Wirtschaft zu Produkt- und Markenpirateriewww.original­ist­genial.de

Existenzgründungsportal des BMWihttp://www.existenzgruender.de

TechnologieAllianzhttp://www.technologieallianz.de

Patentblatthttp://publikationen.dpma.de

Patentserver-Allgemeine Informationen http://www.patentserver.de

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)http://www.grur.de

PCThttp://www.wipo.int/pct/en/index.html

IHK-Technologiebörsehttp://www.technologieboerse.ihk.de

Deutscher Erfinder-Verband e.V. (DEV)http://www.deutscher­erfinder­verband.de

Deutscher Erfinderring e.V. (DER)http://www.erfinderring.de

Deutsche Aktionsgemeinschaft Bildung-Erfindung-Innovation e.V.http://www.dabei­ev.de

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